SAP Granada 67/2014, 14 de Marzo de 2014
| Ponente | JOSE REQUENA PAREDES |
| ECLI | ES:APGR:2014:286 |
| Número de Recurso | 99/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 67/2014 |
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Granada, Sección 3ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº 99/14
JUZGADO DE LO MERCANTIL ÚNICO DE GRANADA
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 621/11
PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES
S E N T E N C I A N º 67
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO
En la ciudad de Granada, a 14 de marzo de 2014.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 99/14- los autos de juicio ordinario nº 621/14, del Juzgado de lo Mercantil nº 1, seguidos en virtud de demanda de 'Maherlo Ibérica, S.L.' representado por el procurador don Carlos Alameda Ureña y defendido por el letrado don Antonio Fagundo Hermoso contra don Diego representado por el procurador don Juan Luis García-Valdecasas Conde y defendido por el letrado don Francisco José Rodríguez Calvo.
Que por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 9 de octubre de 2012 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se estima parcialmente la demanda formulada por D. Carlos Alameda Ureña, en nombre y representación de Maherlo Ibérica SL, contra D. Diego . En consecuencia, declaro que el uso realizado por D. Diego de los términos B Bertulli, Mario Bertulli, Masaltos y Masaltos.com es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales nº 2.396.199, 2.538.332, 2.832.902 y 2.886.857. En consecuencia, condeno a D. Diego a estar y pasar por dicha declaración, a cesar en dichos actos de infracción, a abstenerse de usar de las marcas B Bertulli, Mario Bertulli, Masaltos y Masaltos.com como comando de búsqueda (keyword) en los motores de búsqueda de Internet y, finalmente, a abstenerse de usar como nombre de dominio www.masaltos.net o cualquier otro que contenga el término Masaltos. Del mismo modo, condeno a D. Diego a indemnizar a Maherlo Ibérica SL en la cantidad de 33.621'99 #. Finalmente, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las".
Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 26 de febrero de 2014 y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.
La sociedad actora como titular, entre otras, de las marcas nacionales para la clase 25 del nomenclátor internacional nº 2.396.199 y 2.538.332 para la denominación 'B. Bertuli' y 'Mario Bertuli', bajo la que comercializa un determinado tipo de calzado, que ocultando un alza eleva en unos centímetros la altura de quien los usa, a través de la página web 'Masaltos.com' registrada como marca mixta, al igual que la marca, también mixta, 'Masaltos', con los números de registro 2.832.902 y 2.886.857 respectivamente, ejercitó la acción de prohibición al amparo del artículo 41 de la Ley de Marcas contra el demandado por infracción de sus derechos de propiedad industrial al haber usado como nombre de dominio, entre otros, para su actividad de ventas de productos por internet, el de 'www.masaltos.net', 'www.crecefácil.com' y 'www.creceunrato.com'.
A la acción de prohibición o cesación acumulaba las acciones indemnizatorias relativas al 1 % de la cifra de negocio ( art. 43.5 de la Ley de Marcas ) y la relativa al cano correspondiente al uso de la marca ajena contemplado en el artículo 43.2.b).
La sentencia de instancia, estimando parcialmente la demanda, acogió estas tres acciones y desestimó el resto de pedimentos relativos a la eliminación del material objeto de confusión comercial, la publicación de la sentencia y la imposición de multas coercitivas. La indemnización por los dos conceptos reclamados se fijó en la cantidad de 33.621'99 #, que había sido estimada previamente en la prueba del perito judicial.
Contra la sentencia de instancia recurre en apelación la demandada todos los pronunciamientos al tiempo que reitera la excepción de falta de legitimación pasiva.
Previo a dar respuesta a los motivos del recurso conviene señalar, como tantas veces ha expresado este Tribunal de apelación con cita en reiterada Doctrina legal, de la que sirve de ejemplo la STS de 19 de junio de 2003, que " La garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 Dic., de Marcas, radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.
El riesgo de confusión lo contempla la Ley indirectamente, al conceder el art. 34 a su titular el derecho exclusivo, y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de marcas que puedan llevar al mismo. Y lo trata también directamente, la Ley de Competencia Desleal, al considerar desleal el acto de confusión y el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación.".
En ambos conceptos ahonda nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de mayo de 2004, con cita y aplicación de la Directiva 89/104 /CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 al señalar que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede (STS CC.EE. de 12 de noviembre de 2002). Por ello el riego de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la confusión comercial entre consumidores que el respeto a la marca ha de evitar al constituir la garantía específica de protección.
Esto es, el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca o producto; b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así, la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Existe el riesgo de confusión cuando por ser los signos o...
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