SJMer nº 2 52/2011, 24 de Febrero de 2011, de Alicante
| Ponente | SALVADOR CALERO GARCIA |
| Fecha de Resolución | 24 de Febrero de 2011 |
| Número de Recurso | 758/2009 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE
N.I.G.:03014-66-2-2009-0001775
Procedimiento: Juicio Ordinario - 000758/2009-C
De: D/ña. INDUSTRIA DE DISEÑO TESTIS SA
Procurador/a Sr/a. DE LA CRUZ LLEDO, ENRIQUE
Contra: D/ña. VIAJES ZARA ONLINE SL y Clemencia
Procurador/a Sr/a. MOLINA SANCHEZHERRUZO, RICARDO y MOLINA SANCHEZHERRUZO, RICARDO
PILAR SOLANOT GARCIA, secretario judicial, del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE, certifico que en los autos de Juicio Ordinario - 000758/2009 consta sentencia, que literalmente se pasa a transcribir a continuación:
S E N T E N C I A Nº 000052/2011
MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA : Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA
Lugar: ALICANTE
Fecha : veinticuatro de febrero de dos mil once
Primero. El 28 de julio de 2009 don Enrique de la Cruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de la mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. presentó demanda de juicio ordinario contra VIAJES ZARA ON LINE, S.L. y DOÑA Clemencia que, por reparto, correspondió a este juzgado.
Segundo. Subsanados los defectos apreciados y puestos de manifiesto mediante Diligencias de Ordenación de 3 y 25 de septiembre de 2009, fue admitida a trámite por auto de 2 de noviembre de 2009, y se acordó dar traslado a las demandadas.
Tercero. Don Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de Tribunales y de DOÑA Clemencia presentó escrito de contestación a la demanda el 12 de enero de 2010.
Cuarto Don Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de Tribunales y de VIAJES ZARA ON LINE, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda el 10 de marzo de 2010.
Quinto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 15 de septiembre de 2010. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus pretensiones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.
La parte actora propuso como prueba documental, más documental e interrogatorio de parte; las partes demandadas VIAJES ZARA ON LINE, S.L. y DOÑA Clemencia , propusieron documental e interrogatorio de parte;
Fue admitida toda la prueba propuesta.
Fue señalada fecha para el juicio.
Sexto. El acto del juicio tuvo lugar el día 16 de febrero de 2011. En él se renunció por ambas partes a los interrogatorios de parte.
Los letrados formularon conclusiones en los términos que constan en el acta del juicio y los autos quedaron vistos para sentencia.
Primero. La parte actora solicita que se dicte sentencia en la que se declare: que la mercantil INDITEX ostenta frente a las demandadas un derecho preferente sobre el distintivo ZARA; que la denominación social VIAJES ZARA ONLINE S.L. y el nombre de dominio www.viajeszara.com han sido solicitados de mala fe; que la denominación social VIAJES ZARA ONLINE S.L. y el nombre de dominio www.viajeszara.com son susceptibles de generar engaño; que el uso que las demandadas hacen del nombre de dominiowww.viajeszara.com y la denominación social VIAJES ZARA ONLINE S.L. o alternativamente de los términos VIAJES ZARA constituyen una infracción de los derechos que sobre el signo ZARA ostenta INDITEX y actos de competencia desleal; que como consecuencia de lo anterior la denominación social VIAJES ZARA ONLINE S.L. y el nombre de dominio www.viajeszara.com son nulos.
Asimismo, solicita a que se condene a las demandadas; a estar y pasar por esta declaración, a cesar en cualquier clase de uso de los distintivos ZARA, VIAJES ZARA VIAJES ZARA ONLINE, absteniéndose en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulte confundible con la marca ZARA; a retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el término ZARA; a cesar en el uso del nombre de dominio www.viajeszara.com; a cesar en el uso de su denominación social, adoptando el oportuno acuerdo social en orden a modificarla en sus estatutos sociales, suprimiendo de la misma el término ZARA ; al pago a la demandante de una indemnización de daños y perjuicios equivalente al 1% de la cifra de negocios de la entidad y de 30.000 en concepto de daño moral, así como las costas de este procedimiento.
Se sostiene por la actora que la demandada es una agencia valenciana que ofrece esencialmente sus productos a través de www.viajeszara.com y que solicitó ante la Oficina Española del Patentes y Marcas el registro de la marca 2808130 VIJESZARAONLINE y el nombre comercial VIAJES ZARA ON LINE nº 278826 para amparar los productos y servicios incluidos en la clase 39. Al resolver su solicitud la Oficina Española de Patentes y Marcas procedió a denegar el registro reconociendo la condición de renombrada de la marca ZARA; asimismo, solicitó y obtuvo el registro de su denominación social VIAJES ZARA ON LINE, S.L.
Argumenta que existe un evidente riesgo de confusión entre en la marca solicitada y la denominación social y el nombre de dominio de la demandada, con las marcas comunitarias que son titularidad de la propia actora, ZARA A 000732958, ZARA A 000112755 y ZARA A 002051225, marca española ZARA M 0881440 Y rótulo de establecimiento ZARA RE 151863, registrado para la población de Valencia.
Manifiesta que la infracción se produce tanto porque la marca comunitaria, ZARA A 000112755, se encuentra registrada para la clase 39, como por el hecho de que la demandada ofrece y realiza la venta de gafas, relojes y complementos, empleando mismo tipo de letra en su página web que el de la marca ZARA y ofrece la posibilidad de formar parte del club ZARA; por otra parte, justifica igualmente su pretensión por el carácter de renombrada que tiene su marca según ya ha reconocido el Tribunal Supremo, en STS de 20-12-20044 , 21-1-2008 y 2-7-2008
La demandada doña Clemencia se opone alegando una falta de legitimación pasiva ya que sostiene que no ha realizado tráfico comercial alguno y aunque efectivamente fue ella la que constituyó la sociedad y eligió la denominación social otorgada por el Registro Mercantil niega cualquier tipo de intervención en el mercado ni realización ilícita de actividades; niega a la condición de marca renombrada de ZARA y, por tanto, al no haber realizado actividad alguna en la clase 39, no puede oponerse a su utilización por aplicación del principio de especialidad y por la carga de acreditar su uso que recae sobre la demandante y que no ha cumplido; por su parte, en relación con la venta de gafas, maletas y complementos admite que son realizados pero no bajo la marca ZARA sino bajo otras marcas como la de RAY-BAN, mucho más antiguas y conocidas que la marca Zara; sostiene que su intención no era confundir y que la denominación social fue admitida por el Registro Mercantil, que no existe riesgo de confusión y que existen numerosas empresas que también emplean la denominación "Zara", la cual no es una denominación de fantasía como sostiene la parte actora; finalmente niega que pueda existir cualquier tipo de daño o perjuicio.
Segundo. Del riesgo de confusión de los signos.
Tras un primer requerimiento efectuado por la mercantil actora, la demandada ha cambiado del tipo de letra que aparecía en su página web, si bien ello no es suficiente para descartar que exista riesgo de confusión porque en la denominación social VIAJES ZARA ONLINE resulta evidente que el único término que tiene una finalidad distintiva de cara al consumidor es la palabra "Zara", ya que la palabra "viajes" es genérica y solamente hace referencia a naturaleza de la actividad que se realiza y "online" sirve exclusivamente para que el consumidor tenga conocimiento de que se trata de unos servicios que se prestan vía Internet, término que tiene incluso menor carácter distintivo todavía que "viajes" en la medida en que si se ha producido por el consumidor ya su acceso por Internet, poca información le ofrece.
Así pues, poco más cabe añadir sobre el absoluto riesgo de confusión ya que ambos, denominación y dominio, de una forma más que evidente están invitando al consumidor a creer que se trata de una actividad realizada por las empresas de la mercantil actora y, en consecuencia, caracterizada por las notas de excelencia en la relación calidad-coste que se asocian mundialmente a la citada marca. Porque "viajes" y "online" lejos de diluir tal riesgo de confusión lo consolidan pues dan a entender que se trata de una rama de la mercantil actora de explotación de viajes por internet.
Destacado el absoluto protagonismo en la denominación social y el nombre de dominio en internet de la palabra "Zara" aunque efectivamente la representación gráfica ahora es distinta, es reiterada la jurisprudencia que otorga una preferencia a la similitud fonética y denominativa, sobre la gráfica entre otras STS 30-1-1997 .
Tercero. De la condición de renombradas de las marcas de la demandante y la carga de acreditar su uso.
La actora es titular de una marca comunitaria que ha sido registrada para la clase 39 y, en principio, al mediar más de cinco años entre la fecha de la presentación de la demanda y la fecha en que se produjo el registro de la misma, en el año 2001, recaería sobre la demandante carga de acreditar su uso para la clase 39, por aplicación del artículo 52.3 de la Ley 17/2001 , pero nos encontramos con un supuesto de marca renombrada según ha sido reconocido por el Tribunal Supremo en diversas resoluciones, con un criterio que no puedo menos que compartir no sólo por la autoridad del órgano del que provienen sino por la intrínseca de la argumentación, ya que la marca ZARA es una de las marcas textiles más conocidas en el mundo y tal vez el paradigma de la marca española, conocida en todo el mundo por el público en general y no solamente por el específico que conforma un subconjunto dentro del público del sector textil, esto es, todo.
En consecuencia, dada su naturaleza de marca renombrada le resulta de aplicación el artículo 8.3 de la Ley de Marcas , de tal manera que su protección no puede extenderse únicamente a las clases...
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