ATS, 29 de Octubre de 2013
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2013:10059A |
| Número de Recurso | 3349/2012 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil trece.
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- La representación procesal de Knauf Insulation, S.L. presentó el día 26 de octubre de 2012 escrito de interposición de recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal, contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2012 , aclarada por autos de 26 de septiembre , 4 de octubre de 2012 y 29 de octubre de 2012, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.,ª en el rollo de apelación n.º 517/2011 -3.ª, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 259/2010 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona.
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- Mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de noviembre de 2012 se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
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- La procuradora D.ª M.ª Dolores Girón Arjonilla, en nombre y representación de Saint Gobain Cristalería, S.L., presentó escrito ante esta Sala en fecha 18 de diciembre de 2012 personándose en calidad de recurrida. El procurador D. Eduardo Codes Feijóo, en nombre y representación de Knauf Insulation, S.L., presentó escrito ante esta Sala con fecha 25 de enero de 2013, personándose en calidad de recurrente.
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- Por providencia de fecha 3 de septiembre de 2013 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.
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- Mediante escrito presentado el día 4 de octubre de 2013 la parte recurrida se manifestó conforme con las posibles causas de inadmisión, mientras que la parte recurrente mediante escrito presentado en esa misma fecha mostró su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que los recursos cumplían todos los requisitos exigidos en la LEC.
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- Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Francisco Marin Castan, a los solos efectos de este trámite.
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- Los presentes recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se interponen contra una sentencia recaída en juicio ordinario que fue tramitada en atención a la materia (propiedad industrial), por lo que su acceso a la casación se puede realizar únicamente al amparo del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC , en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, aplicable al presente recurso, al haberse dictado la sentencia recurrida con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma (31 de octubre de 2011).
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- El recurso de casación formulado al amparo del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC se compone de dos motivos. El motivo primero alude a la infracción del artículo 34.2 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y la jurisprudencia que lo desarrolla, citando al efecto las SSTS de 4 de marzo de 2010 , 17 de julio de 2007 , 26 de junio de 2003 y 10 de mayo de 2004 en relación con la necesidad, a los efectos de resolver sobre el grado de similitud del signo en el juicio de infracción, de llevar a cabo una comparación que tenga en cuenta todas las circunstancias que concurren en el uso concreto que del mismo lleva a cabo la demandada en el mercado. Argumenta la recurrente que la sentencia recurrida no considera el uso que la demandada, ahora recurrente, hace realmente de la mención ECOSE en el mercado o, en todo caso, todos los usos acreditados del mismo, sino que se limita a confrontar la marca ECOSEC FACHADAS con el signo denominativo ECOSE, o mixto ECOSE TECHNOLOGY y, con base en ello, resuelve la existencia de riesgo de confusión por la similitud de ambos términos. El motivo segundo se sustenta en la infracción del artículo 34.2 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y la jurisprudencia que desarrolla el juicio de confundibilidad requerido para resolver sobre la concurrencia del riesgo de confusión que obliga a tener en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, citando al efecto las SSTS de 16 de mayo de 1995 , 12 de diciembre de 2008 , 4 de julio de 1997 , 29 de junio de 1993 , 22 de julio de 2009 y 21 de junio de 2010 . Alega que la sentencia recurrida incurre en la infracción denunciada al omitir los distintos factores que concurren en el caso concreto al realizar el juicio de confundibilidad, es decir, al valorar la similitud de los signos enfrentados prescinde de sus diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, así como del resto de elementos relevantes para llevar a cabo dicha valoración y en especial, el carácter especializado del público.
Utilizado en el escrito de interposición del recurso de casación el cauce del interés casacional, dicha vía es la adecuada habida cuenta que el procedimiento se sustanció en atención a la materia.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Final 16.ª regla 5.ª apartado 2.º de la LEC procede, en primer lugar, examinar la admisibilidad del recurso de casación pues solo si resulta admisible se procederá a resolver sobre la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal.
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- El recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de inexistencia del interés casacional por falta de respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida y a los hechos declarados probados ( art. 477.2.3 y 483.2.3º LEC , en relación con el art. 477.2.3 LEC ).
Alega la parte recurrente que la sentencia recurrida, en cuanto no ha tenido en cuenta el uso que la demandada, ahora recurrente, hace realmente de la mención ECOSE en el mercado o, en todo caso, todos los usos acreditados del mismo, sino que se ha limitado a confrontar el signo ECOSEC FACHADAS con el signo denominativo ECOSE, o mixto ECOSE TECHNOLOGY, incurre en la infracción denunciada toda vez que es necesario a los efectos de resolver sobre el grado de similitud del signo en el juicio de infracción llevar a cabo una comparación que tenga en cuenta todas las circunstancias que concurren en el uso concreto que del mismo lleva a cabo la demandada en el mercado. Por otro lado, dice que la sentencia recurrida al valorar la similitud de los signos enfrentados ha prescindido de sus diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, así como del resto de elementos relevantes para llevar a cabo dicha valoración y en especial, el carácter especializado del público. Estas alegaciones, como ya se avanzaba, se realizan al margen de los razonamientos sustentados en los hechos declarados probados para la sentencia recurrida.
Así, la Audiencia Provincial, tras realizar la comparación desde una perspectiva de conjunto, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial invocada por la parte recurrente, teniendo en cuenta sus elementos dominantes concluye que de la documentación aportada resulta que Knauf ha usado el signo como marca mixta (que incluye las palabras ECOSE TECHNOLOGY y en ocasiones la preposición inglesa with ) y el signo denominativo ECOSE, ya sea como ECOSE Technology, siendo en todos ellos el término ECOSE el elemento esencial y que en la marca registrada por la demandante el elemento dominante es ECOSEC, siendo evidente que ambos términos sin ser idénticos, están muy próximos, de ahí que determine que en la visión de conjunto, tanto los signos denominativos ECOSE Tecnology como la marca mixta se aproximen considerablemente a la marca de la demandante ECOSEC FACHADAS. Tampoco puede decirse que la sentencia recurrida no haya tenido en cuenta que, en el caso concreto, en el diseño del signo de la demandada destaca el elemento denominativo sobre el gráfico y que Knauf utiliza en el mercado la marca mixta también de forma denominativa, así como que en la comparación de las marcas desde la perspectiva fonética es ostensible la semejanza existente, el número de sílabas es el mismo, la secuencia vocálica es idéntica y casi idéntica la consonántica, aunque se acentúen de forma diferente o el término Technology pueda ser pronunciado a la inglesa, máxime cuando faltan los elementos que permitan establecer que en España la marca de la demandada se pronunciará a la inglesa, al no tratarse de una marca notoria ni de un sector de actividad atento a tales cuestiones. Desde el punto de vista conceptual, la sentencia recurrida entiende que la descomposición del vocablo ECOSEC que hace la sentencia de primera instancia para explicar el origen de la marca carece de relevancia, considerando que el significado que pudiera adivinarse en la marca de la actora no autorizaría nunca a la demandada a utilizar el mismo signo menos una letra. En cuanto al ámbito aplicativo también aprecia la sentencia recurrida coincidencia ya que con independencia de cuál sea el uso que la actora está realizando en la actualidad de su marca en el mercado, el ius prohibendi de la demandante se extiende a todos y cada uno de los productos que tiene protegidos (productos y materiales aislantes térmicos y acústicos de la clase 17 y materiales de construcción no metálicos en general de la clase 19) y a aquellos similares que generen riesgo de confusión en el mercado, por lo que la utilización por la demandada de la marca ECOSE Technology para productos (materiales de aislamiento y su nueva lana mineral) que, claramente pertenecen al ámbito protegido por la marca de la actora (productos y materiales aislantes térmicos y acústicos y materiales de construcción no metálicos) genera un riesgo de confusión que no queda eliminado por el hecho de que los diferentes paneles de lana mineral de Knauf se identifiquen al mismo tiempo con otras marcas (como Ultracoustic o Knauf Insulation por ejemplo) o porque se añada el nombre del fabricante. Tampoco es cierto que la sentencia recurrida no haya valorado el argumento de que el producto pudiera dirigirse a un público altamente especializado del sector de la construcción, ya que entiende por la naturaleza del producto, su público será el de los profesionales de la construcción o aficionados a esa actividad, existiendo riesgo de confusión En suma, la Audiencia Provincial ha concluido que hay una incompatibilidad clara entre ambos signos, tras realizar, como declara la jurisprudencia citada como infringida, un análisis global, que le permite, tras valorar la prueba practicada declarar que existe un grave riesgo de confusión.
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- La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, de la LEC .
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- Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC 2000 , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
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- Abierto el trámite de puesta de manifiesto y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida, procede imponer las costas a la parte recurrente.
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) No admitir el recurso de casación ni el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Knauf Insulation, S.L., contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2012 , aclarada por autos de 26 de septiembre , 4 de octubre de 2012 y 29 de octubre de 2012, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 517/2011 -3.ª, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 259/2010 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Barcelona.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente.
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) Con pérdida del depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno de conformidad con lo establecido en los arts. 473.3 y 483.5 de la LEC .
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
