SJMer nº 5 296/2011, 6 de Octubre de 2011, de Barcelona
| Ponente | DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA |
| Fecha de Resolución | 6 de Octubre de 2011 |
| Número de Recurso | 569/2010 |
Juzgado Mercantil 5 Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 111
08075 Barcelona
Procedimiento Procedimiento ordinario 569/2010 Sección 1ª2
Parte demandante MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A.
Procurador SANTIAGO PUIG DE LA BELLACASA
Parte demandada LABORATORIOS LESVI S.L. y QUALIGEN S.L.
Procurador FEDERICO BARBA SOPEÑA
SENTENCIA nº 296/11
En Barcelona, a 6 de octubre de 2011
Vistos por mí, Daniel Irigoyen Fujiwara, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona los autos de juicio ordinario nº 569/10 seguidos a instancia de MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A. (MSD) representada por el Procurador Santiago Puig de la Bellacasa i Vandellos contra las sociedades LABORATORIOS LESVI S.L. y QUALIGEN S.L. representadas por el Procurador Federico Barba, resultan los siguientes
Las presentes actuaciones se iniciaron por demanda interpuesta por la parte actora. Admitida a trámite, se acordó dar traslado de la misma a la parte demandada, con las prevenciones legales de rigor para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles.
La demandada contestó en tiempo y forma y por providencia se citó a las partes para el acto de la audiencia previa, para el cumplimiento de los fines previstos en el art. 414 y siguientes de la LEC .
Celebrado el acto de la audiencia previa, y una vez admitida la prueba propuesta, con el resultado que es de ver en el acta levantada al efecto, se citó a las partes para el acto del juicio.
El día indicado se celebró el acto del juicio con comparecencia de la parte actora y de la demandada, en el que tras practicarse las pruebas se declararon los autos conclusos para sentencia. No ha sido posible respetar el plazo legal para el dictado de la sentencia por la razón de la resolución preferente de otros asuntos agudizado por la titánica carga de trabajo que pesa sobre este Juzgado, que casi cuadriplica el módulo anual recomendado por el C.G.P.J.
1.- La demanda
La parte actora, MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A. (MSD), interpuso demanda de juicio ordinario contra las sociedades LABORATORIOS LESVI S.L. y QUALIGEN S.L. por la que, previa declaración judicial de que la fabricación, la comercialización y/o el ofrecimiento comercial sin autorización de medicamentos que comprendan Montelukast constituiría de iniciarse una infracción de la patente ES 2.114.882, se las condene a abstenerse de iniciar dichas actuaciones ilícitas en tanto esté en vigor dicha patente y el certificado complementario de protección. Subsidiariamente a esta acción de prohibición, para el caso de que se hubiera iniciado la explotación o comercialización, ejercitó acción de cesación y acción de remoción consistente en la retirada del mercado de los medicamentos infractores.
Fundamentó sus pretensiones alegando que, siendo titular de la patente EP 480717 -posteriormente registrada y validada en España con el nº ES 2.114.882 (doc. 3 demanda) y cuyas reivindicaciones (en concreto las nº 11 y 13) protegen el principio activo MONTELUKAST como producto-, tiene el derecho de exclusividad a su explotación hasta el 10 de octubre de 2011, momento en que surtirá efectos el certificado complementario de protección (CCP) nº 9800023 para el producto MONTELUKAST sódico, hasta el 25 de agosto de 2012. En este contexto, los demandados, LABORATORIOS LESVY S.L. Y QUALIGEN S.L., han obtenido varias autorizaciones administrativas de comercialización de fechas mayo y septiembre de 2009 (doc. 9) para sus medicamentos genéricos en sus diversas presentaciones (10mg, 5 mg y 4 mg) y cuyo principio activo es MONTELUKAST. Asimismo, el procedimiento administrativo de fijación de precio de referencia en la financiación pública de los referidos medicamentos genéricos, incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de la Salud, ha concluido con el acuerdo adoptado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 27 de octubre de 2009 y actualización de 5 de febrero de 2010 en relación con el PVL máximo (doc. 10 demanda). Por consiguiente, los demandados han concluido todos los trámites administrativos para poder lanzar al mercado los genéricos referenciados y que vienen a infringir la patente de titularidad de MSD, circunstancia que unida a los indicios advertidos de que (i) las autorizaciones incurrirán en caducidad antes de que pudieran ser legalmente comercializados las EFG (a partir del 25 de agosto de 2012); (ii) que la Administración ha interpretado que las EFG van a ser comercializados efectivamente al no declarar inactivos los conjuntos C-190 y C-191 que sirven para la fijación de los precios de referencia; (iii) y que se ha constatado una actividad promocional y comercial de tales EFG, motivan a juicio de la actora que concurre una situación de inminente infracción de su derecho de exclusiva que a tenor del art. 134 LP y preceptos concordante le permiten ejercitar contra los demandados una acción de prohibición y subsidiariamente, para el caso de que dicha explotación o comercialización tuviera lugar, acciones de cesación y remoción.
Luego, tras la celebración de la vista de medidas cautelares, audiencia previa y acto de juicio, la parte actora afirmó que se había demostrado por las pruebas obrantes y practicadas el ofrecimiento y la comercialización por la demandada. Esto determinó que en conclusiones solicitara con carácter principal que se condenara a la demandada a cesar en la actuación infractora.
-
- Las demandadas.
Las partes demandadas se opusieron a la demanda excepcionando en primer lugar la falta de legitimación activa de la actora. De otra parte, alegó que se han limitado a realizar las actuaciones administrativas necesarias (autorización de comercializar e inclusión en el SNS) para lanzar al mercado sus especialidades farmacéuticas cuando caduque la patente, siendo tales actuaciones completamente lícitas desde la perspectiva del derecho de patente a tenor del art. 52.1 b) LP. En este sentido, han asumido ante la actora y la Administración su compromiso de no comercializar sus EFG. En concreto, no puede conformar un acto de ofrecimiento prohibido por el art. 50 LP ni un acto de inminente comercialización la información que muestra su página web de " producto desarrollado ", mientras que respecto de la información que consta en otras webs (vademecum, medizzine, zenrx..etc..) las mismas son de terceros sobre los que no se tiene ningún control.
En conclusiones, la demandada precisó que no constituyen una actividad infractora en los términos del art. 50 LP las actuaciones que la actora calificó finalmente tal (y no tanto como indiciarios de una inminente comercialización ilícita).
Es de observar que el pleito en un primer momento gravitó sobre una base fáctica que jurídicamente la actora calificó principalmente como de indiciaria de una inminente comercialización de EFG infractores de su patente, motivando su petición de tutela judicial de condena a abstenerse a culminar su propósito ilícito. Subsidiariamente, solicitó la condena a la cesación y a la remoción de efectos para el caso de que se acreditara la explotación o comercialización. Tras la introducción de hechos nuevos en los distintos momentos procesales acontecidos y práctica de pruebas tendentes a acreditarlos, la actora concluyó que esta última situación es la que se había producido por lo que con carácter principal -y no subsidiaria- solicitó la condena a la cesación y remoción.
Independientemente de la formulación principal, subsidiaria, acumulada o alternativa con que pueden ejercitarse acciones diversas, lo cierto es que los hechos expuestos en la demanda y los introducidos como nuevos sintetizan un acontecer histórico progresivo que, a la vista de las circunstancias concurrentes en relación con la normativa de patentes que tipifica cuándo hay infracción y cuándo no de una patente, permite jurídicamente en hipótesis apreciar en un primer momento un riesgo de " inminente comercialización o actividad infractora " y posteriormente culminar dicha previsión de riesgo en una efectiva infracción de la patente, consumando los distintos actos preparatorios llevados al efecto. En ambos casos, es posible obtener tutela judicial al amparo del art. 134 y 63 LP en relación con el art. 50 LP y evidentemente la infracción, por definición, incluirá su...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba