SAP Alicante 169/2013, 18 de Abril de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 169/2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Alicante, seccion 8 (civil) |
| Fecha | 18 Abril 2013 |
TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA N.º 586 ( C 27 ) 12.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 437 / 11.
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.
SENTENCIA NÚM. 169/13
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a dieciocho de abril del año dos mil trece.
El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D.ª Montserrat, EUROGLORIA CALZADOS, SL y BONOVO CALZADOS, SL, apelantes por tanto en esta alzada, representados por el Procurador D. PASCUAL MOXICA PRUNEDA, con la dirección de la Letrada D.ª CLARA EUGENIA MARTÍN ÁLVAREZ; siendo la parte apelada CONVERSE, INC, representada por la Procuradora D.ª ESTHER PÉREZ HERNÁNDEZ, con la dirección de la Letrada D.ª MARÍA GONZÁLEZ GORDÓN.
En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 13 de julio del 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por CONVERSE INC contra Dª Montserrat, y esencialmente contra EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS debo declarar la nulidad de la marca española nº 2.873.584 titularidad de Dª Montserrat y debo condenar a EUROGLORIA CALZADOS, S.L, y BONOVO CALZADOS a:
- cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico, en España y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea, de los signos referidos en el apartado 5 v) en relación con los productos protegidos por las marcas titularidad de CONVERSE INC,
- retirar del tráfico económico, a su costa, todas las unidades de producto marcadas con los signos referidos en el apartado 5 v), así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos
- destruir, a su costa, los productos y demás material retirado del mercado conforme al apartado anterior.
La destrucción se verificará con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora de 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes
- pagar solidariamente a la actora, en concepto de daños y perjuicios 45,877,70 # Las costas causadas se imponen solidariamente a los demandados EUROGLORIA CALZADOS, S.L, y BONOVO CALZADOS, y respecto de Dª Montserrat cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Firme esta resolución, procédase a librar mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación registral de la marca española nº 2.873.584 y a la publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"
Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 19 / 2 / 13, en que tuvo lugar.
En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto (este Tribunal ha revisado en esta resolución, a la vista de sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE, su posición sobre materias como notoriedad de la marca y repercusión en materia de infracción marcaria de la titularidad de marcas registradas) y a permisos del magistrado ponente.
Planteamiento del litigio por parte de la actora.- CONVERSE INC (en adelante, CONVERSE) acude a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de una marca comunitaria y de una marca nacional (de las que es titular), una acción de nulidad de una marca nacional (por mala fe en el registro, por riesgo de confusión y por aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de dichas marcas) y acciones por competencia desleal.
Las marcas titularidad de CONVERSE son las siguientes:
Marca comunitaria n.º 7.485.725 (figurativa), registrada el 11.12.2009, para productos y servicios de las clases 24, 25 (calzado) y 35, cuya descripción es (según el registro en la OAMI) " La marca consiste en el parche circular del tobillo en una posición ilustrada sobre un artículo de calzado, las partes de la representación mostradas en línea discontinua no forman parte de la marca ", siendo su representación gráfica es la siguiente:
Descargar documento adjunto
Marca nacional n.º 4.457.651 (denominativa -la denominación es CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR, según el registro- con gráfico), registrada el 05.11.91 para productos de la clase 25 (zapatos) cuya representación gráfica es:
Descargar documento adjunto
La demanda se dirige frente a una persona física (D.ª Montserrat ) y dos sociedades que se dicen vinculadas a ella.
La Sra. Montserrat es titular de una marca española mixta 2.873.584, (la denominación es, según el registro, FASHION EUROPE STYLE CANVAS SHOES) registrada el 01.07.2009 para productos de la clase 25 (vestido, calzados, sombrerería) cuya representación gráfica es:
Descargar documento adjunto
Se alegan en la demanda, como actos infractores de los derechos exclusivos derivados de las marcas de la actora, y constitutivos de actos de competencia desleal, dichos sean muy en síntesis, los siguientes:
La comercialización de zapatillas de deporte con modelos "aparentemente idénticos a los conocidos modelos de CONVERSE", o con signos confundibles con los registrados, no amparados en registro alguno, o con un registro marcario obtenido de mala fe y confundible, en todo caso, con los signos prioritarios de la demandante.
La acción de nulidad de la marca nacional se funda en la mala fe en el momento del registro ( art. 51.1.b LM ), en la existencia de riesgo de confusión ( art. 52.1, en relación con el art. 6 LM ) y en el aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de las marcas de la actora ( art. 52.1 en relación con el art. 8 LM ).
Las acciones por infracción se sustentan, extractadamente, en el art. 34 LM en los apartados a ), b ) y
c) del art. 9 Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada), (en adelante, RMC), y las de competencia desleal, en diversos preceptos de la LCD.
Contestación a la demanda.- En la contestación a la demanda se efectúan, expuestos ahora en síntesis, los siguientes argumentos:
Excepción de caducidad de la marca comunitaria titularidad de la actora, por haberse convertido en la designación usual en el comercio del producto para el que está registrada (art. 51.b RMC).
Falta de legitimación activa de CONVERSE para el ejercicio de acciones por competencia desleal.
Falta de legitimación pasiva de las dos sociedades demandadas, respecto de la acción de nulidad marcaria.
La notoriedad de las marcas de la actora únicamente es predicable del elemento denominativo, CONVERSE.
Inexistencia de infracción marcaria por el uso de una marca nacional española, registrada en la OEPM. Inexistencia de riesgo de confusión.
No realización por las codemandadas de acto de competencia desleal alguno.
La resolución apelada.- La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean en síntesis, que conducen a la parcial estimación de la demanda:
a) En el fundamento de derecho segundo se establece el marco fáctico relevante de la resolución, detallando una serie de hechos que se consideran acreditados, entre los cuales han de destacarse: que la marca CONVERSE es notoriamente conocida en el sector del calzado deportivo; que la marca nacional ha sido reconocida en tres resoluciones de la OEPM como marca notoria, así como en varios certificados de Cámaras de Comercio; que la Sra. Montserrat es titular de la marca española a la que anteriormente se ha hecho referencia; que EUROGLORIA CALZADOS, SL vende zapatillas textiles que incorporan la marca nacional indicada y que BONOVO CALZADOS, SL es la importadora en España de dichas zapatillas.
b) Se acuerda la nulidad de la marca nacional por mala fe en el momento del registro, por cuanto se conocía la existencia de la marca CONVERSE y la registrada reproduce su estructura (estrella insertada en dos círculos concéntricos próximos y en línea discontinua, con elementos denominativos que, aún siendo distintos, responden a una misma ubicación y tipología). También porque la Sra. Montserrat solicitó el registro, en fecha cercana, de otra marca nacional para zapatillas (reodcok), semejante a la marca Reebok, que le fue denegada. Se buscó con el registro un logo con una estructura y composición gráfica idéntica para aproximarse parasitariamente a las marcas registradas.
c) También se considera que procede la nulidad relativa por riesgo de confusión por la semejanza entre los signos enfrentados y la notoriedad de la actora. Igualmente, por un aprovechamiento de la notoriedad de la misma, a la vista de las circunstancias concurrentes.
d) Declarada la nulidad de la marca española, se declara igualmente la infracción, por el uso de un signo confundible con las marcas titularidad de la demandante, por aprovechamiento indebido y menoscabo de su...
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La nulidad de la marca solicitada de mala fe
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