SAP Granada 138/2013, 12 de Abril de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 138/2013 |
| Fecha | 12 Abril 2013 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº 69/13
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 67/10
PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES
S E N T E N C I A N º 138
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO
En la ciudad de Granada, a 12 de abril de 2013.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 69/13- los autos de Juicio Ordinario nº 67/10, del Juzgado de lo Mercantil nº 1, seguidos en virtud de demanda de 'Gesif, S.A.' representado por la procuradora doña Mª Luisa Sánchez Bonet y defendido por la letrada doña Ana Martínez Obrados contra 'Gesif Finance, S.L.' representado por la procuradora doña Esther Ortega Naranjo y defendido por la letrada doña Brígida Martínez Ruiz.
Que, por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 3 de septiembre de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda deducida por la procuradora de los Tribunales Sr. Sánchez Bonet en nombre y representación de Gesif, SA contra Gesif Finance SL,,y con desestimación de la demanda reconvencional deducida por la demandada, debo declarar y declaro : 1º la nulidad de la marca GES IF número 2584675, por infringir lo dispuesto en el art.9.1.d ) de la LM, 2º Se ordena la cancelación registral del registro de la citada marca 2584675 en la Oficina de Patentes y Marcas, 3º Declarar que la denominación Gesif Finance S.L. conculca lo dispuesto en los arts. 407 y 408 del Registro Mercantil y, en consecuencia, se condena a la demandada a modificar su actual razón social, eliminando de la misma la denominación Gesif, por otra que no se confunda y no pueda asociarse con la denominación Gesif y pago de costas".
Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 6 de febrero de 2013, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones. TERCERO .- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.
La sociedad 'Gesif, S.A.', constituida en Madrid en mayo de 1991 y cuyo objeto social desde entonces es la prestación de servicios de asesoramiento financiero y de inversiones a instituciones y empresas en general así como de gestión de cobro, con delegaciones en once provincias españolas dispersas entre ocho comunidades autónomas distintas y titular desde 1999 del nombre de dominio 'www.gesif.com' para el conocimiento y difusión de sus servicios y cuyo nombre como marca, solicitado en septiembre de 2005, le fue concedido el 21 de febrero de 2006 para la clase 26 del nomenclátor con el nº 2670826 de carácter mixto gráfica y denominativa, formuló demanda al amparo del art. 9.1.d) de la vigente Ley de Marcas solicitando la nulidad del registro marcario de la demandada 'Gesif Finance, S.L.' que con el nº 2584675 y para la misma clase del nomenclátor que el de la actora y con la denominación 'Ges-If' había obtenido en julio de 2004 cuando la sociedad, con domicilio social en El Ejido (Almería), actuaba en el tráfico bajo la denominación social 'Gescredit Intermediación y Financiera, S.L.' con que fue constituida el 12 de septiembre de 2003 pero que, por escritura de 4 de enero de 2007, cambió su denominación social por 'Gesif Finance, S.L.', tan pronto alcanzó acuerdo transaccional en el procedimiento nº 99/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona en el que había sido demandada por nulidad de su denominación social por infringir el derecho de la sociedad 'Ges Credit' al acoger como primera palabra de su denominación el signo, nombre o vocablo de aquella demandante.
La sentencia de primera instancia acogió íntegramente la demanda, limitada en sus peticiones a la declaración de nulidad de la marca 'Ges If', y condenó tanto a su cancelación registral como a modificar ante el registro mercantil su denominación social por otra no confundible con la de la actora. La sentencia, además, rechazó la reconvención formulada por la demandada para que la actora suprima su nombre de dominio en página web, se declare la nulidad de su marca posterior, se declare la prohibición de su denominación 'Gesif' y la condena a la indemnización por los perjuicios causados a la reconviniente y la publicación en prensa de la sentencia que acoja sus pedimentos reconvencionales.
Pues bien, tan elemental decisión al proteger los derechos preferentes de la actora se combate en esta segunda instancia por la sociedad demandada reproduciendo su pretensión, aunque sin referencia explícita a la reconvención, desde un conciso recurso que, bajo la censura genérica de error en la valoración de la prueba pero sin apenas descender a la misma ni combatir qué conclusiones y qué medio probatorio ha sido desacertadamente interpretado y valorado, lo que viene a argumentar como hilo de su impugnación a la sentencia, a modo de síntesis de los motivos que ya hizo valer en la contestación, es que su marca no entra en colisión con la denominación social precedente de la actora; la prioridad de su registro marcario; la diferencia fonética entre ambas; la inexistencia de uso efectivo como nombre comercial en la denominación de la actora; la inaplicación indebida de la ley de sociedades anónimas para una sociedad limitada como es la recurrente; y la falta de notoriedad en el signo distintivo de la demandante.
Centrado así el recurso, que parece en su articulación dar la espalada a la realidad acreditada y a los atinados fundamentos de la resolución recurrida, la respuesta al recurso, completando estos, solo puede confirmarla al no existir, ni siquiera objetivarse, el error de valoración, ni infracción alguna sustantiva, ni legal ni doctrinal, en la protección concedida a la sociedad demandante y ahora apelada.
Esta Sección, que tiene la competencia exclusiva como Tribunal de apelación en materia de propiedad industrial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya se ha pronunciado con reiteración en el conflicto habitual entre una denominación social precedente y un registro marcario posterior de otra sociedad que elige y registra, en todo o en parte, esos mismos distintivos comerciales para aprovechar su implantación y anteponerlo en su protección marcaria, y el caso de autos no parece una excepción, a esa práctica hasta motivar la necesidad de un procedimiento que la parte apelante provoca, a la vista de su cambio de denominación social obligada por otra sociedad a la que copia su denominación y su marca y apto para acoger otra claramente confundible con la de la actora en su primer vocablo, amparándose en su registro marcario, del nombre 'Gesif', coincidente con la que venía usando en el tráfico jurídico la actora, años antes, con implantación en buena parte del territorio nacional. Marca registrada por la demandada apelante en julio de 2004 o, lo que es igual, diez meses después de su constitución, a modo de aparente abreviatura de su por entonces denominación social, 'Gescredit - Intermedicación Financiera', pero, y ello resulta relevante, sin uso efectivo por entonces en su actuación en el tráfico y sin más prueba que el rótulo con ese nombre marcario, 'Ges If', en el año 2006, cuando ya la actora había solicitado su registro y sin prueba de que lo usara antes la apelante.
Pues bien, hecha esta consideración general y entrando en el análisis del primer motivo, aunque los tres son concurrentes, decíamos en nuestra Sentencia de 28 de diciembre de 2012, citando las precedentes de 10 de enero y 31 de octubre de 2006, y reproduciendo la STS de 27 de mayo de 2004, que "el nombre comercial puede definirse como el signo distintivo de la empresa en el mercado. El nombre comercial tiene encomendada por el ordenamiento jurídico la función de diferenciar, en el tráfico económico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial. Teóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece clara: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresariooperador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Sin embargo, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial o tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona (física o jurídica) en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial. En estos casos los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba