STS, 24 de Septiembre de 2002
| Ponente | Segundo Menéndez Pérez |
| ECLI | ES:TS:2002:6144 |
| Número de Recurso | 4281/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 24 de Septiembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Septiembre de dos mil dos.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por D. Eusebio , representado por el Procurador D. Rodolfo González García, contra sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 9 de mayo de 1995, sobre denegación de inscripción de la marca número NUM000 , denominada "DIRECCION000 ", con gráfico, para la clase 8ª del Nomenclátor.
Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.
En el recurso contencioso-administrativo número 30/1994, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 9 de mayo de 1995, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de D. Eusebio , contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de septiembre de 1992, confirmada en reposición por resolución de fecha 17 de septiembre de 1993, y en consecuencia, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico, debiendo ser confirmadas. No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de D. Eusebio , formalizándolo, al amparo del artículo 95.4 de la Ley de la Jurisdicción, en base a los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Por infracción del artículo 43.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el artículo 24 de la Constitución.
Por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de Noviembre.
Por infracción del artículo del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de Noviembre.
Por infracción de la Jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.
Y termina suplicando a la Sala que dicte "...sentencia dando lugar al mismo casando por la misma la Sentencia recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho".
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso de casación interpuesto y suplica en su escrito a la Sala que "...dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".
Mediante Providencia de fecha 22 de mayo de 2002 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 12 de septiembre del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
Para decidir sobre el primero de los motivos de casación, hemos de tener en cuenta las siguientes circunstancias:
-
La resolución originaria del Registro de la Propiedad Industrial -luego Oficina Española de Patentes y Marcas- denegó el registro de la marca aspirante (número NUM000 ) por parecido con la marca internacional número NUM001 .
-
Esa misma resolución añadía que -las marcas oponentes protegen productos no relacionados-. Tales marcas oponentes lo eran las números NUM002 y NUM003 .
-
La resolución de aquella Oficina que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra esa resolución originaria, identificó como fundamento de ésta la incompatibilidad entre la marca aspirante y la número NUM001 , compartiendo tal criterio de incompatibilidad.
En suma, el estudio del procedimiento administrativo permite afirmar, sin duda alguna, que lo que en él determinó la denegación de la marca aspirante no fue sino la incompatibilidad de ella con la número NUM001 y que en él no se consideraron incompatibles con la aspirante las números NUM002 y NUM003 , dado que éstas protegen productos no relacionados.
-
En congruencia con ello, el escrito de demanda se limitó a argumentar sobre la compatibilidad entre la marca aspirante y la número NUM001 , sin que el escrito de contestación a la demanda modificara o ampliara tal planteamiento.
Debemos, por tanto, estimar el primero de los motivos de este recurso de casación, en el que, al amparo del artículo 95.1.4º de la anterior Ley de la Jurisdicción, se denuncia la infracción del artículo 43 de dicha Ley, en relación con el artículo 24 de la Constitución. Es así, porque la sentencia recurrida aborda una cuestión no planteada en el proceso, cual es la relativa a la compatibilidad o incompatibilidad entre la marca aspirante y la número NUM002 , y lo decide en base, única y exclusivamente, a la conclusión que alcanza sobre tal cuestión. Con ello, sin utilizar previamente el cauce que le brindaba el artículo 43.2 de la anterior Ley de la Jurisdicción, no ha juzgado dentro del límite de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición, es decir, dentro del límite exigido por el artículo 43.1 de dicha Ley, originando, consecuentemente, una situación de indefensión para la parte actora, pues ésta, dada la decisión alcanzada en sede administrativa, no argumentó ni tuvo necesidad de argumentar sobre la compatibilidad de la marca aspirante y la número NUM002 .
Estimado el primer motivo de casación procede, tal y como disponía el artículo 102.1.3º de aquella Ley, que resolvamos lo que corresponda dentro de los términos en que aparecía planteado el debate en la instancia.
A tal fin, conviene recordar lo que ya hemos razonado en nuestra sentencia de fecha 28 de junio de 2002, dictada en el recurso de casación número 3111/1996. En concreto, lo siguiente:
"[...] El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:
-
que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;
-
que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.
En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga, pues, a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas.
Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes (la apreciación de la identidad entre ellos no ofrece, obviamente, los mismos problemas).
A estos efectos, y aun reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, podemos afirmar que la aplicación de la regla del artículo 12.1.a) debe hacerse tras apreciar globalmente todos los factores en él recogidos, bajo el principio de que la prohibición se inspira tanto en el respeto de los derechos registrales de los titulares de las marcas precedentes como de los derechos de los consumidores a no ser inducidos a error.
A partir de esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo.
Los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable [...]".
La aplicación al caso de autos de tales razonamientos conduce claramente a la misma conclusión que obtuvo la Oficina Española de Patentes y Marcas y, por tanto, a la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra sus resoluciones. De un lado, porque existe semejanza fonética, como es obvio, entre las denominaciones de las dos marcas a comparar (" DIRECCION000 ", marca aspirante; y "DIRECCION001 ", marca precedente número NUM001 ). La circunstancia de que el elemento denominativo de la marca aspirante vaya acompañado del gráfico de una flor, a diferencia de la precedente, compuesta tan sólo de la denominación antes dicha, no elimina, como también es obvio, esa semejanza fonética. Y, de otro, porque también es de apreciar la relación de similitud entre los productos designados por una y otra marca, incluidos todos en la misma clase octava del Nomenclátor "Herramientas pulverizadoras y espolvoreadoras para insecticidas", los de la marca aspirante; y "Utensilios e instrumentos para el jardín y para la horti-arboricultura", los de la precedente), pues unos y otros, en cuanto pueden ser frecuentemente necesarios y utilizados en unas mismas actividades, cuales son, en general, las del cuidado de las plantas, se aproximan comercialmente y se hallan relativamente cercanos desde el punto de vista del público consumidor.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 102.2 de la anterior Ley de la Jurisdicción, no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
HA LUGAR al recurso de casación que la representación procesal de D. Eusebio interpone contra la sentencia que con fecha 9 de mayo de 1995 dictó la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 30 de 1994. Sentencia que por lo tanto casamos, dejándola sin efecto. Y en su lugar:
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- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo que la representación procesal de D. Eusebio interpuso contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial y de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas, respectivamente, 16 de septiembre de 1992 y 17 de septiembre de 1993, por ser éstas conformes a Derecho. Y
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- En cuanto a las costas procesales, no hacemos especial imposición de las causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Oscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- Fernando Cid Fontán. Firmado. Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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