SAP Madrid 405/2012, 27 de Diciembre de 2012
| Ponente | ANGEL GALGO PECO |
| ECLI | ES:APM:2012:23233 |
| Número de Recurso | 547/2010 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 405/2012 |
| Fecha de Resolución | 27 de Diciembre de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00405/2012
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
Sección 28ª
Rollo de apelación nº 547/2010
Materia: Propiedad industrial. Patentes
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid
Autos de origen: Juicio ordinario 251/07
Apelante: WYETH LLC
Procurador/a: Dª María Dolores Girón Arjonilla
Letrado/a: Dª Montserrat López-Bellosta y Dª Julia Hernández Janés
Apelado: USO RACIONAL, S.L.
Procurador/a: D. Antonio Sorribes Calle
Letrado/a: D. Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes y D. Oriol Ramón Sauri
SENTENCIA nº 405/2012
En Madrid, a 27 de diciembre de 2012.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco,
D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García, bajo el nº de rollo 547/2010, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid en los autos 251/07 de los que este rollo trae causa.
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.
La procuradora Dª María Dolores Girón Arjonilla, actuando en nombre y representación de WYETH, LLC presentó el 14 de mayo de 2007 demanda contra USO RACIONAL, S.L., que fue admitida a trámite, en solicitud de sentencia con los siguientes pronunciamientos: ". se declare que: 1. WYETH es titular de las patentes ES 2.210.454 y ES 2.174.864. 2. USO RACIONAL, S.L. ha realizado actos de infracción de las patentes ES 2.210.454 y ES 2.174.864 de WYETH. 3. USO RACIONAL, S.L. ha causado a WYETH unos daños y perjuicios ciertos y efectivos, cuya determinación deberá realizarse a lo largo del procedimiento tomando en consideración las siguientes bases: * Todos los gastos incurridos por WYETH con relación a los actos de infracción de la patente ES 2.210.454 llevados a cabo por USO RACIONAL, S.L. entre los que enunciamos, a título de ejemplo, los gastos derivados del asesoramiento de profesionales especializados, de la remisión de requerimentos, de la realización de pruebas analíticas, del coste de oportunidad por las horas dedicadas por el personal de WYETH a preparar y atender el litigio, viajes realizados con dicho fin y cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos; * Los beneficios que WYETH habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la infracción de USO RACIONAL, S.L.; y * Los beneficios que USO RACIONAL, S.L. haya obtenido de la explotación de la invención patentada. Y SE CONDENE A USO RACIONAL, S.L. a: 1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2. Cesar en la importación y abstenerse de importar a España, mientras las patentes ES 2.210.454 y ES 2.174.864 estén en vigor de (i) una formulación de esferoides de liberación sostenida y prolongada de VENLAFAXINA; y
(ii) una formulación de VENLAFAXINA indicada para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado.
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Cesar en el ofrecimiento e introducción en el comercio y abstenerse de ofrecer a terceros e introducir en el comercio español, mientras las patentes ES 2.210.454 y ES 2.174.864 estén en vigor de (i) una formulación de esferoides de liberación sostenida y prolongada de VENLAFAXINA; y (ii) una formulación de VENLAFAXINA indicada para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado; y en cualquier caso, se le ordene colocar en un lugar visible de todas las cajas o prospectos de cualquier EFG de liberación prolongada de VENLAFAXINA un aviso que informe de que "la presente especialidad farmacéutica no puede prescribirse por el médico o suministrarse por el farmacéutico para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado al no haber sido autorizada dicha indicación por estar protegida por la patente ES 2.174.864 de WYETH". 4. Retirar del tráfico económico y de sus locales todas las unidades de venta que consistan en (i) una formulación de esferoides de liberación sostenida y prolongada de VENLAFAXINA; y (ii) una formulación de VENLAFAXINA indicada para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado. 5. Al embargo de los objetos importados con violación de los derechos de patente de WYETH y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización de la infracción y, en particular, al embargo de las unidades de venta de (i) toda formulación de esferoides de liberación sostenida y prolongada de VENLAFAXINA; y (ii) toda formulación de VENLAFAXINA indicada para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado. 6. A la destrucción de las unidades de venta de las especialidades
farmacéuticas genéricas de VENLAFAXINA que consistan en (i) una formulación de esferoides de liberación sostenida y prolongada de VENLAFAXINA; y (ii) una formulación de VENLAFAXINA indicada para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado que sean retiradas del tráfico económico y de los locales de USO RACIONAL, S.L. y hayan sido embargadas conforme a lo solicitado en el apartado 5 anterior. 7 Resarcir a WYETH por los daños y perjuicios causados por USO RACIONAL, S.L., en la cuantía que se determine en periodo de prueba. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios habrán de tomarse las siguientes bases: *Todos los gastos incurridos por WYETH con relación a los actos de infracción de la patente ES
2.210.454 llevados a cabo por USO RACIONAL, S.L. entre los que enunciamos, a título de ejemplo, los gastos derivados de (i) los análisis realizados para comprobar la realidad de dichos actos; (ii) el asesoramiento de profesionales especializados; (iii) la remisión de requerimentos; (iv) el coste de oportunidad por las horas dedicadas por el personal de WYETH a preparar y atender el litigio; (v) viajes realizados con dicho fin; y (vi) cualquier otro concepto que resulte acreditado en autos. * Las unidades de las especialidades farmacéuticas genéricas "VENLAFAXINA UR 75 MG" y "VENLAFAXINA UR 150 MG" vendidas por USO RACIONAL, S.L.. * Los beneficios que WYETH habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la infracción de USO RACIONAL, S.L.; y * Los beneficios que USO RACIONAL, S.L. haya obtenido de la explotación de la invención patentada. 8. A notificar la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, a la Agencia Española del Medicamento, con domicilio en la calle Huertas, número 75, 28014 Madrid, al objeto de que proceda a anotar la sentencia en el Registro de Especialidades Farmacéuticas. 9. Se notifique la sentencia condenatoria a los distintos Colegios Farmacéutcos y Colegios de Médicos de España a los efectos que informen a sus colegiados de la misma y en particular de la imposiblidad de prescribir o dispensar una EFG de la VENLAFAXINA diferente del "VANDRAL RETARD" y del "DOBUPAL RETARD" y en concreto "VENLAFAXINA UR 75 MG" y "VENLAFAXINA UR 15 MG", para el tratamiento del trastorno de la ansiedad generalizado. 10. A la publicación íntegra de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, en los periódicos de tirada nacional EXPANSIÓN y EL PAÍS, de conformidad con lo previsto en el artículo 63
(f) de la Ley de Patentes . Y todo ello, con imposicón de costas a USO RACIONAL, S.L.".
Al contestar la demanda, USO RACIONAL, S.L. formuló demanda reconvencional, en solicitud de sentencia con los siguientes pronunciamientos: "DECLARE: (1) Que WYETH ha cometido actos de competnencia desleal contrarios al artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal . (2) A estar y pasar por la anterior declaración. (3) A la cesación y prohibición para el futuro de los actos consistentes en realizar una interpretación de su derecho de patente europea EP 797 991 validada en España con el nº ES 2.210.454 contraria a lo que le ha sido concedido por la Oficina Europea de Patentes. (3) A indemnizar a USO RACIONAL, S.L. en la cuantía del enriquecimiento injusto derivada de los beneficios obtenidos como consecuencia de la no introducción en el comercio delas especialidades farmacéuticas "Venlafaxina UR 150 mg cápsulas de liberación prolongada, 30 cápsulas" y "Venlafaxina UR 75 mg cápsulas de liberación prolongada, 30 cápsulas", por elperiodo de tiempo en el que estén vigentes las medidas cautelares estiimadas en el incidente de Medidas Cautelares dependientes del presente procedimiento. (5) A la publicación de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, en los periódicos de tirada nacional EXPANSIÓN y EL PAÍS. (6) A la condena en costas a la demandada reconvenida en las presentes actuaciones".
Tras seguirse el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 14 de abril de 2011, cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimando íntegramente tanto la demanda formulada por WYETH contra USO RACIONAL, S.L. como la reconvención deducida por esta última contra aquella, absuelvo a ambas pates de los pedimentos respectivamente deducidos en su contra. Se imponen a la actora las costas ocasionadas por la demanda inicial y a la demandada reconviniente las originadas por su demanda reconvencional".
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por WYETH se interpuso recurso de apelación, que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte USO RACIONAL, S.L., ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 29 de noviembre de 2012.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa...
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