SAP Barcelona 52/2012, 10 de Febrero de 2012
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:APB:2012:9663 |
| Número de Recurso | 276/2011 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 52/2012 |
| Fecha de Resolución | 10 de Febrero de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN 15ª
ROLLO Nº 276/11-2ª
JUICIO ORDINARIO Nº 417/2009
JUZGADO MERCANTIL Nº 8 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm. 52/2012
Ilmos. Sres.
IGNACIO SANCHO GARGALLO
MARTA RALLO AYEZCUREN
LUIS GARRIDO ESPA
En la ciudad de Barcelona, a diez de febrero de dos mil doce.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario núm. 417/2009 seguidos ante el Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona, a instancia de JEAN CASSEGRAIN SAS y LONGCHAMP SAS, representadas por el procurador Ignacio López Chocarro, contra COLUMNA MARQUETING PROMOCIONAL, S.A., representada por el procurador Rafael Ros Fernández. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de JEAN CASSEGRAIN SAS y LONGCHAMP SAS contra la sentencia de fecha 19 de octubre de 2010 .
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La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de JEAN CASSEGRAIN SAS y LONGCHAMP SAS y absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos formulados contra ellos con expresa imposición de costas a la actora".
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La representación procesal de JEAN CASSEGRAIN SAS y LONGCHAMP SAS interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para la votación y fallo del recurso el día 19 de octubre de 2011.
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Interviene como ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO SANCHO GARGALLO .
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JEAN CASSEGRAIN SAS (en adelante, CASSEGRAIN) compareció como titular del modelo industrial internacional DM/31.849 y LONGCHAMP SAS (en adelante, LONGCHAMP) lo hizo como la entidad que explota comercialmente este modelo industrial. Las actoras aducen que en el número 1.131 de la revista MIA (semana del 12 al 18 de mayo de 2008), se ofrecían como regalo promocional unos bolsos con una apariencia idéntica, o casi idéntica, al bolso nº 1621 de LONGCHAMP, cuyo diseño se encuentra protegido por el modelo industrial internacional DM/31.849, en concreto la versión 8.1 y 8.2.
En la medida en que estos bolsos infringen los derechos que el registro del modelo industrial afectado reconoce a su titular, se ejercitan acciones de violación frente a la entidad COLUMNA MARQUETING PROMOCIONAL, S.A. (en adelante COLUMNA MARQUETING), responsable de la fabricación e importación de dichos bolsos y de su primera comercialización. A estas acciones de infracción del diseño registrado se acumulan las de competencia desleal, a instancia de LONGCHAMP y frente a la demandada, por entender que la comercialización de estos bolsos constituiría un acto "objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe" ( art. 5 LCD ), además de un acto de confusión ( art. 6 LCD ), de imitación desleal ( art. 11.2 LCD ) y de aprovechamiento indebido de la reputación ajena ( art. 12 LCD ). Las acciones ejercitadas iban encaminadas no sólo a que se declarara la infracción del modelo industrial registrado y los actos de competencia desleal, sino también a que se condenara a la demandada a cesar en estas actuaciones y a abstenerse de volver a realizarlas en el futuro, a la destrucción de los bolsos infractores y a indemnizar a las actoras en 30.000 euros, así como al pago de las costas.
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La sentencia de primera instancia analiza, en primer lugar, la supuesta infracción del modelo industrial de la actora y concluye que el bolso comercializado por la demandada, ni en su posición abierta ni cerrado, produce la misma impresión general para el consumidor informado que el diseño de la actora. La sentencia pone el acento en las diferencias que impide esta "misma impresión general". Después, analiza cada uno de los ilícitos concurrenciales en que, según la demanda, habría incurrido la demandada al comercializar sus bolsos, en relación a la comercialización del bolso nº 1621 de LONGCHAMP: i) argumenta con detalle por qué no supone un acto incardinable en la cláusula general del art. 5 LCD ; ii) luego distingue muy bien entre los tipos previstos en el art. 6 y 12 LCD, que se refieren fundamentalmente a las formas de presentación, y el regulado en el art. 11 LCD, único bajo el que podrían ampararse las acciones de competencia desleal ejercitadas; iii) finalmente, estudia los requisitos del art. 11.2 LCD y concluye que no se cumplen en este caso pues, si bien los bolsos de la demandada imitan el bolso nº 1621 de LONGCHAMP, no se ha acreditado que este último tenga la singularidad competitiva que justifique la protección del art. 11.2 LCD, ni, por ende, el riesgo de confusión o el aprovechamiento de la reputación ajena, ni tampoco del esfuerzo ajeno.
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En su recurso de apelación, las actoras denuncian que el criterio seguido por la magistrada mercantil para juzgar sobre la infracción del diseño registrado es erróneo, pues centra su examen en comprobar si el bolso controvertido y el modelo industrial producen la misma impresión general, cuando, a tenor de lo previsto en el art. 9 de la Directiva comunitaria y del art. 47 LDI que la traspone, " la protección conferida por el derecho sobre un dibujo o modelo se extenderá a cualesquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta ". Además entiende que ha llevado a cabo el juicio de forma equivocada, pues no ha atendido correctamente a las similitudes entre el modelo de bolso registrado y el bolso controvertido, que no es simplemente que ambos sean plegables, pues las similitudes afectan a la forma, como informa el perito Sr. Baldú, y son tales que impiden apreciar una impresión general distinta. Luego, el recurso se extiende en cómo debe realizarse la comparación de conjunto.
El recurso también impugna la desestimación de las acciones de competencia desleal. Al respecto, argumenta que los bolsos comercializados por la actora son una copia servil del bolso nº 1621 de LONGCHAMP. A continuación argumenta la procedencia de aplicar los artículos invocados: arts. 5, 6, 11 y 12 LCD . Respecto del art. 5 LCD y frente a la jurisprudencia mencionada por la sentencia de primera instancia, el recurso argumenta que "no se ha invocado la cláusula general para que se aplique por si acaso se desestimase la infracción del resto de preceptos, sino que, aparte de considerar que el plagio de los bolsos de LONGCHAMP resulta en actos desleales confusión, imitación y aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, también es claramente contrario a las exigencias de la buena fe". El recurso también trata de desautorizar la distinción realizada por la sentencia entre los tipos previstos en los arts. 6 y 12 LCD, frente a los previstos en el art. 11 LCD, insistiendo en que procede aplicar los dos primeros al margen del uso que se haga de los signos distintivos. Después, el recurso expone por qué el comportamiento de la demandada constituye un acto de imitación desleal sancionado por el art. 11.2 LCD, para lo cual muestra que el bolso nº 1621 de LONGCHAMP tiene singularidad competitiva, la imitación llevada a cabo por la demandada es idónea para generar asociación por parte de los consumidores y, además, supone un aprovechamiento de la reputación y del esfuerzo de LONGCHAMP.
Infracción del diseño registrado
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Las partes no discuten ni la titularidad que CASSEGRAIN tiene sobre el modelo industrial internacional DM/31.849, ni tampoco su validez. Con la demanda se aportó como documento nº 9 (ff. 105 y ss.) el certificado de registro. En realidad este modelo industrial tiene varias versiones. El que se aduce haber sido infringido es la versión 8.1 y 8.2, según se presente el bolso abierto o cerrado:
Tampoco es controvertido que la demandada, COLUMNA MARQUETING, ha comercializado los bolsos que como regalo promocional ofrecía en el número 1.131 de la revista MIA (semana del 12 al 18 de mayo de 2008), uno de los cuales fue aportado con la demanda como documento nº 12, junto con un ejemplar de la revista (documento nº 10 de la demanda). La imagen de ese bolso abierto y cerrado responde a la siguiente:
La controversia gira en torno a si estos bolsos infringen el modelo industrial registrado de la actora, en concreto la reseñada versión 8.1 y 8.2.
Conforme al art. 45 LDI, el registro del diseño confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y también...
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