SAP Alicante 30/2012, 26 de Enero de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 30/2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Alicante, seccion 8 (civil) |
| Fecha | 26 Enero 2012 |
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA N.º 677 ( C- 23 ) 11.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 1130 / 09.
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.
SENTENCIA NÚM. 30/12
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a veintiseis de enero del año dos mil doce.
El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ALTER ENTORN, SA, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora
D.ª PATRICIA CORELLA CAMPELLO, con la dirección del Letrado D. ORIOL CASALS MADRID; siendo la parte apelada EM RESEARCH ORGANIZATION INC., representada por la Procuradora D.ª ENCARNACIÓN GARCÍA LORENTE, con la dirección de a Letrada D.ª SONIA GARCÍA BALLARÍN.
En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 19 de abril del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "que estimando parcialmente la demanda interpuesta por EM RESEARCH ORGANIZATION INC. contra ALTER ENTORN SL debo declarar y declaro:
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) la nulidad del registro de marca española nº 2.859.038 titularidad de la demandada
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) que el uso del signo EM con gráfico reproducido en el apartado 7 que efectúa la demandada en el tráfico económico para productos destinados a potenciar y/o regular el crecimiento de las plantas constituye infracción de las marcas de las actoras
Y debo condenar y condeno a la demandada:
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) A estar y pasar por la anterior declaración
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A cesar en el uso del signo indicado y de forma específica del nombres de dominio www.em-espana.es en el territorio de la Unión Europea
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A retirar del tráfico económico los productos en los que aparezca el signo distintivo indicado
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A destruir el material anterior en los términos del apartado 40, en caos de no procederse a la supresión u ocultamiento del signo por cualquier medio irreversible.".
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Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 14 / 12 / 11, en que tuvo lugar.
En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto, la extensión de los escritos de interposición del recurso y de oposición, y a permisos del magistrado ponente.
Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.- 1. Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de tres marcas comunitarias, sendas acciones de infracción de dichas marcas y de nulidad de una marca nacional registrada por la demandada (por haberlo sido de mala fe), la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la parcial estimación de aquélla.
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Con relación a la nulidad de la marca nacional registrada por la mercantil demandada, por haber sido registrada de mala fe ( art. 51.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante, LM), se declara dicha nulidad al entender, sobre la base de los antecedentes fácticos que se detallan en el fundamento de derecho tercero de dicha resolución, que, en el momento del registro, aquélla era plenamente consciente, por haber sido distribuidora de los productos signados con las marcas de la demandante, de que el signo de ésta ya se venía utilizando en el tráfico mercantil y que no se encontraba ya autorizada para usarlo tras la ruptura de la relación de distribución.
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En lo que respecta a la infracción de las marcas comunitarias de la demandante, se estima tan solo respecto de dos de los comportamientos denunciados por la actora: la comercialización, sin su autorización, de productos de igual clase que los de la actora, mediante un signo que genera confusión, y el uso de un dominio en Internet para la comercialización de los mismos. Consecuentemente con esta declaración de infracción marcaria, la sentencia determina los diferentes efectos inherentes a ella.
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La otrora demandante consiente el fallo estimatorio parcial de su demanda.
La demandada interpone recurso de apelación, articulado en una serie de motivos, que serán analizados en los siguientes fundamentos de esta resolución.
Se abordarán los distintos motivos de recurso siguiendo el propio orden de la resolución recurrida.
La nulidad de la marca nacional por mala fe.- 5. El art. 51.1.b) LM dispone que " El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe ". Como indica la Exposición de Motivos de la LM, " la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe ", y es por ello por lo que el artículo 51 dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
La sentencia recurrida declara la nulidad del registro marcario en atención al conocimiento que la demandada tenía de las marcas titularidad de la actora, por haber distribuido los productos signados con ellas.
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No está de más, antes de seguir adelante, y de descender a las particularidades del caso que nos ocupa, hacer una breve reseña de las resoluciones en que este Tribunal Español de Marca Comunitaria (con aplicación de la doctrina jurisprudencial elaborada al respecto por la Sala Primera del Tribunal Supremo) ha abordado el tema de la mala fe en el momento de la solicitud de registro, como presupuesto de la acción de nulidad, pues, aún referida alguna de ellas a marcas comunitarias, contienen razonamientos perfectamente extrapolables al supuesto ante el que nos encontramos.
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En la sentencia dictada en el conocido asunto PIQUADRO, de 4 de febrero del 2008, este Tribunal no compartió el criterio del magistrado de instancia (que consideró, a la vista de las "extraordinarias identidades concurrentes" entre la marca registrada y la de los demandantes, que el demandado la conocía y optó deliberadamente por su registro), ya que afirmamos que " el simple conocimiento de que el signo está registrado como marca comunitaria, y viene siendo usado en España para la distinción de ciertos productos no puede, per se, constituir mala fe, cuando el registro de ese signo idéntico se ha solicitado, y obtenido, para productos y servicios, en principio, no idénticos ni similares. Por tanto, la mera identidad del signo con el anterior registrado no es suficiente, por sí sola, para determinar la existencia de mala fe en el momento del registro" .
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En la sentencia de 23 de enero del 2009 razonábamos (con criterio mantenido en la posterior sentencia de 4 de febrero del 2009 ) que "Ya dijimos en nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2007 que la mala fe, a tenor de la dicción literal del artículo 51.1.b LM debe valorarse en el momento de la solicitud de la marca sin que quepa apreciar una mala fe sobrevenida en su concreto uso.
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De igual modo, tampoco está de más hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt ) sobre cuestión prejudicial planteada con relación a la interpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE ) nº 40/94, sobre la marca comunitaria, (que prevé la declaración de nulidad de una marca comunitaria, bien por la OAMI, bien por los tribunales de marca comunitaria, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe). En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntaba cuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 . Las partes mantuvieron al respecto posturas contradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditada cuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido en al menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otra parte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión; otra parte, que...
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