SJMer nº 5 59/2012, 17 de Febrero de 2012, de Barcelona
| Ponente | DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2012 |
| Número de Recurso | 399/2010 |
Juzgado Mercantil 5 Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 111
Barcelona Barcelona
TEL.: 935549465
FAX: 93 554 95 65
NUM. CUENTA BANCARIA DEL JUZGADO 3410-0000
N.I.G. 08019 - 47 - 1 - 2010 - 8002535
Procedimiento Procedimiento ordinario 399/2010 Sección 1ª7V
OBJETO DEL JUICIO: Mercantil
Parte demandante WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC, PFIZER INC, PZIZER, SA, LABORATORIOS PARKE DAVIS, SL, NOSTRUM FARM, SA y PHARMACIA GRUPO PFIZER, SL
Procurador ÁNGEL QUEMADA CUATRECASAS
Parte demandada FARMA RATIO, SL., LABORATORIOS CINFA, SA, KERN PHARMA, SL, MYLAN PHARMACEUTICALS, SL, LABORATORIO STADA, SL y ACTAVIS SPAIN, SA
Procurador FEDERICO BARBA SOPEÑA y IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO
SENTENCIA Nº 59/2012
Magistrado Juez: Daniel Irigoyen Fujiwara
Lugar: Barcelona
Fecha: 17 de febrero de 2012
Vistos por mí, Daniel Irigoyen Fujiwara, Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, los autos de juicio ordinario 3990/10, a instancia de WARNER- LAMBERT COMPANY LLC, PFIZER INC, PFIZER S.A., LABORATORIOS PARKE DAVIS S.L., NOSTRUM FARMA SA., PHARMACIA GRUPO PFIZER SL. representadas por el Procurador Ángel QUEMADA CUATRECASAS y asistidas por el Letrado Miquel MONTAÑA MORA contra (i) LABORATORIOS CINFA S.A., FARMA RATIO SL., KERN PHARMA S.L., MYLAN PHARMACEUTICALS SL., LABORATORIOS STADA SL representadas por el Procurador Federico BARBA SOPEÑA y asistidas por el Letrado Miguel VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES y contra (ii) ACTAVIS SPAIN S.A. representadas por el Procurador Ignacio LÓPEZ CHOCARRO y asistidas por el Letrado Javier HUARTE LARRAÑAGA resultan los siguientes
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- Las presentes actuaciones se iniciaron por demanda interpuesta por la actora. Admitida a trámite, se acordó dar traslado de la misma a las partes demandadas, con las prevenciones legales de rigor para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles.
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- Contestada la demanda en plazo legal por las demandadas, éstas formularon reconvención a la que se le dio el curso legal de rigor.
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- Una vez contestada la reconvención, se citó por providencia a las partes a fin y efecto de celebrar el acto de la audiencia previa, para el cumplimiento de los fines previstos en el art 414 y siguientes de la LEC .
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- El día indicado comparecieron la parte actora y la demandada. Una vez admitida la prueba propuesta se citó a las partes para el día del acto del juicio.
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- Celebrado el día del juicio, se practicaron las pruebas y se emitieron conclusiones quedando los autos para resolver.
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- El plazo legal para el dictado de la sentencia no ha podido ser respetado por imposible por la titánica carga de trabajo que pesa sobre este Juzgado y que casi cuatriplica el módulo anual recomendado por el C.G.P.J., la resolución de asuntos preferentes en materia principalmente concursal pues el Juzgado supervisa y gestiona la situación de insolvencia de más de 450 personas jurídicas y físicas, y naturalmente por la complejidad y extensión del asunto litigioso.
PRIMERO.- El pleito.
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- Demanda de WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, PFIZER INC, PFIZER S.A., LABORATORIOS PARKE DAVIS S.L., NOSTRUM FARMA S.A., PHARMACIA GRUPO PFIZER S.L.
En esta extensa demanda, la actora ejercita acciones por infracción de patente y competencia desleal de carácter declarativo, cesación, remoción e indemnización, de danos y perjuicios. Como fundamento de las mismas alega, en resumen sustancial, los "siguientes hechos:
(i) La actora es titular de la patente ES 2.304.335 (ES335), validada en España el 19 de mayo de 2010, que protege en diversas variantes (producto, composición, uso..etc..) una denominada Forma E de la Sal Magnésica de la Atorvastatina. Asimismo, es también titular de la patente ES 2.167.306 (ES306) caducada desde el 20 de julio de 2010 que protegía la Atorvastatina Calcica.
(ii) Los demandados antes de la expiración de la ES306 y antes de la concesión de la ES335 - en septiembre y octubre de 2009- iniciaron la comercialización de genéricos (EFG) que incorporan la forma E de la sal magnésica de la Atorvastatina protegida por la patente ES335. Los demandados, por tanto, con la comercialización de sus EFG infringen la patente ES335 desde que fue concedida.
(iii) Asimismo, estos EFG comercializados por los demandados son bioequivalentes y sustituibles con los medicamentos de Atorvastatina Calcica que estaban protegidos por la patente ES306. La comercialización de sus EFG en septiembre del 2009, posteriormente a la publicación de la solicitud y antes de la publicación de la concesión europea el 5 de mayo de 2010 (validada en España 19 de mayo) de la ES335 (que protege la forma E de la Atorvastatina magnésica), determinó por la bioequivalencia con los medicamentos de Atorvastatma Calcica la ocupación por los demandados de un 55% de la cuota de mercado de la Atorvastatina (cuando entonces era del 100% de la actora por la ES306, monopolio vigente hasta el 20 de julio de 2010). Esta ocupación o efecto en el mercado de la Atorvastatina supuso la creación de una barrera de entrada para la actora que había concebido una estrategia de negocio consistente en ser la primera empresa en lanzar sus propias EFG de Atorvastatina cuando caducara la ES306 al aprovechar la ventaja de que siendo su titular podría concluir los preparativos de comercialización antes que sus competidores hoy demandados. Esta barrera de entrada o efecto concurrencia! producido en el mercado de la Atorvastatina por los demandados al comercializar sus EFG, a la vez que una ventaja competitiva ilícita, configura un acto de obstaculización contrario al art. 4 LCD , al no tener justificación objetiva y afectar negativamente a la posición concurrencial que tenía el actor.
(iv) Consecuencia de la conducta de los demandados son los importantes daños y perjuicios causados cuyo resarcimiento como daño emergente y lucro cesante solicita la actora haciendo uso de los criterios que ofrece el art. 66 LP.
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- Contestación y reconvención de LABORATORIOS CINFA S.A., FARMA RATIO S.L.KERN PHARMA S.L., MYLAN PHARMACEUTICALS S.L., LABORATORIOS STADA S.L., de una parte, y ACTA VIS SPAIN S.A., de otra.
Estos demandados se opusieron a las pretensiones contra ellos ejercitadas por la actora afirmando que sus EFG no infringen la patente ES335 porque contienen una forma cristalina de Atorvastatina Magnésica distinta a la denominada Forma E. De hecho, sus EFG hallan amparo en una solicitud de patente anterior de RANBAXY LABORATORIES LIMITED, la WO2006117761 (WO761).
En cualquier caso, afirman que la ES335 es una patente nula y reconvienen en tal sentido ejercitando acción de nulidad por falta de novedad, actividad inventiva y por ampliación indebida de la patente a tenor de la solicitud (art. 138.1 CPE).
SEGUNDO.- Nociones introductorias.
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- Este "pantagruélico" pleito con escritos cruzados de más de 100 páginas y varios tomos de pruebas documentales responde al esquema habitual cuando de patentes se trata: frente a la demanda de infracción interpuesta por el titular de la patente, los demandados niegan la infracción y además reconvienen atacando de raíz el título de propiedad industrial por falta de los requisitos de patentabilidad.
2- En el caso de autos, los elementos principales sobre los que gira la controversia son los siguientes:
2.1-La actora es titular de la patente europea EP 1957452 (EP452), solicitada el 9 de noviembre de 2006, publicándose la solicitud el 16 de octubre de 2008 -doc 9- y publicada la concesión por la OEP el 5 de mayo de 2010. Fue validada en España mediante publicación en el BOPI el 19 de mayo de 2010 con la referencia ES. 2.304.335 (ES335). La fecha de prioridad se remonta al 21 de noviembre de 2005, fecha derivada de la US 738447P (US447).
La ES335 tiene por título "Formas nuevas del ácido [R-(R*,R*)]-2-(4-fluorofenil)- , -dihidroxi-5-(1-metiletil)-3-fenil-4-[(fenilamino) carbonill-1H-pirrol-1-heptanoico, de magnesio". Reivindica una determinada forma cristalina de Atorvastatina Magnésica denominada "Forma E" que se caracteriza por una elevada solubilidad en agua mayor que la Atorvastatina Calcica (1.11,12, p.7) lo que supone, según la descripción, una ventaja en formas de dosificación de liberación inmediata, dado que estas formas necesitan disolverse totalmente en el estómago antes de pasar al tracto digestivo (esto es útil cuando se precisa una actuación rápida y eficaz como, por ejemplo, el derrame cerebral).
La Forma E viene definida por su espectro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en estado sólido, informando la patente de su espectro analizando los átomos de carbono y flúor en que se compone la forma cristalina reivindicada.
La Reivindicación 1 se refiere a los datos RMN-Carbono: "Una forma E de atorvastatina de magnesio que tiene un espectro de RMN de 13C en estado sólido que contiene valores: 122,0, 128,9 y 137,8 ppm".
La Reivindicación 2 se refiere a los datos RMN-Flúor: "Una forma E de atorvastatina según la reivindicación 1, que tiene un espectro de RMN en 19F en estado sólido que contiene valores: -113,2,0, -118,9 y -122,1 ppm"
La Reivindicación 3 reivindica una composición farmacéutica que comprende la Forma E de la Atorvastatina de magnesio (R1 o R2) y al menos un excipiente, diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable.
Las Reivindicaciones 4, 5 y 6 son Reivindicaciones de uso (medicamento, tratamiento de ciertas enfermedades).
2.2.- Según me informan los peritos de las partes, un compuesto sólido presenta polimorfismo si con exactamente la misma estructura molecular la agrupación de sus moléculas en diferentes ordenaciones espaciales da lugar a cristales distintos (polimorfos) con propiedades igualmente distintas. Un ejemplo ilustrativo del fenómeno que se dice es el carbono que se presenta en la naturaleza de dos formas cristalinas diferentes: el diamante y el grafito.
La Atorvastatina Magnésica es un compuesto cristalino sólido que tiene la indicada capacidad de polimorfismo, esto es, sus...
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