SAP Madrid 86/2012, 12 de Marzo de 2012
| Ponente | PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ |
| ECLI | ES:APM:2012:5000 |
| Número de Recurso | 348/2011 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 86/2012 |
| Fecha de Resolución | 12 de Marzo de 2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00086/2012
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28
MADRID
C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27
Tfno: 914931988/9 Fax: 914931996
t6
Rollo: RECURSO DE APELACION 348/2011
Proc. Origen: P. Ordinario 179/2009
Órgano Procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid
Recurrente: GROTTO S.P.A
Procurador: Dña. Mª Teresa Rodríguez Pechín
Abogado: D. Emilio Alonso Langue
Recurrida: D. Ángel
Procurador: Dña. Mª José Bueno Ramírez
Abogado: Dña. María Baylos Morales
S E N T E N C I A nº 86/12
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
En Madrid, a 12 de marzo de 2012.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 348/2011 interpuesto contra la Sentencia de fecha22 de septiembre de 2010 dictada en el Procedimiento Ordinario número 179/09 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante GROTTO S.P.A. siendo apelada la parte demandada D. Ángel ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados. Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 14 de abril de 2009 por la representación de GROTTO S.P.A contra D. Ángel, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que
.dicte en su día Sentencia por la que:
DECLARE:
a) La caducidad total por falta de uso de las extensiones españolas de los registros de marca internacionales números 564.979 GAS BIJOUX (gráfica) y 572.551 BIJOUX GAS (gráfica) en las clases 14 y 25 del Nomenclátor Internacional
b) Subsidiariamente la caducidad parcial de dichas marcas para todos aquellos productos para los que no se acredite por la demandada un uso real y efectivo en el mercado.
Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.
En su escrito de contestación a la demanda presentada en fecha 29 de octubre de 2009, por la representación de la demandada se formuló reconvención cuyo suplico es del siguiente tenor:
" . dicte en su día Sentencia por la que se desestime la demanda de la entidad italiana GROTTO S.p.A. y, en su lugar, se estime la reconvención contra la misma en la que se:
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ACUERDE:
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La nulidad de la extensión española de la marca internacional nº 610.501, "JUST RIGHT GAS" de GROTTO, registrada en Clase 25, por estar incursa en la prohibición relativa contenida en el art. 6.1 de la Ley de Marcas, al ser incompatible y existir riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, con las extensiones españolas de las marcas internacionales nº 564.979 "GAS BIJOUX" y 572.551 "BIJOUX GAS", registradas para distinguir los productos de bisutería (Clase 14) y prendas de vestir (Clase 25), prioritarias de D. Ángel .
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Igualmente, acuerde dicha nulidad por incompatibilidad con los derechos prioritarios de D. Ángel, sobre su apellido Ángel, con arreglo a lo dispuesto en el art. 9.1 de la Ley de Marcas .
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Remitir mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que anote la cancelación registral de la extensión española de marca internacional 610.501 de GROTTO.
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DECLARE:
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Que, como consecuencia de lo anterior, el uso de la extensión española de la marca internacional 610.501, "JUST RIGHT GAS" para prendas de vestir de la Clase 25, constituye una infracción de los derechos de marca prioritarios de D. Ángel sobre las extensiones españolas de sus marcas internacionales.
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Que, igualmente, el uso de tal marca constituye una violación de los derechos de la personalidad de D. Ángel sobre su apellido.
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Que la conducta de GROTTO al plantear la presente acción de caducidad constituye un comportamiento antisocial del ejercicio del derecho, sancionado en el art. 7.2 del Código Civil que ha ocasionado a D. Ángel unos daños y perjuicios que deben ser reparados.
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CONDENE A GROTTO:
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A estar y pasar por las anteriores declaraciones
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A prohibirle cualquier clase de uso presente y futuro del signo "GAS" tanto prendas de vestir como para productos de bisutería y joyería o cualquier otro relacionado con el sector de la moda, ordenándole a cesar en la comercialización del mismo para dichos productos.
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A retirar del tráfico los productos,embalajes,
etiquetas, publicidad, etc. En los que esté consignado el signo
"GAS" y ceder, con fines humanitarios, con arreglo a la posibilidad dispuesta en el art. 41.1.d) de la Ley 17/2001 sobre marcas, a una ONG de su elección que actúe en el tercer mundo, y a su costa, los productos ilícitamente marcados, salvo que la naturaleza de los productos en cuestión permita la eliminación del signo si afectar a los mismos.
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A indemnizar a esta parte de los daños y perjuicios causados en fase de ejecución de sentencia, según el criterio estable ido en el art. 43.2.b) de la Ley de Marcas .
Todo ello con expresa imposición de costas a la actora reconvenida."
as seguirse el juicio por los trámites correspondientes, ercantil número 8 de Madrid dictó sentencia con fecha ispositiva es del siguiente tenor:
"I.- Con estimación parcial de la demanda presentada por GROTO SPA, debo declarar y declaro la caducidad de la marca internacional en su extensión española, mixta "BIJOUX GAS" Nº 572.551, titularidad de Ángel, para la clase nº 25 del Nomenclator internacional, y debo desestimar y desestimo toda otra solicitud.
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Con desestimación íntegra de la reconvención formulada por Ángel, debo declarar y declaro que no ha lugar a la nulidad relativa de la marca internacional en su extensión española, mixta "JUST RIGHT GAS", Nº 610.501, titularidad de GROTTO SPA, tal cual se solicitó por aquella parte reconveniente, ni a declarar por tal razón la infracción de la marca titularidad de Ángel, debiendo absolver a GROTTO SPA de todos los pedimentos accesorios a la pretensión.
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Debo condenar y condeno a Ángel al pago de las costas procesales generadas en las actuaciones procesales que derivan exclusivamente de la reconvención deducida, según tasación de las mismas que se realice en incidente promovido al efecto."
Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La sesión de deliberación y votación del presente asunto se realizó en fecha 8 de marzo de 2012.
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En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
En el litigio del que el presente recurso de apelación trae causa, la mercantil GROTTO S.P.A. interpuso demanda contra Don Ángel, titular de las extensiones españolas de los registros de marca internacionales números 564.979, GAS BIJOUX, y 572.551, BIJOUX GAS, ambas mixtas, ejercitando la acción de caducidad parcial, por falta de uso para productos de la Clase 25 (ropa), de dichas marcas al amparo del Art. 55-1,c) de la vigente Ley de Marcas .
Por su parte, el demandado Don Ángel dedujo demanda reconvencional ejercitando contra GROTTO S.P.A. acción de nulidad relativa de la extensión española de la marca internacional 610.501 de la que dicha entidad es titular.
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda inicial declarando la caducidad por falta de uso, para productos de la Clase 25, de la extensión española de la marca internacional 572.551 (BIJOUX GAS), y, por otra parte, desestimó íntegramente la demanda reconvencional. Disconforme con el sentido parcialmente desestimatorio del primero de dichos pronunciamientos, contra el mismo se alza GROTTO S.P.A. a través del presente recurso de apelación con el fin de que se declare igualmente la caducidad de la extensión española de la marca internacional 564.979 (GAS BIJOUX). Por su parte, Don Ángel, que ha consentido tanto el pronunciamiento parcialmente estimatorio de la demanda pronunciado en su contra como el que fue desestimatorio de su demanda reconvencional, impugnó la sentencia al exclusivo efecto de obtener la dispensa de la condena en costas de la que fue objeto en la instancia anterior por razón del fracaso de la indicada reconvención.
Constituye normativa legal de ineludible referencia para la resolución del presente recurso la siguiente:
-El Art. 55 de la Ley de Marcas establece que "..1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:..c) Cuando no hubiera sido usada conforme al art. 39 de esta Ley. ..".
-Según el expresado Art. 39, en lo que aquí interesa, "..1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.. ..4. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada. ..".
-El apartado 2 del mismo precepto...
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