ATS, 6 de Septiembre de 2011

1.- La representación procesal de "FIJACIONES TÉCNICAS DE TENERIFE S.L.", presentó el día 5 de noviembre de 2010 escrito de interposición de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, contra la Sentencia dictada, con fecha 25 de mayo de 2010, aclarada por el Auto de fecha 16 de junio de 2010 por la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 582/09, dimanante de los autos de juicio ordinario número 86/04 del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Las Palmas de Gran Canaria.

2.- Mediante Diligencia de ordenación de 25 de noviembre de 2010 se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de los litigantes el día 29 de noviembre de 2010.

3.- El Procurador D. CARLOS JOSÉ NAVARRO GUTIÉRREZ, en nombre y representación de "FIJACIONES TÉCNICAS DE TENERIFE S.L.", presentó escrito ante esta Sala con fecha 13 de enero de 2011 personándose en calidad de recurrente . El Procurador D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA en nombre y representación de "FIJACIONES CANARIAS S.L.", presentó escrito ante esta Sala con fecha 14 de diciembre de 2010 personándose en calidad de parte recurrida .

4.- Por Providencia de fecha 31 de mayo de 2011se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.

5.- Mediante escrito presentado el día 24 de junio de 2011 la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que el recurso cumple todos los requisitos exigidos en la LEC 2000 para acceder a la casación, mientras que la parte recurrida mediante escrito de fecha 24 de junio de 2011 se manifestó conforme con las posibles causas de inadmisión.

6.- Interpuestos por la parte recurrente dos recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación, se han efectuado los dos depósitos precisos para recurrir de conformidad con lo exigido por la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Jose Ramon Ferrandiz Gabriel

1.- Interpuestos recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, dichos recursos tienen por objeto una Sentencia dictada en un procedimiento ordinario sobre acción de cese de utilización de signos distintivos y de cese de actos de competencia desleal que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, esto es, la LEC 2000, fue tramitado en atención a la materia, con la consecuencia de que la vía adecuada para acceder a la casación es el cauce del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, tal y como se ha reiterado por esta Sala, en Autos, entre otros, de fechas 3 de mayo, 17 de julio y 9 de octubre de 2007, en recursos 54/2007, 304/2007 y 174/2004 .

Más en concreto la parte recurrente preparó RECURSO DE CASACIÓN al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, alegando que la sentencia de apelación vulneraba lo dispuesto en los artículos 34.2.b y

37.a de la Ley 17/01 de Marcas, en relación con el artículo 2 de la Ley 2/95, Reguladora de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, los artículos 177.2, 398 y 406 del Reglamento del Registro Mercantil y los artículos 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 20 de la Ley 3/91 de Competencia Desleal . Así mismo, citaba como infringidas las sentencias de esta Sala de 21 de octubre de 1994 (Recurso 2825/99 ), de 15 de abril de 2003 (Recurso 4393/97 ), de 16 de mayo de 2003 (Recurso 269/97 ), de 28 de julio de 2006, de 20 de marzo de 1998 (Recurso 775/94 ), de 25 de febrero de 2009 (Recurso 619/04 ) y de 24 de noviembre de 2006 (recurso 369/00 ).

El escrito de interposición de dicho RECURSO DE CASACIÓN se articula en base a tres motivos y que son los siguientes:

En cuanto al primero motivo se alega la vulneración de los artículos 34.2.b y 37.a de la Ley 17/01 de Marcas, en relación con el artículo 2 de la Ley 2/95, Reguladora de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, los artículos 177.2, 398 y 406 del Reglamento del Registro Mercantil y cita las sentencias de esta Sala de 21 de octubre de 1994 (Recurso 2825/99 ), de 15 de abril de 2003 (Recurso 4393/97 ), de 16 de mayo de 2003 (Recurso 269/97 ). Señala que se produce en el presente supuesto la vulneración de los artículos reseñados y la doctrina fijada en las sentencias citadas en las que se determina que la identidad de la denominación de las marcas ha de ser total y la distinción entre la confusión en las marcas y la confusión en las denominaciones sociales.

En el motivo segundo, se señala la vulneración del artículo 34.2.b de la Ley 17/01 de Marcas . Basa este motivo en el hecho de que la inclusión del término "técnicas" en la denominación social de la recurrente diferencia sustancialmente dicha denominación de la denominación social de la recurrida (afirmación contraria al parecer de la Sala de Apelación, la cual consideró dicho término como "meramente secundario", considerado dentro de su conjunto). En virtud de ello, considera la recurrente que dicha valoración de la Sala de apelación debe ser revisada, entendiendo que la conclusión a la que llega "es contraria a la lógica o al buen sentido", citando al efecto varias sentencias de esta Sala, entre ellas la de 12 de mayo de 1975 . Cita también en apoyo de sus pretensiones la Sentencia de esta Sala de 28 de julio de 2006 en la que se sienta la doctrina de que es necesario que la identidad entre los signos de la marca pueda tener influencia en la confusión entre los productos que pueda producirse en el mercado, concluyendo que en el presente caso "no puede admitirse un grado de semejanza tal con las marcas y nombres comerciales confrontados que haga imposible su convivencia en el tráfico mercantil" (afirmación, de nuevo, contraria al parecer de la Sala).

Por último, y en cuanto al motivo tercero, se alega la vulneración de los artículos 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 20 de la Ley 3/91 de Competencia Desleal, señalando que la sentencia de apelación incurre en el defecto inicial de no analizar de manera pormenorizada los supuestos de competencia desleal, considerando que "debían de haber sido objeto de un examen más riguroso y preciso". Cita al efecto la sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2009, en la que se manifiesta que no es acto de competencia desleal el que un trabajador o directivo pase a formar parte de otra empresa aprovechando su experiencia y conocimientos, lo que considera "echa por tierra todo lo relativo a D. Florencio,... sobre la que versan los fundamentos de la propia sentencia".

Igualmente preparó e interpuso RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, el cual se preparó alegando como motivo único la vulneración de las normas procesales reguladoras de las sentencia previstas en los artículos 209, 216, 217 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Articula la interposición de dicho recurso en dos motivos y que son los siguientes:

En el motivo primero, se manifiesta la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por considerar que la sentencia incurre en incongruencia.

En el motivo segundo, cita como normas infringidas los artículos 209 y 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil sobre la forma y contenido de las sentencias ya que entiende que la sentencia ha declarado probados hechos "sobre los que no se ha practicado prueba alguna".

Utilizado por la parte recurrente el cauce del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000 respecto del recurso de casación dicho cauce es el adecuado habida cuenta que el procedimiento se tramitó en atención a la materia, alegándose el interés casacional del asunto por oposición a la jurisprudencia de esta Sala al citar al menos dos sentencias con pronunciamientos que se dicen contrarios a la hoy recurrida en casación e infracción procesal.

2.- La Disposición Final 16ª, 1, regla 5ª dispone que cuando se interpongan conjuntamente los recursos de casación y de infracción procesal, procederá, en primer lugar, examinar si el primero es recurrible, para que en el supuesto de que no lo sea, inadmitir también el recurso de extraordinario por infracción procesal.

Pues bien, precisado lo anterior, EL RECURSO DE CASACIÓN incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000, esto es, de inexistencia de interés casacional

, pues basta examinar la Sentencia recurrida para comprobar como la misma no se opone a la doctrina del Tribunal Supremo alegada como infringida, ya que la parte recurrente, en todo momento, parte en su motivo primero de que no basta con que la denominación de la marca o el nombre comercial tengan una denominación similar sino que es necesaria una identidad total en la denominación y que no han de confundirse las marcas y las denominaciones sociales, eludiendo que la sentencia de apelación, tras el examen pormenorizado de los hechos y la valoración conjunta de la prueba concluye que la actora (hoy recurrida) se dedica a la comercialización de maquinaria y material de fijaciones bajo las marcas propias "FICAN, FIJACIONES CANARIAS" y "FITEN, FIJACIONES TENERIFE", en concreto aparece registrado bajo la marca nacional mixta "FITEN, FIJACIONES TENERIFE" y los nombres comerciales "FITEN, FIJACIONES TENERIFE" y "FIJACIONES CANARIAS", quedando acreditado en autos la notoriedad de dicha empresa en la Comunidad Canaria dentro de su sector (la sentencia de la Audiencia cita diversos medios de comunicación en los que se contrató publicidad de la hoy recurrida, así como diversas facturas por productos publicitarios de la empresa). Pero es más, después de analizar la conducta del ex empleado de la recurrida D. Florencio (a la que nos referiremos a continuación), la sentencia, después del examen de la prueba y tras un extenso razonamiento llega a la conclusión que motiva su decisión y no es otra que el cambio de denominación social de la recurrente (Antes "Alumbrado Técnico") por el de "Fijaciones Técnicas Tenerife", generó una acreditada y continuada confusión en el mercado . A esta conclusión llega después del exhaustivo examen de la prueba, citando diversos hechos significativos como el error en el envío de mercancías inicialmente destinadas a la recurrente "Fijaciones Técnicas Tenerife" y que acabaron en la sede de la recurrida "Fijaciones Canarias S.L." e incluso la felicitación de las fiestas navideñas por parte del despacho de abogados de la recurrente (como cliente suyo) por error a la recurrida, ya iniciado el camino que culminó con el presente pleito. Cita la sentencia de apelación resoluciones de esta Sala (la de 4 de julio de 2008 entre otras) en las que se fija el criterio "de la confusión en el consumidor" frente al de "la identidad nominal" como causa de incompatibilidad entre marcas diferentes.

En su motivo segundo, porque la recurrente parte en todo momento que el vocablo "Técnicas" incluido en la denominación social de la recurrente es el determinante para diferenciar ambas denominaciones "desechando toda identidad" entre ambas, lo que le lleva a aseverar que la afirmación de la sentencia resulta "errónea e insuficientemente razonada, apartándose de la suficiente razonabilidad" lo cual precisa de verificación casacional, eludiendo que la sentencia de apelación, nuevamente tras un riguroso examen de las pruebas y razonándolo debidamente llega a la conclusión de que la utilización del adjetivo "Técnicas" se trató de "una mera intercalación objetivamente idónea para pretender justificarse aparentemente frente a reclamaciones futuras", siendo su peso meramente secundario siendo los vocablos determinantes de la confusión "Fijaciones" y "Tenerife", nombres registrados por la hoy recurrida. Basa esta afirmación en que ha quedado probado en autos que la nueva sociedad nacida de la antigua "Alumbrado Técnico", comenzó a presentarse en el mercado (tras la incorporación a dicha empresa de D. Florencio ) de forma verbal como "Fijaciones", siendo una empresa del sector la que comunicó con la hoy recurrida pensando que era ella misma (ya se ha afirmado anteriormente que la recurrida "Fijaciones Canarias" era sobradamente conocida en el sector y en el ámbito territorial canario). Dicho lo cual, no puede hablarse de falta de razonabilidad y mucho menos de "falta de buen sentido" en el razonamiento de la sentencia de apelación.

Y finalmente, en su motivo tercero, porque la actora parte en todo momento de que no existe competencia desleal y que la sentencia "incurre en un defecto inicial de no analizar de manera pormenorizada los supuestos de competencia desleal", citando al efecto la sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2009 que considera "echa por tierra todo lo relativo a D. Florencio sobre lo que ha descansado la mayor parte de las alegaciones de la actora" (habla la sentencia citada de que no incurre en competencia desleal quien abandona una empresa funda otra, capta clientes y vende a precios más bajos), eludiendo en su interés que la sentencia de apelación determina que existió competencia desleal en la actividad de "Fijaciones Técnicas Tenerife S.L." y ello es así porque, dejando aparte la actitud profesional de D. Florencio, ya juzgada en otras instancias, han quedado acreditadas las prácticas desleales tales como la copia de catálogos comerciales (contenido prácticamente idéntico en cuanto a formato, fotografías...), fijación de precios más bajos que los ofrecidos por la actora (siempre ligeramente inferiores y basados en la utilización de la documentación sustraída por el Sr. Florencio relativa a los porcentajes de descuento), copia de elementos publicitarios (tarjetas, pegatinas, además de los mismos colores corporativos, rojo y negro) y la utilización de los servicios del Sr. Florencio mientras era empleado de la actora (hoy recurrida) quien suministró a la demandada la información de la empresa (listado de clientes, catálogos, prorcentajes de descuento...) de forma subrepticia, habiéndose aprovechado de dicha información confidencial.

En la medida que ello es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias de esta Sala citadas como infringidas, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha. En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida ( AATS, entre otros, 20 de marzo, 22 de mayo y 31 de julio de 2007, en recursos 1975/2003, 1553/2004 y 2038/2004 ).

3.- En cuanto al RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, la improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC 2000 . Por ello, el recurso extraordinario por infracción procesal también debe ser inadmitido al concurrir la causa de inadmisión contemplada en el art. 473.2.1º, en relación con la mencionada Disposición final decimosexta, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC 2000 .

4.- Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC 2000, dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

5.- Siendo inadmisible el recurso de casación ello determina la pérdida de los depósitos constituidos

, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

6.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.

1. ) NO ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de "FIJACIONES TÉCNICAS DE TENERIFE S.L.", contra la Sentencia dictada, con fecha 25 de mayo de 2010, aclarada por Auto de fecha 16 de junio de 2011, por la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 582/09, dimanante de los autos de juicio ordinario número 86/04 del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Las Palmas de Gran Canaria, CON PÉRDIDA de los depósitos constituidos.

2. ) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3. ) IMPONER las costas a la parte recurrente.

4. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de esta resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala. De conformidad con lo dispuesto en el art. 483.5 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.