SAP Madrid 88/2011, 18 de Marzo de 2011
| Ponente | PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ |
| ECLI | ES:APM:2011:3392 |
| Número de Recurso | 236/2010 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 88/2011 |
| Fecha de Resolución | 18 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
SENTENCIA: 00088/2011
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28
MADRID
t6
C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27
Tfno : 914931988/9 Fax : 914931996
Rollo : RECURSO DE APELACION 236/2010
Proc. Origen : Procedimiento Ordinario 573/06
Órgano Procedencia : Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid
Recurrente /Recurrido: CHOCOLATE SKATEBOARD, SL
Procurador : D. Oscar Gil de Sagredo Garicano
Abogado : D. José Luis López Gutiérrez
Recurrente/Recurrido: D. Gregorio
Procurador : D. Oscar Gil de Sagredo Garicano
Abogado : D. Alberto Domínguez Salgado
Recurrente/Recurrido: GIRL SKATEBOARD COMPANY INC.
Procurador: D. Rafael Gamarra Megías
Letrado: D. Carlos González-Bueno
S E N T E N C I A Nº 88/11
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ÁNGEL GALGO PECO
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ
En Madrid, a 18 de marzo de dos mil once.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ÁNGEL GALGO PECO, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 236/10 interpuesto contra la Sentencia de fecha 16 de marzo de 2009 dictado en el procedimiento ordinario número 573/06 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelantes y apelados, la demandante y los demandados y, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 15/11/2006 por la representación de la entidad GIRL SKATEBOARD COMPANY, Inc. contra CHOCOLATE SKATEBOARD, SL y contra D. Gregorio, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba " se dicte sentencia en la que:
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PRETENSION PRINCIPAL: ACCION REIVINDICATORIA DE LAS MARCAS LITIGIOSAS
1.1. Declare que GIRL SKATEBOARD CO.INC. ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre los signos distintivos litigiosos.
1.2. Declare que las marcas litigiosas han sido solicitadas en fraude de los derechos de GIRL SKATEBOARD CO.INC. y con mala fe.
1.3. Declare que la propiedad de las marcas litigiosas corresponde a GIRL SKATEBOARD CO. INC.
1.4. Ordene la transferencia de las marcas litigiosas a favor de GIRL SKATEBOARD CO. INC., remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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PRETENSION SUBSIDIARIA: DECLARACION DE NULIDAD PARA EL CASO DE QUE NO SE ESTIMASE LA ACCION REIVINDICATORIA
2.1. Declare que las marcas litigiosas son nulas por haber sido solicitadas de mala fe.
2.2. Declare que las marcas litigiosas son nulas por incurrir en la prohibición del art. 6.2.d) de la Ley de Marcas .
2.3. Declare que la marca GIRL-SKATEBOARD (REGISTRO Nº M 2301047) además es nula por violar el artículo 8 del Convenio de la Unión de París.
2.4. Ordene la cancelación de las marcas impugnadas, remitiendo el efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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PRETENSION MAS SUBSIDIARIA: DECLARACION DE CADUCIDAD PARA EL CASO DE QUE NO SE ESTIME LA REIVINDICACIÓN NI LA NULIDAD
3.1. Declare que las marcas litigiosas han caducado por falta de uso (art. 55.1.c. de la Ley de Marcas ) o porque a consecuencia del uso que de ella hayan podido hacer las demandadas, la marca puede inducir al público a error, acerca de la calidad o la procedencia geográfica (art. 55.1.c de la Ley de Marcas )
3.2. Ordene la cancelación de las marcas impugnadas, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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PRETENSION ACUMULATIVAS QUE SE EJERCITAN EN TODO CASO.
4.1. Declare que el registro y posterior uso de las marcas litigiosas constituyen actos de violación de las marcas prioritarias de GIRL SKATEBOARD CO. INCO. y genera actos de competencia desleal.
4.2 Condene a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
4.3 Condene a las demandadas cesar en cualquier clase de uso de los distintivos "chocolate" "girl" "girl scateboard", "fourstar" o "royal", con o sin gráfico, absteniéndose en los sucesivo de registrar a su favor o utilizar cualquier otro signo que resulta confundible con las marcas prioritarias de GIRL SKATEBOARD CO. INC.
4.4 A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figuren los distintivos objeto de la acción.
4.5 A indemnizar a las demandantes (i) los daños morales irrogados en un importe de 20.000 euros (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el 8% a la cifra de negocio realizada por la demandada con las marcas litigiosas (iii) y en todo caso, el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados"
Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de marzo de 2.009 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor :
" Que estimando parcialmente la demanda interpuesta seguida a instancia de la entidad GIRL SKATEBOARD COMPANY, INC, representada por el Procurador Sr. Gamarra Megías y asistida del letrado
D. Carlos González Bueno; contra la mercantil CHOCOLATE SKATEBOARD, S.L., representado por el Procurador Sr. Gil de Salgado y asistido del Letrado D. José Luis López Gutiérrez; y contra D. Gregorio, representado por el Procurador Sr. Gil de Salgado y asistido del Letrado D. Alberto Domínguez Salgado; debo:
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- Declarar que la actora ostente un derecho preferente respecto a las demandadas sobre los signos distintivos señalados en el hecho 4º de la demanda;
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- declarar que las marcas señaladas en el hecho 5º de la demanda han sido solicitadas por las demandadas en fraude de los derechos de la actora y con mala fe; siendo tales:
Marca: "CHOCOLATE SKATEBOARD"; Clase 28ª, Registro de Marca nº : M-2067901;
Marca: "GIRL-SKATEBOARD"; Clase 28ª; Registro de Marca nº : M-21522070;
Marca: "FOURSTAR"; Clase 25ª; Registro de Marca nº 2301044;
Marca: "ROYAL"; Clase 25ª; Registro de Marca nº : M-2301045;
Marca Mixta: "ROYAL"; Clase 28ª; Registro de Marca nº: M-2658237
Marca: "CHOCOLATE SKATEBOARD"; Clase 25ª; Registro de Marca nº : M-2301046
Marca: "GIRL-SKATEBOARD"; Clase 25ª; Registro de Marca nº: M-2301047;
Marca Mixta: "GIRL"; Clase 28ª; Registro de Marca nº: M-2618238;
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- declarar que la titularidad de dichas marcas corresponde a la actora;
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- ordenar la transferencia de la titularidad registral de dichas marcas a favor de la actora, remitiendo para ello el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.)
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- desestimar las demás pretensiones formuladas, absolviendo a las demandadas respecto a las mismas;
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- sin hacer imposición de las costas. "
Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante y de los demandados se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
La sociedad de nacionalidad norteamericana GIRL SKATEBOARD COMPAÑY INC (en adelante, GIRL) ejercitó frente a CHOCOLATE SKATEBOARD S.L. y Don Gregorio (en adelante nos referiremos a ellos, conjuntamente, como CHOCOLATE) típicas acciones marcarias respecto de una serie de distintivos (diferentes marcas españolas cuyos elementos denominativos son CHOCOLATE SKATEBOARD, GIRL SKATEBOARD, FOURSTAR, ROYAL y GIRL), haciéndolo de manera escalonada y bajo la fórmula de acumulación subsidiaria: en primer lugar, la acción reivindicatoria fundada tanto en el Art. 2-2 de la Ley de Marcas ("..Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el art. 39 .."), como en el Art. 10 ("1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2 . El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el art. 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del art. 2 "); en su defecto, y solo para el caso de no apreciarse la acción precedente, ejercitó la acción de nulidad, tanto por virtud de lo dispuesto en el Art. 51-1, b) de la misma ley (".. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:.. b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe..") como por incurrir en la prohibición de registro prevista en el Art. 6-2,d); y, finalmente, por si ninguna de las acciones anteriores alcanzase éxito, ejercitó también a la acción de caducidad, tanto referida a la caducidad por falta de uso del Art. 55-1 como por inducir a error como consecuencia de su forma de uso, causa prevista en el apartado c)...
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