STSJ Comunidad de Madrid 1585/2011, 20 de Octubre de 2011
| Ponente | JOSE DANIEL SANZ HEREDERO |
| ECLI | ES:TSJM:2011:12272 |
| Número de Recurso | 111/2008 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 1585/2011 |
| Fecha de Resolución | 20 de Octubre de 2011 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 01585/2011
RECURSO 111/2008
SENTENCIA NÚMERO 1585
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
---- Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Bosch Barber
------------------En la Villa de Madrid, a veinte de octubre de dos mil once.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 111/2008, interpuesto por la mercantil PFIZER INC., representada por el Procurador Dª. Oscar García Cortés, contra la resolución dictada el 23 de octubre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 11 de junio de 2007, por la que se denegaba la petición de publicar la adicción de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº. 91305137.1, en base al artículo 70 ADPIC . Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado, y la mercantil MEDICHEM, S.A., representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 13 de enero de 2009, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 23 de marzo de 2009 (Abogado del Estado) y 22 de junio de 2009 (Laboratorios Alter), en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron en sendos escritos, en los que reiteraron sus respectivos pedimentos.
Con fecha 22 de octubre de 2011 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.
El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 23 de octubre de 2007 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 11 de junio de 2007, por la que se denegaba la petición de publicar la adicción de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea nº. 91305137.1, en base al artículo 70 ADPIC ; dicha solicitud fue presentada por la aquí recurrente en el mes de abril de 2007 y en la misma se invocaba los artículos 27 y 70 ADPIC, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 2424/1986, relativo a la aplicación del Convenio de Patentes Europeas, solicitando que por la Oficina Española de Patentes Y Marcas se declarase que con la presentación del escrito inicial y los documentos con él acompañados, con la aportación completa del fascículo de la patente europea, "se han cumplido los requisitos que, de acuerdo con la legislación aplicable, determinan la plena protección en España de la materia existente contenida en la en la patente europea" de referencia o, de forma subsidiaria, se informase de los requisitos omitidos.
Las precitadas resoluciones consideran inaplicables al presente caso el artículo 70.2 del ADPIC a los fines pretendidos por el solicitante, aquí recurrente.
Por el contrario, la aquí recurrente viene a sostener, en síntesis, la plena aplicabilidad del ADPIC, por lo que sostiene la posibilidad de que pueda postularse la adición de nuevas reivindicaciones de producto a la patente europea objeto del presente procedimiento.
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, así como la codemandada personada, consideran que las resoluciones impugnadas son conformes a Derecho.
La cuestión de fondo suscitada en el presente procedimiento, sobre el intento de ampliar o adicionar reivindicaciones de producto a una patente que originariamente se encontraba sujeta a la Reserva española, la protección de la patente que nos ocupa, ya fue examinada en el procedimiento seguido ante esta misma Sala y Sección bajo el número 1.443/2006, si bien en ella se analizaba la procedencia o improcedencia del procedimiento previsto en el artículo 12 del Real Decreto 2.424/1986 sobre "revisión de traducción de la patente", y que finalmente desembocó en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2010, recaída en el Recurso de casación núm. 6.669/2009 .
Con carácter previo al examen del fondo del asunto sometido a nuestra consideración, por evidentes razones lógico- jurídicas, debemos abordar la solicitud de la representación procesal de la codemandada MEDICHEM, S.A., contenida en el escrito presentado en fecha 19 de octubre de 2011, de suspensión del presente procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada por Grecia en fecha 8 de agosto de 2011, relativa a la aplicación de los artículos 27 y 70 del ADPIC y, con carácter subsidiario, se proceda por este Tribunal a promover la correspondiente cuestión prejudicial, completando la griega, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la luz del Protocolo nº 8 del Tratado de adhesión de España a la Comunidad Europea.
Para dar adecuada respuesta a la expresada pretensión, estimamos necesario realizar unas breves consideraciones sobre la adhesión de la España a las Comunidades Europeas y ello en relación con el Derecho de Patentes.
Uno de los requisitos que se exigió al Estado español con motivo de su adhesión a las Comunidades Europeas en el año 1986 fue que modernizara su Derecho de patentes, de modo que el estándar de protección de las invenciones en España fuera como mínimo equivalente al de los demás Estados miembros de la Comunidad. No obstante, al igual que en otros muchos sectores, se permitió que dicha modernización se hiciera de manera progresiva, lo cual se tradujo en la exclusión de la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos durante un período transitorio. En concreto, no se admitió la inclusión de reivindicaciones de producto en patentes relativas a productos químicos y farmacéuticos solicitadas antes del 7 de octubre de 1992.
Dicha exclusión fue posible gracias al art. 167.2 del Convenio de las Patentes Europeas de 1973, el cual contiene un catálogo de reservas que el Convenio permite formular a los Estados parte en el momento de adherirse al mismo:
"Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever:
Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos, farmacéuticas o alimenticios como tales, no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección conferida por la patente en la medida en que se refiera a un procedimiento de fabricación o utilización de un producto químico o a un procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico o alimentario".
El artículo transcrito permite a los Estados formular una reserva sobre todas las materias enunciadas en el mismo, pero sólo sobre ellas, al tratarse de una lista cerrada (numerus clausus), tal como precisa el apartado 1 del propio art. 167 :
"Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, solamente podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2".
Con base en el artículo transcrito, en el Protocolo núm. 8 del Tratado de 12 de junio de 1985 de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, se incluyó la siguiente declaración:
"El Reino de España se adherirá al Convenio de Munich de la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 dentro de los plazos señalados para poder invocar, sólo para los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del art. 167 del mencionado Convenio ".
Como se habrá observado, de entre el conjunto de facultades que confiere el art. 167.2 a) del Convenio de las Patentes Europeas, España declaró que en el momento de adherirse al Convenio de las Patentes Europeas invocaría las disposiciones del art. 167 únicamente para los productos químicos y farmacéuticos. Y eso es precisamente lo que hizo en la Reserva formulada en el Instrumento de 10 de julio de 1986, de adhesión al Convenio de las Patentes Europeas (BOE número 234, de 30 de septiembre de 1986 ):
"Conforme a lo previsto en el art. 167.2 a), las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España".
Esto es, la Reserva afecta únicamente a las " patentes europeas, en la medida en que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales ". Con ello se quiso excluir que durante el período transitorio surtieran efecto en España las reivindicaciones de patentes europeas que protegieran productos químicos y farmacéuticos como tales, es decir, que protegieran el producto como entidad física. En cambio, no quedaron afectadas por la Reserva las reivindicaciones de otro tipo, como, por ejemplo, las de procedimiento o las de uso.
Por lo que hace referencia a las consecuencias jurídicas derivadas de la expresada Reserva,...
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