SAP Alicante 33/2011, 27 de Enero de 2011
| Ponente | FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN |
| ECLI | ES:APA:2011:845 |
| Número de Recurso | 290/2010 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 33/2011 |
| Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA N.º 290 ( C 13 ) 10.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 748 / 05.
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.
SENTENCIA NÚM. 33/11
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a veintisiete de enero del año dos mil once.
El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por WALFOOD, SA, apelante por tanto en esta alzada, representado por el Procurador D. DANIEL DABROWSKI PERNAS, con la dirección del Letrado D. JORGE GRAU MORA; siendo la parte apelada CAVIAR PETROSSIAN, SA, de un lado, y ARIMPEX PROMOQUALITÁ, SL y CHATKA HISPANIA, SL, representadas, respectivamente, por los Procuradores D.ª PILAR FUENTES TOMÁS y D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección respectiva de las Letradas D.ª SANDRA GARCÍA CABEZAS y D.ª CRISTINA VENDRELL COLL.
En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 15 de enero del 2010, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la demanda interpuesta por CHATRKA INTERNACIONAL SA contra ARIMPEX PROMOQUALITA SL, CHATKA HISPANIA SL, CAVIAR PETROSSIAN SA y SADCO FRANCE SA absolviendo a las demandadas de las pretensión es contra ellas formuladas" . Dicha resolución fue aclarada mediante auto de 4 de febrero del 2010, cuya Parte Dispositiva establece lo siguiente: "SE RECTIFICA Sentencia nº 16/10, de 15 de enero de 2010, en el sentido de que en el fallo no se dice por omisión y deber decir " las costas causadas se imponen a la parte actora" . "
Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 14 / 12 / 2010, en que tuvo lugar.
En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.
Planteamiento del litigio.- 1. Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de una marca comunitaria
(n.º 943.670, denominativa, CHATKA, que distingue productos de la clase 29 del Nomenclátor), acción de nulidad de una marca internacional (marca mixta n.º 554.373-A, consistente en una etiqueta en que aparece la palabra CHATKA y el dibujo de un cangrejo, que fue solicitada en la OMPI, para productos de la clase 29, el 18 de mayo de 1990, y que produce efectos en España en virtud de registro producido en la OEPM con fecha de concesión 1 de junio de 1993, publicada el 10 de septiembre de dicho año), acción de nulidad de una marca española (denominativa, CHATKARIMPEX, n.º 2.579.060, solicitada el 27 de enero del 2004 y registrada el 15 de diciembre de ese año) y acción por infracción de marca comunitaria, la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la íntegra desestimación de aquélla.
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Con relación a la acción de nulidad de la marca internacional basada en los arts. 14 y 48 de la Ley de Marcas 32/1988, aplicable al caso por razones temporales (nulidad por tratarse de una marca registrada por el agente o representante del titular de la misma, si su autorización y sin justificación), razona la sentencia que no existió mala fe en dicho agente, por lo que se ha producido la prescripción de la acción, de conformidad con el art. 48.2 citado; y respecto a la nulidad por mala fe (sustentada en el art. 51.1.b de la vigente Ley de Marcas, 17/2001 ), se desestima la demanda porque ni la mala fe se ha acreditado, ni resulta de aplicación la invocada Ley 17 / 2001, sin que la Ley 32 / 1988 contemplara la posibilidad de declaración de nulidad de la marca por mala fe en el solicitante.
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Respecto a la acción de nulidad de la marca española, con sustento en el art. 51.1.b) LM 17 / 2001, se desestima porque no se ha probado mala fe en el solicitante y porque, siendo de aplicación la LM del año 1988, esa causa de nulidad no estaba contemplada en la norma.
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Respecto a la acción de nulidad de la marca española, basada en causa relativa (registro de un signo similar para productos idénticos, con riesgo de confusión) se desestima la demanda con el argumento de que dicha marca es una derivación de la marca internacional prioritaria y, en la medida en que no se ha declarado la nulidad de ella, tampoco pueda declararse la de la marca nacional posterior del mismo titular.
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En lo concerniente a la acción por infracción de la marca comunitaria, se desestima la demanda porque ARIMPEX PROMOQUALITA, SL está haciendo uso, en definitiva, del elemento dominante ("CHATKA") de la marca internacional citada, de la que es titular desde el 14 de diciembre del 2004. Por tanto, es legítimo que use dicho signo.
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Recurre la sentencia la otrora parte demandante, reproduciendo las alegaciones vertidas en la primera instancia. El objeto del pleito queda, pues, reproducido en todos sus términos en esta segunda instancia.
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Hemos de señalar con carácter previo que, aunque el Reglamento núm. 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que entró en vigor el 13 de abril de 2009, habida cuenta de la fecha en la que ocurrieron los hechos, el litigio sigue rigiéndose ratione temporis por el Reglamento núm. 40/94 (RMC).
Sobre la prescripción de la acción de nulidad de la marca internacional registrada por el agente del titular del signo (Art. 14 LM 32/1988 ). Falta de prueba de mala fe en el solicitante en el momento del registro.- 8. La pretensión de declaración de nulidad encuentra su acomodo, según se indica en la demanda, en el art. 14 LM 32 / 1988 ; ley que, como se ha indicado en el anterior fundamento, y no es objeto de discusión por las partes, resulta de aplicación al caso que nos ocupa, ya que era la vigente a la fecha del registro de la marca internacional (disposición transitoria 2ª LM 17 / 2001 ).
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Recordemos que el art. 14 LM establecía que " 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro país de la Unión de París, no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de éste. 2. Dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en los arts. 3, 26 y 48 de la presente Ley, el titular de la marca podrá bien, oponerse a la solicitud presentada por su agente o representante, bien, si la marca hubiera sido concedida, pedir su anulación, o bien reivindicar la marca o la solicitud de marca " (ciertamente, el contenido de este precepto es muy similar al del art. 10 LM 17 / 2001, que establece, bajo la rúbrica " Marcas de agentes o representantes ", que " 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2 . El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el art. 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del art. 2 "). El art. 14 LM tenía su antecedente en el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París, que establece que " Si el agente o representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de una marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la Ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones ".
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Por tanto, y según el número segundo del citado art. 14 LM, la petición de la anulación de la marca registrada por el agente o representante de un tercero que sea titular de la misma en otro país de la Unión de París, deberá formularse dentro del plazo y condiciones establecidos en el art. 48 . Este precepto, en su número segundo, dispone que " La acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas en contra de lo dispuesto en los art. 12, 13 y 14 prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», a no ser que el registro de la marca se hubiere solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible ".
En definitiva, el régimen de prescripción de las acciones de anulación establecidas en el art. 14 LM es el siguiente: si el registro de la marca se solicitó de mala fe, la acción es imprescriptible; si no existió mala fe en el solicitante, la acción prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro.
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En el caso concreto que nos ocupa, y salvo que el registro de la marca internacional mixta n.º...
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