STS, 23 de Febrero de 2011

"Uniprensa, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 308/2007 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de julio de 2007 que en alzada acordó la inscripción de la marca número 2.647.727, "Guía del Oci".

Segundo.- En su escrito de demanda, de 24 de enero de 2008, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso contencioso-administrativo, declare nulo y no conforme a Derecho el Acuerdo de fecha 17 de abril de 2007 [sic] por el que se estimó el correspondiente recurso de alzada interpuesto de adversa, condenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como revocar y anular por no ajustarse a Derecho la referida resolución recurrida, y por todo ello denegar el registro de la marca nº 2.647.727 'Guía del Oci' en clase 16". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 7 de marzo de 2008, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que desestime el recurso contencioso-administrativo confirmando el acto impugnado".

Cuarto.- "Taznia Media, S.L." contestó igualmente a la demanda con fecha 9 de abril de 2008 y suplicó sentencia por la que "se desestime el recurso interpuesto por 'Uniprensa, S.A.' y se declare no haber lugar a las pretensiones de la demanda, confirmando la concesión de dicha marca nº 2.647.727 'Guía del Oci' (clase 16ª) a favor de mi representada, con expresa imposición de costas a la parte recurrente". Por otrosí solicitó igualmente el recibimiento a prueba.

Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 23 de abril de 2008 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 21 de abril de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º.- Estimar el presente recurso contencioso-administrativo y, en consecuencia, anular, por no ser conforme a Derecho, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de abril de 2007. 2º.- Denegar el registro de la marca nº 2.647.727, 'Guía del Oci', denominativa, en clase 16. 3º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Sexto.- Con fecha 25 de junio de 2010 "Taznia Media, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3908/2010 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional "por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de los artículos 6, 8 y 46.5 de la Ley 17/2001, de Marcas , así como de la jurisprudencia.

Séptimo.- "Uniprensa, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación íntegra con imposición de costas a la recurrente.

Octavo.- El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso solicitó su desestimación con costas.

Noveno.- Por providencia de 14 de enero de 2011 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de febrero siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 21 de abril de 2010 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Uniprensa, S.A." y, en consecuencia, anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de julio de 2007 que había accedido al registro de la marca número 2.647.727, "Guía del Oci", para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en concreto "una publicación".

A la inscripción de la marca número 2.647.727, "Guía del Oci", solicitada por "Taznia Media, S.L.", se habían opuesto diversas entidades, entre las que figuraba "Uniprensa, S.A." como titular de las marcas números 2.134.071 (4) ("Guía de l'Oci de Barcelona"), 2.134.072 (2) ("Guía de l'Oci de Catalunya"), 954.582 (4) ("Guía del Ocio de Barcelona") y 2.021.669 (6) ("Guía del Ocio la Semana de Barcelona"), que amparan productos de la misma clase, en concreto "publicaciones, revistas y periódicos" las dos primeras y "una publicación" las dos últimas.

Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas, que inicialmente había denegado el registro de la nueva marca por su incompatibilidad con las prioritarias, accedió en alzada a su inscripción con el siguiente razonamiento:

"Aun dándose la relación aplicativa, no hay riesgo de error y, por ello, no es aplicable la prohibición citada, pues los distintivos 'Guía del Oci' y 'La Guía Tortosa Cultura y Oci', y otras con esa misma estructura y otros vocablos geográficos, y 'Guía de L'Oci de Barcelona' y otras con la misma estructura y otros vocablos geográficos, atendiendo a que el recurrente es el primer titular de la marca Guía del Ocio, teniendo, además, otras con esos términos a los que se añade otros vocablos geográficos, como Guía del Ocio de Alicante, y atendido, por último, a que la marca, en sí, tiene escasísimas dotes de creatividad y a que el recurrente es el primer titular con ese distintivo, se deben entender como suficientemente desemejantes como para poder convivir, pues el examen de éstos debe hacerse desde una perspectiva estructural, global, atendiendo a todos sus elementos",

Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:

" Este Tribunal, en sentencia dictada el 1 de septiembre de 2004, en el recurso contencioso nº 259/2001 , en el que por Uniprensa, S.A. se impugnaba la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 14 de diciembre de 2000, se había estimado el recurso de alzada formulado contra la resolución, de 7 de febrero de 2000, que había concedido la solicitud de la marca nº 2.203.728/4, 'Guía del Oci', denominativa, en clase 16, afirmó en su FJ 3º, al suscitarse la concurrencia de un supuesto de prohibición absoluta del artículo 11.1.a) de la 32/1998, de 10 de noviembre , de Marcas -hoy artículo 5.1.b) Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas -, al considerar que la denominación 'Guía del Oci' tiene un carácter meramente genérico y, por ello, carece de fuerza distintiva para identificar una publicación de sus características, y singularizarse respecto de otras de análogo contenido, que debía tenerse en cuenta 'que la cuestión debatida ha sido ya examinada y resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2003 , la cual, examinando la virtualidad de una marca similar a la que ahora se recurre, declaró que 'tales elementos idénticos 'Guía del Ocio', son comunes y de dominio público, siendo incluibles dentro de lo que la doctrina y jurisprudencia denomina genericidad impropia, y como tales no son susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie, lo que no impide el acceso al Registro para diferentes títulos, siempre que vayan acompañados de otros elementos diferenciativos..., y ello explica que existan otros precedentes administrativos de concesión de otras marcas 'Guías de Ocio'.'

En consecuencia, si la marca 'Guía del Ocio', sin otro aditamento, ha de ser considerada genérica, tal y como ha declarado la expresada sentencia del Tribunal Supremo, a la misma conclusión deberá llegarse en cuanto a la marca ahora discutida 'Guía del Oci', que no es más que la traducción -aunque incorrecta- de aquella expresión a la lengua catalana, puesto que la locución procedente sería la de 'Guía de l'Oci'.

Pues bien, por aplicación de principio de unidad de doctrina, debe estarse a lo ya declarado por este Tribunal en la sentencia citada al tratarse de un supuesto idéntico, y por ello procede la estimación del presente recurso contencioso-administrativo".

Cuarto.- "Taznia Media, S.L." formula dos motivos de casación contra la sentencia. En el primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , aduce que se ha producido un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales. A su juicio, dado que no fue debidamente emplazada en el recurso número 259/2001, concluido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 1 de septiembre de 2004 a la que se remite la ahora impugnada, esta sentencia de 1 de septiembre de 2004 "carece de validez alguna".

El motivo no puede ser estimado. Ni siquiera llega a denunciar que en el proceso y en la sentencia ahora objeto de debate se haya producido realmente el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio. La infracción que "Taznia Media, S.L." denuncia lo es respecto de un proceso anterior (el ya citado 259/2001) en el que se dictó una sentencia que ganó firmeza en su día. Si en el curso de aquel proceso se vulneraron o o no las normas que rigen los actos y garantías procesales es algo que, lógicamente, no podemos apreciar ahora.

La propia recurrente reconoce que tuvo conocimiento por primera vez de la existencia del recurso 259/2001 y de la sentencia que le puso fin, de 1 de septiembre de 2004 (que denomina sentencia sobre la "primera marca Guía del Oci"), cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 2005 la anulación de la marca 2.203.728 "Guía del Oci" cuya inscripción, obtenida en la vía administrativa, había sido anulada en vía jurisdiccional. Siendo ello así, "Taznia Media, S.L." pudo haber utilizado en aquel momento los mecanismos procesales a su alcance para solicitar la nulidad de la sentencia de 21 de septiembre de 2004 como dictada al término de un proceso en el que no compareció, según dice, por no haber sido debidamente emplazada a pesar de tener un obvio interés directo en él.

En fin, ha de tenerse en cuenta que nada impedía a la Sala de instancia utilizar como argumento clave de su pronunciamiento ahora impugnado las mismas razones de fondo (referidas a la genericidad de la marca) que había empleado en otra sentencia precedente, incluso si esta última hubiera podido resultar a la postre -en el caso de que se hubieran empleado los mecanismos procesales de reacción frente a ella- anulada por defectos formales.

Quinto.- El segundo motivo de casación se divide en cinco apartados que hemos de analizar separadamente. Alteraremos el orden de análisis sólo en lo que se refiere al tercero.

En el primer submotivo "Taznia Media, S.L." censura la sentencia objeto del recurso porque, a su entender, la Sala de instancia "no ha aplicado correctamente el criterio jurisprudencial que exige la prueba de la notoriedad de la marca que se alegue, así como el artículo 8 de la Ley de Marcas , referente a Marcas y Nombres Comerciales notorios y renombrados registrados." Tras afirmar que la marca "Guía del Ocio" es notoriamente conocida -en apoyo de lo cual cita varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia- concluye que "Taznia Media, S.L." "goza de mejor derecho" sobre aquella denominación, de modo que debería ser acreedora a la mayor protección dispensable a las marcas notorias.

La alegación no es bastante para casar la sentencia. En primer lugar, la marca a debate no es "Guía del Ocio" sino "Guía del Oci" (en una dicción catalana que el tribunal de instancia juzga incorrecta gramaticalmente) y respecto de ella alguna de las pruebas aportadas en el proceso de instancia -en concreto, el informe de la Cámara de Comercio de 25 de septiembre de 2008- afirmaba que era precisamente la marca opositoria "Guía de l'Oci de Barcelona", de "Uniprensa, S.A.", la que gozaba de notoriedad.

En segundo lugar, el tribunal de instancia ni ha afirmado ni negado la notoriedad de la marca "Guía del Ocio", seguramente por considerar que tal hecho era irrelevante para su decisión. Las razones por las que anula el distintivo "Guía del Oci" son ajenas a las cuestiones de notoriedad y se refieren, según ya ha quedado transcrito, más bien a la genericidad del distintivo en relación con las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas .

Sexto.- En el segundo submotivo "Taznia Media, S.L." alega que la sentencia de instancia infringe el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas , así como la jurisprudencia dictada en materia de comparación de marcas.

1. El desarrollo argumental del submotivo en lo que respecta a la comparación de los signos enfrentados no tiene debidamente en cuenta cuál ha sido la razón de decidir de la sentencia. Esta se limita, repetimos, a negar la fuerza distintiva de la expresión "Guía del Oci" para identificar una publicación, razón por la que juzga a la nueva marca incursa en una prohibición de registro absoluta. Si el tribunal de instancia ha prescindido, pues, de efectuar el contraste entre la marca aspirante y las ya registradas, mal puede censurársele que haya cometido errores en un juicio de comparación que no ha llegado a hacer, o que se haya equivocado al aplicar una prohibición relativa de registro que tampoco ha considerado.

2. Lo mismo hay que decir respecto de la jurisprudencia invocada. A juicio de "Taznia Media, S.L.", las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1990 (marcas "Pears Lace " y "Lace") y 14 de septiembre de 1990 (marcas "Trafalgar" y "Trafalgar Center"), así como la sentencia de un Tribunal Superior de Justicia (que no identifica) de 26 de julio de 2002, marcarían unas pautas de comparación cuyo resultado sería la posibilidad de que "Guía del Oci" conviviese con otras marcas ya registradas prioritariamente. Dado que, insistimos, la sentencia objeto de este recurso no descansa sobre el juicio de comparación que debe hacerse para valorar si concurre o no una prohibición relativa de dominio, la cita de aquellas sentencias es irrelevante.

Séptimo.- En el cuarto submotivo "Taznia Media, S.L." censura la sentencia impugnada porque en ella "no se ha aplicado correctamente el criterio jurisprudencial sobre la concurrencia de la prohibición relativa de registro en relación con signos que puedan suponer un aprovechamiento del prestigio o la reputación del signo anterior". Cita a estos efectos diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (las de 10 de mayo de 2005 en el recurso 864/2000 , 25 de marzo de 1999 en el recurso 3038/96 y 21 de enero de 1999 en el recurso 2394/95 ) ninguna de las cuales es apta para fundar un motivo casacional. E invoca asimismo la " sentencia nº 623 dictada en grado de apelación con fecha 6 de julio de 1998 en el recurso nº 750/97 por el Tribunal Supremo (Sección Tercera )" cuando en realidad se trata de la sentencia de ese mismo número y fecha dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en un litigio civil entre la sociedad entonces titular de la marca "Guía del Ocio" y la sociedad que publicaba la "Guía del Ocio de les Illes" (se adjuntó como documento número seis al escrito de oposición a la demanda en el proceso de instancia).

La desestimación del submotivo cuarto es inevitable si se considera que: a) según ya hemos reiteradamente expresado, la Sala de instancia no aplica ninguna de las prohibiciones relativas de registro; y b) las sentencias invocadas no constituyen jurisprudencia invocable al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional .

Octavo.- En el quinto submotivo se censura la sentencia objeto de recurso porque habría "infringido el artículo 46.5 de la Ley de Marcas, en relación con la prioridad de la marca nº 800.545 Guía del Ocio [...] respecto de las marcas de Uniprensa, S.A.".

Una vez más la recurrente basa su alegación en cuestiones relativas al contraste de las marcas, ahora aduciendo en su favor la prioridad temporal de un determinado signo frente a otros. El argumento, sin embargo, no puede ser utilizado para oponerse con éxito a la sentencia impugnada, por lo que acabamos de exponer sobre la razón de decidir que ha llevado al fallo.

Por lo demás, en el desarrollo del motivo no se presta la debida atención al hecho de que "Uniprensa, S.A." era titular legítima de una serie de distintivos que incluyen la expresión "Guía del Ocio" y, sobre todo, en cuanto más significativa para el litigio de autos, la expresión "Guía de l'Oci". En efecto, además de tener inscrita a su favor -con la aquiescencia de quien por entonces era titular de la marca número 800.545- la "antigua" marca número 954.582 (4) ("Guía del Ocio de Barcelona"), "Uniprensa, S.A." o sus antecesoras inscribieron, sin que conste hayan sido anuladas, sus propias marcas números 2.134.071 (4) ("Guía de l'Oci de Barcelona"), 2.134.072 (2) ("Guía de l'Oci de Catalunya"), y 2.021.669 (6) ("Guía del Ocio la Semana de Barcelona") todas ellas prioritarias en el tiempo a la "Guía del Oci" que "Taznia Media, S.L." presentó a registro con el número 2.647.727 y ahora es objeto de este litigio.

Noveno.- Hemos dejado para el final el análisis del tercer submotivo porque es el que más se acerca a lo que constituyó propiamente razón de decidir de la sentencia impugnada. "Taznia Media, S.L." afirma en él que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "[...] no ha aplicado correctamente la sentencia relativa a la concesión de la marca 'Guía Erótica de Ocio de Canarias', aportada por Uniprensa, S.A. en su escrito de demanda, en referencia a la supuesta genericidad o descriptividad de la marca 'Guía del Ocio' / 'Guía del Oci'." Se está refiriendo a la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2003 , invocada en la de instancia.

En el desarrollo del submotivo sostiene que a la marca número 800.545 "Guía del Ocio" se le debería aplicar la excepción contenida en el artículo 5.2 de la Ley 17/2001. A su entender, la genericidad o carencia de carácter distintivo de aquel signo podría ser superada dado que la marca "Guía del Ocio" ha conseguido ser notoriamente conocida en el sector durante sus "treinta y cinco años de vigencia y de la ininterrumpida edición que se ha hecho de la publicación que la marca distingue".

La Sala de instancia no se refiere en ningún momento a la eventual aplicación del artículo 5.2 de la Ley 17/2001 al caso de autos, pese a que "Taznia Media, S.L." lo había alegado de modo expreso en su contestación a la demanda (folios 108 a 110 de los autos de instancia) como respuesta a la invocación que "Uniprensa, S.A." hacía de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2003 . La falta de respuesta a este argumento, sin duda relevante para la defensa de quien lo dedujo, no ha sido sin embargo censurada por la recurrente como incongruencia omisiva.

La excepción prevista en el artículo 5.2 de la Ley 17/2001 se aplica a las marcas cuya inscripción se pretenda. Con ella se admite que signos carentes en principio de los requisitos exigibles a tenor de las letras b), c) y d) del apartado primero del artículo 5 superen la prohibición absoluta de registro, si quien pretende la inscripción de la nueva marca demuestra que ésta ya había adquirido en aquel momento, previo a la inscripción, "para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma".

Es cierto, sin embargo, que la lectura que la Sala de instancia hace de nuestra sentencia de 16 de octubre de 2003 requiere de algunos matices. En ella no se anula -ni se trataba de ello- la marca número 800.545 "Guía del Ocio" por incurrir en ninguna prohibición absoluta de registro. De hecho, lo que en aquella sentencia se confirma es el juicio del tribunal de instancia según el cual tanto la marca número 800.545 "Guía del Ocio" como la marca aspirante número 922.241 "Guía de Ocio Erótica de Canarias" podían convivir en el mercado pues ambas "[...] tienen fuerza diferenciativa suficiente que les permitirá distinguirlas a sus usuarios, sin riesgo de error o confusión entre ellas". Expresamente afirmábamos en dicha sentencia que la expresión "Guía del Ocio", no obstante su "genericidad impropia", podía acceder al registro siempre que aquellos términos fueran "acompañados de otros elementos diferenciativos como ocurre en el caso de autos, y ello explica que existan otros precedentes administrativos de concesión de otras marcas "Guías de Ocio".

Es precisamente la pluralidad de distintivos que incluyen la expresión "Guía de l'oci" más otros términos el factor que determina que, cuando "Taznia Media, S.L." interesa el registro de la marca ahora debatida, no pueda ser inscrita. Si en el año 1975 pudo aceptarse el registro de la marca número 800.545 "Guía del Ocio" para publicaciones, bien porque entonces no se considerasen sus términos genéricos o descriptivos, bien porque superase este obstáculo a la vista del uso previo del signo, lo cierto es que en la situación del mercado de las publicaciones existente en el año 2005, cuando "Taznia Media, S.L." solicita la inscripción de su nueva marca "Guía del Oci" esta expresión aislada, por sí sola, no podía ser registrada.

Se trata, en efecto, de un signo que se ha convertido en habitual, dentro del lenguaje común, para designar un determinado producto en el sector de la edición de periódicos o revistas, en cuanto "guía" que informa al público de las actividades de ocio a su disposición. Al igual que expresiones similares ("gaceta", "diario", "boletín" u otras análogas) con ellas se designa un "género" de publicaciones periódicas que dan conocer datos o noticias a los usuarios. Las "guías" (de los viajes, de los teléfonos, de los ferrocarriles, de los vinos u otras similares, incluidas las "guías del ocio") son, por lo tanto, un determinado "género" de publicaciones que sólo serán protegibles -con independencia de que en algún momento se haya admitido una marca que incorpore estos términos aislados- en cuanto incorporen otros datos añadidos que contribuyan a identificar el origen empresarial de quien las edita.

Ni era este el caso de autos ni podía "Taznia Media, S.L." sostener que concurrían en la nueva marca "Guía del Oci" los factores de excepción del artículo 5.2 de la Ley 17/2001 por el mero hecho de que sí lo fueran, o hubieran sido en su momento, respecto de la marca número 800.545 "Guía del Ocio" inscrita en 1975.

Décimo.- Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español