STS, 17 de Diciembre de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 173/2006, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de junio de 2010 , cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia.

Sin costas.

.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil JAFER LIMITED, recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 8 de febrero de 2010 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil JAFER LIMITED recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 29 de marzo de 2010, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que tenga por presentado este escrito con sus copias y el poder bastante, disponiendo la devolución de éste, previo testimonio literal en autos; se tenga por personada a esta parte en tiempo y forma y por interpuesto Recurso de Casación contra la Sentencia nº 1251 de fecha 09 de Junio de 2009 , dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Recurso Contencioso-Administrativo 173/2006 , interpuesto por Jafer Limited contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de Noviembre de 2005, que estima el recurso de alzada interpuesto por ARBORA & AUSONIA, S.L., contra la resolución de fecha 24 de Febrero de 2005, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que acordaba la concesión del expediente de marca de titularidad de JAFER LIMITED número 2.591.795 denominado XEMPRA PARFUM, mixta, y determinante por tanto de la denegación de este mismo expediente inicialmente concedido, DICTANDO en su día Sentencia por la que, con estimación del presente Recurso de Casación, case y anule la Sentencia recurrida, y se pronuncie de conformidad con los motivos del presente recurso y los pedimentos contenidos en el original escrito de demanda, revocando el acuerdo que deniega la inscripción del expediente de Marca nacional nº 2.591.795, XEMPRA PARFUM y declarando el derecho de Jafer Limited al registro de su precitada Marca .

.

Por providencia de fecha 14 de mayo de 2010, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 24 de junio de 2010 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, por escrito presentado el día 26 de julio de 2010, en el que efectuó las alegaciones que consideró oportunas, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas

.

Por providencia de fecha 7 de octubre de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de diciembre de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil JAFER LIMITED contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de junio de 2009 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 11 de noviembre de 2005, que acordó la denegación de la inscripción de la marca nacional número 2.591.795 "XEMPRA PARFUM" (mixta), para amparar productos en la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 24 de febrero de 2005.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente ya que la finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

La semejanza fonética entre esos distintivos: XEMPRA y SEMPRA es excluyente de la inscripción solicitada ya que se basa en estar contenida la denominación de la marca solicitada en otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor, de tal modo que la inclusión del vocablo parfum no otorga eficacia individualizadora. Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial, como es este caso en cuanto que las toallitas están impregnadas de perfume.

Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

De tal modo que lo relevante será la impresión de conjunto, y desde este punto de vista las desemejanzas son mínimas.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de marcas con denominación similar o idéntica e incidencia secundaria de sus productos, cuando concurren las circunstancias señaladas ( sentencias de 25 de mayo de 2000 , 13 de febrero y 13 de marzo de 1997 , y 25 de septiembre de 1997 , entre otras), y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida .

.

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil JAFER LIMITED se articula en la formulación de cuatro motivos de casación:

En la exposición del primer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por infracción de los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia que la sentencia recurrida incurre en contradicción, pues se fundamenta en la jurisprudencia que sostiene que las marcas deben ser comparadas desde una visión global para, posteriormente, analizar los signos confrontados de forma desagregada, afirmando que la inclusión del vocablo "PARFUM" en la marca novel no tiene fuerza individualizadora, concluyendo que la convivencia de las marcas puede originar confusión al tratarse de marcas que se ofrecen en una común área comercial.

En el desarrollo de este primer motivo de casación se aduce que la sentencia no se pronuncia sobre la naturaleza de las marcas ni sobre el destino o la forma de uso y los distintos canales de distribución de los productos, que demostraría que no se produce competencia entre los fabricantes de los productos reivindicados, ni sobre las diferencias morfológicas, fonéticas y gráficas de las marcas enfrentadas.

El segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por vulneración de los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , imputa a la sentencia recurrida «dar por sentados hechos distintos a los acreditados documentalmente», al afirmar que la semejanza fonética es excluyente de la inscripción de la marca solicitada, sin analizar la distinta naturaleza de los productos designados.

El tercer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, reprocha a la sentencia recurrida la infracción del artículo 6.1 a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y de los criterios jurisprudenciales aplicables, por no tener en cuenta que en el caso enjuiciado no se produce simultáneamente la identidad o semejanza de la marca solicitada con la marca anterior y la identidad o semejanza de los productos protegidos, que determina rechazar el acceso al registro.

El cuarto motivo de casación, basado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denuncia que se han infringido los artículos 3, 54 y 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cuanto la sentencia recurrida no motiva hechos fundamentales y se separa del criterio seguido en actuaciones precedentes, respecto de la irrelevancia de términos genéricos, descriptivos o sugestivos.

Sobre el primer y el segundo motivos de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El primer y el segundo motivos de casación, que examinamos conjuntamente por razones de orden de lógica procesal, no pueden ser acogidos, pues consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el invocado artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que concreta los principios de claridad, congruencia y motivación de las sentencias, ya que constatamos que la sentencia recurrida expresa en el fundamento jurídico tercero, que hemos transcrito con anterioridad, un juicio sucinto pero suficientemente razonado sobre la existencia de riesgo de confusión en el público entre las marcas confrontadas, la marca novel número 2.591.795 "XEMPRA PARFUM" (mixta) y la marca prioritaria oponente número 2.507.740 "SEMPRA", debido a su similitud fonética, analizando las características de los productos reivindicados, que tiene un elevado grado de conexión con los de la marca obstaculizadora, que ampara toallitas impregnadas de perfume que se distribuyen en la misma área comercial.

En el supuesto enjuiciado descartamos que la sentencia recurrida pueda tacharse de incoherente por mencionar una serie de criterios jurisprudenciales sobre la comparación de marcas de las que se separaría sin justificación razonable, pues, desde esta perspectiva formal, apreciamos que la Sala de instancia examina las marcas confrontadas desde la perspectiva global o de conjunto que producen en el consumidor, tomando en consideración que la marca solicitada se compone de un término original "XEMPRA", que es fonéticamente semejante al distintivo de la marca prioritaria, y de un vocablo "PARFUM", que es descriptivo de los productos designados.

En este sentido, resulta adecuado consignar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo y 24/2010, de 27 de abril , el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, se vulnera por un órgano jurisdiccional cuando incurre en incongruencia procesal, si se aprecia la concurrencia de los siguientes presupuestos:

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5 ). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 8 ). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5 ) .

.

Y, asimismo, resulta oportuno referir que en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre , se determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3 )``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4 .b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley » .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas

En suma, en aplicación de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso enjuiciado, entendemos que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio, ni en contradicción o déficit de motivación que justifique la casación de la sentencia recurrida, puesto que observamos que la fundamentación analizada ofrece una respuesta concreta y coherente sobre la aplicación, en este supuesto, de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , de modo que descartamos que se haya producido un desajuste entre los términos en que las partes fundamentaron sus pretensiones y el fallo, que sea lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.

Sobre el tercer motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable.

El tercer motivo de casación articulado debe ser desestimado, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en error de Derecho en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», ya que el pronunciamiento concerniente a la aplicación de la prohibición de registro contemplada en dicho precepto legal, que justifica la confirmación de la denegación de la inscripción de la marca solicitada número 2.591.795 "XEMPRA PARFUM" (mixta), para los productos de perfumes de la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas, no es irrazonable ni arbitrario, pues se basa en la apreciación de la existencia de similitud fonética y de la relación de conexidad de los productos designados.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.591.795 "XEMPRA PARFUM" (mixta), que designa perfumes en la clase 3, con la marca nacional oponente número 2.507.740 "SEMPRA", que ampara productos de higiene personal destinados a bebes en la clase 3, al apreciarse la existencia de similitud fonética entre los signos en conflicto, analizados desde una visión de conjunto.

Se constata, asimismo, que la tesis argumental en que descansa el motivo de casación carece de fundamento, pues la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de similitud denominativa entre los signos confrontados no se compensa por el grado de relación de los productos reivindicados en la clase 3.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .».

Por ello, sostenemos que la Sala de instancia no contradice la doctrina de este Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), que establece que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que sostiene, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado, se fundamenta en un juicio razonable sobre la existencia de riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación, debido a las similitudes apreciables, desde una visión global o de conjunto, de los signos en pugna, sin dejar de analizar los aspectos fonéticos, visuales y conceptuales, que evidencian que la marca solicitada pretende reproducir, sustancialmente, el elemento denominativo más característico de la marca anterior.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia, al atender de forma ponderada a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas , también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

.

La sentencia recurrida, que determina la incompatibilidad de las marcas confrontadas, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, puesto que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, y deber valorar, asimismo, la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

.

Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

.

Cabe concluir el examen de este tercer motivo de casación, coincidiendo con el criterio jurídico expuesto por la Sala de instancia, con la declaración de que la marca aspirante número 2.591.795 "XEMPRA PARFUM" (mixta), que distingue perfumes en la clase 3, es incompatible con la marca nacional número 2.507.740 "SEMPRA", que ampara productos en la clase 3, al poder inducir a confusión al público sobre la procedencia empresarial de los productos reivindicados.

Sobre el cuarto motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 3, 54 y 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El cuarto motivo de casación, en que la parte recurrente denuncia que la sentencia recurrida no motiva hechos fundamentales y se separa de precedentes criterios jurisprudenciales formulados respecto a la presencia de términos descriptivos en la composición de las marcas, no puede ser acogido, en cuanto que en su desarrollo se limita a citar sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sin expresar una crítica convincente sobre la fundamentación jurídica de la resolución judicial recurrida, por lo que no se infiere por qué se habrían vulnerado los preceptos invocados de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En todo caso, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, expuesta en la sentencia de 23 de mayo de 2007 (RC 7956/2004 ), cabe significar que los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

En este sentido, en la precedente sentencia de esta misma Sala de 13 de enero de 2006 (RC 3813/2003 ), que se reitera en la sentencia de 2 de noviembre de 2006 (RC 2264/2004 ), hemos declarado:

De acuerdo también con lo que hemos indicado en una muy abundante jurisprudencia, los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos (entre otras muchas, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -) .

.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los cuatro motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil JAFER LIMITED contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de junio de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 173/2006 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil JAFER LIMITED contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de junio de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 173/2006 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.