STS, 8 de Julio de 2010

La demandante, SEGUROS GÉNESIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ahora LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS) interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 49/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 2004, que confirma otro anterior de 22 de junio de 2004, que concedió la inscripción del nombre comercial número 254.065 "GENÉRESIS" (mixto), con gráfico y reivindicación cromática para actividades pertenecientes a la clase 36 del Nomenclátor Internacional.

En su escrito de demanda, de 25 de noviembre de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso- administrativo, declare no ajustado a derecho el acto administrativo de concesión del nombre comercial nº 254.065, "GENÉRESIS" (mixto) en clase 36, revocándolo y dejándolo sin valor ni efecto alguno."

El Abogado del Estado en escrito de fecha 20 de febrero de 2006, alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y tras el trámite de conclusiones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 4 de septiembre de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil SEGUROS GÉNESIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de noviembre de 2.004, que confirma en alzada acuerdo del mismo órgano de fecha 22 de junio de 2.004. "

Por Auto aclaratorio de la Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 9 de marzo de 2009 , accediendo a la aclaración solicitada por LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS se tuvo por demandante a la citada entidad, que en fecha 6 de septiembre de 2007, había comunicado al Tribunal su sucesión como demandante por sustitución de SEGUROS GÉNESIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Con fecha 5 de mayo de 2009 LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2687/2009 contra la citada sentencia, fundamentado en los siguientes motivos:

Primero: Al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por "Infracción de los artículos 88 c) y 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas y de la Jurisprudencia aplicable".

Segundo: Al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por "Infracción del artículo 8.1 en relación con el 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas y de la Jurisprudencia aplicable".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso, en fecha 15 de marzo de 2010, y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 17 de mayo de 2010, se nombra Magistrada Ponente a la Excma.Sra.Dª.Maria Isabel Perello Domenech, y se señala para votación y fallo el día 6 de julio de 2010, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 4 de septiembre de 2008 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de junio y 2 de noviembre de 2004, que concedieron primero y confirmaron después el registro del nombre comercial número 254.065 "GENÉRESIS", mixto y cromático para distinguir " consultas en materia de seguros; negocios inmobiliarios" en clase 36 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción del nombre comercial número 254.065 "GENÉRESIS", se había opuesto SEGUROS GÉNESIS SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, en cuanto titular entre otros, de los siguientes registros prioritarios, marcas nacionales: "GÉNESIS" número 1.225.681 en la clase 36 para " servicios de seguros y finanzas "; número 2.233.651 "GENESIS INVERSION XXI" en la clase 36 para " Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios "; número 2.238.148 "GENESIS AHORRO FUTURO" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios" ; número 2.379.905 "GENESIS HOGAR DIRECTO" en la clase 36 para " Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios" ; número 1.243.749 "PLAN GENESIS 1+2+3" en la clase 36 para " Servicios de seguros" ; número 1.712.798 "PROTECCION 5 GENESIS" en la clase 36 para "Servicios de un seguro de enfermedad" ; número 1.712.799 "CUIDADOS INTENSIVOS GENESIS" en la clase 36 para " Servicios de un seguro de enfermedad" ; número 1.563.603 "GENESIS XXI" en la clase 36 para " Servicios de seguros y finanzas" ; número 1.626.154 "GENESIS HOGAR XXI" en la clase 36 para " Servicios financieros y de seguros" ; y Nombre Comercial "GÉNESIS SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS" número 207.937 para las actividades propias de entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos.

La Oficina Española de Patentes y Marcas justificó la confirmación de la inscripción del Nombre Comercial por las siguientes razones:

[...] Que la aplicación al caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el arto 6.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados: "GENESIS", marca anterior, y "GENERESIS", nombre comercial mixto solicitado, suficientes disparidades fonéticas y gráficas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose el riesgo de confusión en el público. En efecto, las circunstancias anteriormente citadas posibilitan que el público perciba las marcas enfrentadas, de un lado como realidades diferentes, y de otro como realidades independientes pertenecientes a distintitos empresarios, por lo que no se incurrirá en riesgo alguno de confusión o de asociación.

[...] Que el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), prohíbe el registro como marca de un signo que sea semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

[...] Que esta Instancia no estima de aplicación el artículo 6.1 ya comentado, habida cuenta las diferencias de conjunto existentes entre los signos enfrentados, no entra a valorar el artículo 8.1 invocado en el escrito del recurso, por no darse el requisito de la semejanza o identidad de los signos.

El Tribunal de instancia, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, desestimó el recurso contencioso-administrativo, con la siguiente fundamentación jurídica:

TERCERO.- [...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen ni los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca como los de aprovechamiento indebido del renombre de su marca dado que los términos en su conjunto son suficientemente dispares ya que GENERESIS Y GENESIS tienen suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia. Por otro lado, no cabe confundir dos conceptos jurídicos distintos como son los de las marcas notorias y renombradas, puesto que la notoriedad se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre indica que la marca es conocida en todos los ámbitos por el público en general. Pues bien, la atenuación, e incluso la exclusión, del principio de especialidad que se produce respecto de la marca renombrada no opera en cuanto a la marca notoria. En el supuesto que ahora se examina, resulta evidente que la marca prioritaria debe ser considerada como reputada, pero la que se pretende inscribir no aparece como una secuela de la misma y fonéticamente suenan diferentes por lo que ese refuerzo de necesidad de protección de la misma y de impedimento de aprovechamiento indebido de la reputación de un signo registrado por otros que pretendan su inscripción no se reputa necesario en el supuesto de autos por lo que, en suma, debe desestimarse el presente recurso .

Los dos motivos aducidos por LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS están relacionados y deben ser tratados conjuntamente. En el primero se imputa a la Sala la incorrecta aplicación del artículo 88 .c) en relación con el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y la Jurisprudencia aplicable. Esencialmente alega, que entre los signos enfrentados existe una práctica identidad denominativa y fonética por la cuasi identidad entre "GÉNESIS/GENÉRESIS" y coincidencia aplicativa.

Sostiene la entidad recurrente que resulta relevante la similitud en el término más característico y distintivo de todas ellas, "GÉNESIS/GENÉRESIS", porque los restantes términos que acompañan a sus marcas -"ACCIDENTES XXI", "EMPRESA", "PLAN DE PENSIONES", "INVERSIÓN FLEXIBLE"- son genéricos y en consecuencia debe prescindirse de ellos en la comparación de los signos enfrentados. Aduce que la Sentencia ha omitido por completo la comparación del ámbito aplicativo de los signos, alega la existencia de identidad aplicativa entre ellos, resaltando algunos de los servicios y actividades coincidentes, tales como " servicios de seguros " y " servicios financieros " que en la clase 36 protegen, entre otros, todos los signos oponentes, en clara concurrencia con las "consultas en materia de seguros" y "negocios inmobiliarios", que son las actividades protegidas por el Nomenclátor Comercial aspirante, lo que unido a la gran similitud existente entre los signos, va a generar un riesgo seguro de confusión o asociación entre ellos. La infracción de la Jurisprudencia la justifica con la cita de diversas sentencias.

En el segundo motivo, la recurrente, alega la infracción del artículo 8.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas , por la notoriedad de sus marcas "GÉNESIS".

El motivo debe ser acogido por cuanto, concurren las premisas necesarias para aplicar al nombre comercial aspirante ambas prohibiciones relativas, y en las consideraciones jurídicas de la Sentencia de instancia se revela una incorrecta aplicación tanto del artículo 88 .c) en relación con el artículo 6.1 .b) como del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas , determinante de que la Sentencia deba ser casada.

El Tribunal Superior de Justicia realiza el examen comparativo de los signos sin ponderación alguna del ámbito aplicativo, factor esencial para valorar el riesgo de confusión y de consideración obligada para evaluar su compatibilidad registral, hasta el punto de que no existiendo concurrencia aplicativa entre signos, pueden acceder a registro signos distintivos idénticos, a efectos de la aplicación de los artículos 6.1 y 88.c) de la citada Ley .

En el presente caso se aprecia una clara concurrencia aplicativa entre los signos prioritarios de la titularidad de LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, y las actividades del nombre comercial aspirante. En efecto, todos los signos oponentes protegen servicios de seguros y reaseguros, y así constan en los Antecedentes de Hecho de la Sentencia de instancia: "GÉNESIS" número 1.225.681 en la clase 36 para " servicios de seguros y finanzas "; número 2.233.651 "GENESIS INVERSION XXI" en la clase 36 para " Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios "; número 2.238.148 "GENESIS AHORRO FUTURO" en la clase 36 para "Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios" ; número 2.379.905 "GENESIS HOGAR DIRECTO" en la clase 36 para " Servicios de seguros y reaseguros; servicios de fondos de pensiones; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios" ; número 1.243.749 "PLAN GENESIS 1+2+3" en la clase 36 para " Servicios de seguros" ; número 1.712.798 "PROTECCION 5 GENESIS" en la clase 36 para "Servicios de un seguro de enfermedad" ; número 1.712.799 "CUIDADOS INTENSIVOS GENESIS" en la clase 36 para " Servicios de un seguro de enfermedad" ; número 1.563.603 "GENESIS XXI" en la clase 36 para " Servicios de seguros y finanzas" ; número 1.626.154 "GENESIS HOGAR XXI" en la clase 36 para " Servicios financieros y de seguros" ; y Nombre Comercial "GÉNESIS SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS" número 207.937 para las actividades propias de entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos. Las actividades protegidas por el nombre comercial aspirante número 254.065 "GENÉRESIS", son "consultas en materia de seguros; negocios inmobiliarios", resultando palmaria e innegable no solo esta coincidencia en el ámbito de los seguros sino también en el de los negocios inmobiliarios, en relación con las tres siguientes marcas oponentes trascritas supra número 2.233.651 "GENESIS INVERSIÓN XXI", número 2.238.148 "GENESIS AHORRO FUTURO", número 2.379.905 "GENESIS HOGAR DIRECTO". Este factor de confundibilidad sin embargo no está compensado con una diferenciación tal de los signos que aleje cualquier riesgo de error o confusión en el mercado. Por el contrario, se perciben muy similares al primer impacto visual y auditivo del signo aspirante, por la gran semejanza existente respecto de todos los signos comparados, derivada a su vez de la mutua evocación que producen los términos relevantes de todos ellos, "GÉNESIS/GENÉRESIS". Estas denominaciones están compuestas por las mismas sílabas, con la misma secuencia vocálica y consonántica, a excepción de la sílaba RE central, que fonéticamente queda muy diluida en el conjunto del signo solicitado, y no logra desvirtuar el gran parecido y mutua evocación de todos ellos. Todo ello justifica la aplicación del artículo 88 .c) en relación con el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas .

El Tribunal Superior de Justicia aún admitiendo la notoriedad de la marca, -como deja patente al declarar que " resulta evidente que la marca prioritaria debe ser considerada como reputada" - sin embargo, no efectúa el examen que exige el artículo 8.1 de la mencionada Ley de Marcas . Admitida la notoriedad de la marca, y existiendo concurrencia aplicativa entre los signos enfrentados, este precepto sólo resultará inaplicable si el nuevo signo no fuera susceptible de provocar una dilución de la marca notoria anteriormente registrada ni implicar una aprovechamiento indebido de la misma, ni existir un posible riesgo para el consumidor o usuario de relacionar indebidamente los productos o servicios amparados por la aspirante con los protegidos por el signo prioritario, de modo que por ello pueda deducirse una relación o vínculo económico entre los signos involucrados. La sentencia no aplica debidamente el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y apreciamos que el signo aspirante "GENÉRESIS" solicitado para consultas en materia de seguros, en el que es notorio el signo "GÉNESIS", sí puede provocar en la mente del usuario de este sector respecto del prioritario vinculaciones económicas inexistentes y podría producir una dilución del signo notorio disminuyendo la singularidad lograda por aquél, resultando aplicable también el artículo 8.1 de la citada Ley 17/2001, de Marcas .

De lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho se desprende que procede estimar el recurso de casación y estimar el previo recurso contencioso administrativo declarando aplicables las prohibiciones contenidas en los artículos 88 c) en relación con el artículo 6.1 b) y artículo 8.1 de la Ley de marcas, denegando la inscripción del nombre comercial "GENÉRESIS" número 254.065 en clase 36 del Nomenclátor Internacional. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

HA LUGAR al recurso de casación número 2687/2009 interpuesto por LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 4 de septiembre de 2008 en el recurso contencioso-administrativo número 49/2005.

Segundo.- Estimamos el recurso contencioso-administrativo número 49/2005, interpuesto por LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 2004, que confirma otra anterior de 22 de junio de 2004, que concedieron la inscripción del nombre comercial número 254.065 "GENÉRESIS", resoluciones que anulamos y denegamos el citado nombre comercial.

Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.