STS, 24 de Noviembre de 2010

La mercantil SFERA JOVEN SA interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) el recurso contencioso-administrativo número 63/07 contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de septiembre de 2006 que confirma, en alzada, el acuerdo del mismo órgano de fecha 4 de noviembre de 2005, que concedía el registro de la marca nacional número 2.634.571 "E ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN" (mixta) para la clase 42 de Nomenclátor.

En su escrito de demanda, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

No habiéndose recibido el proceso a prueba tras el trámite de conclusiones, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal de Justicia de Madrid, dictó sentencia de fecha 17 de diciembre de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue:

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Con fecha 6 de mayo de 2010, SFERA JOVEN SA, interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2150/10 contra la citada sentencia, al amparo de los siete motivos siguientes:

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por Infracción de las normas del ordenamiento jurídico "al considerar esta parte que la sentencia recurrida vulnera e infringe claramente, sea dicho con los debidos respetos, las normas del Ordenamiento Jurídico, concretamente lo establecido en el articulo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas ".

Infracción de la Jurisprudencia aplicable al caso, por "vulneración del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ".

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por vulnerar la sentencia recurrida, e infringir claramente "las normas del Ordenamiento Jurídico, concretamente lo establecido en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ".

Infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, por "vulneración del artículo 8 de la Ley de Marcas ".

Al amparo del artículo 881.c) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, puesto que la Sala de Instancia "incurre en incongruencia omisiva, vulnerando lo dispuesto en los artículos 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y el artículo 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al no efectuar referencia ni pronunciamiento alguno, al argumento o pretensión expuesta por mi representada en su escrito de demanda formulado en la Instancia, sobre el carácter notorio de las marcas prioritarias oponentes, así como respecto de la inscripción prioritaria de las marcas de mi representada en la clase 37ª del Nomenclátor Internacional".

Infracción de la jurisprudencia aplicable al caso por que "vulnera lo dispuesto en los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como el artículo 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo ".

Terminando por suplicar a la Sala "estime los motivos de casación alegados, casando y anulando la Sentencia dictada, y declarando, en definitiva, nula de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 4 de noviembre de 2005, y 6 de septiembre de 2006, recaída en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de la marca número 2.634.571, denegando el acceso registral de la mencionada marca denominada "E ESFERA DE CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN"."

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.

Por providencia de 3 de noviembre de 2010, se nombro Ponente a la Excma.Sra.Magistrada Dª Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para su votación y fallo el día 17 de noviembre de 2010, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La Sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 7 de diciembre de 2009, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil "SFERA JOVEN, S.A". contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 4 de noviembre de 2005, confirmada en alzada por otra de fecha 6 de septiembre de 2006, que concedió el registro de la marca nº 2.634.571 "E ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCION", mixta, para distinguir productos de la clase 42 (servicios de asesores de construcción) del Nomenclátor internacional, por estimarla compatible con la marca número 2.413696 "YOUNG ESFERA", mixta, registrada también para productos de la clase 42, servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos; servicios veterinarios, servicios jurídicos, investigación científica e industrial y programación para ordenadores.

La Sala de instancia desestima el recurso contencioso administrativo con una fundamentación jurídica en la que tras exponer cierta jurisprudencia de esta sala concluye en los siguientes términos:

realizar la comparación de las marcas enfrentadas. No hay duda que el término "sfera" que usan ambas marcas es el más característico en ellas, no sólo por ser el de mayor énfasis sino por su colocación en primer lugar, y su mayor dimensión con respecto al otro elemento, que se encuentra en un plano inferior, y más reducido pero el diseño que presentan ambos signos son diferentes. La STS de 13 de febrero de 2007 señaló que " el término "sfera" no puede ser considerado genérico ni desde el punto de vista legal, al no referirse a los productos amparados en el sentido que le da el artículo 11 de la Ley de Marcas, ni desde el punto de vista usual, al no tener nexo común con dichos productos, como ocurre en alguno de los supuestos a que se refieren las sentencias que cita, por lo que hay que considerarlo como de fantasía e inscribible para unos determinados productos solo en favor de su autor". A hora bien, resta por analizar el principio de especialidad que impide utilizar la prioridad en todos los ámbitos del mercado, debiendo constreñirse a campos aplicativos concretos por lo que no puede apoyarse para obtener la inscripción en campos en que existe una marca de otro titular inscrita prioritariamente. La marca solicitada y concedida como hemos señalado no coincide en un análisis comparativo pero tampoco concurre como motivo de oposición el principio de especialidad dado que aún coincidiendo en clase no coinciden en campo aplicativo. En suma, procede desestimar el presente recurso.>>

El primer motivo de este recurso de casación se formula al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y a través del mismo denuncia la infracción del artículo. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En el segundo motivo, articulado también al amparo del artículo 88.1 .d) se aduce la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, con cita de diversas sentencias de esta Sala. Dada la conexión que existe entre ambos motivos de casación, serán objeto de un análisis conjunto.

En esencia, destaca la entidad recurrente que "el tribunal de instancia reconoce que el termino "SFERA" es el mas característico y es utilizado de manera idéntica por las marcas en conflicto viniendo a reconocer, por tanto, la identidad del termino "SFERA" en todos los signos en discordia [...] y si bien reconoce su uso, así como la existencia de identidad denominativa en el termino "SFERA", lo cierto es que en la sentencia establece que "la marca solicitada y la concedida como hemos señalado no coincide en un análisis comparativo "por lo que consideramos que se produce un manifiesto error y una contradicción entre lo manifestado por la sala en un primer momento y lo establecido con posterioridad".

Los motivos deben ser desestimados. En la parte de la sentencia que hemos trascrito la Sala de instancia destaca, en efecto, que el termino "SFERA" que contienen ambas marcas es el más característico, si bien, tras citar de la Sentencia de este Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2007, sobre el mencionado término "SFERA", y refiere expresamente que el diseño que presentan ambos signos son diferentes, a lo que añade que ambas marcas no coinciden en su respectivo ámbito aplicativo.

Como se observa, la tesis impugnatoria de la recurrente se centra en la expresión de la Sala sobre el valor característico del término "SFERA", pero desvincula sesgadamente tal afirmación del resto de argumentos expuestos en la sentencia que fundamentan la conclusión de compatibilidad de las marcas en liza, prescindiendo, injustificadamente, de las diferencias apreciadas por la Sala para sustentar su decisión, como son el distinto diseño de las marcas y su diferente ámbito aplicativo, aspectos que se obvian en el recurso.

La Sala de instancia realiza un razonable análisis comparativo de las marcas enfrentadas que le llevan a la conclusión de su compatibilidad, al tomar en consideración las diferencias denominativas y gráficas existentes entre ambos signos, así como su diverso ámbito aplicativo, toda vez que aunque ambas se incluyan en el numero 42 del Nomenclátor Internacional, lo cierto es que se refieren a diferentes servicios; la aspirante, "E ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCION" (Mixta) al asesoramiento en la construcción y la oponente, "YOUNG SFERA" (Mixta) a servicios de hospedaje, alimentación, cuidados médicos, servicios veterinarios, servicios jurídicos, investigación científica e industrial y programación para ordenadores, sectores claramente diferenciados y lejanos entre sí que eliminan cualquier riesgo asociación o confusión en el consumidor.

Como ha indicado reiteradamente la jurisprudencia de este Tribunal, el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Como ha declarado reiteradamente esta Sala, esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo.

La sentencia no ha incurrido en las infracciones que se denuncian, pues no advertimos en el presente caso que haya habido error o arbitrariedad en la valoración efectuada por el Tribunal de instancia, ni sus conclusiones alcanzadas puedan tildarse de irracionales. No hay duda de que a pesar de la coincidencia del término "SFERA" en ambas marcas y de que pueda tildarse esta expresión de característica en ellas, es lo cierto que en el presente caso concurren elementos diferenciadores relevantes y suficientes que determinan que puedan convivir en el mercado. No sólo por que las diferencias denominativas son intensas, al incluir la aspirante junto a "SFERA" la expresión de "Consultores de Construcción" que identifica y especifica los servicios a los que se refiere la marca, sino también por las diferencias gráficas advertidas en ambos signos y claramente, por los distintos ámbitos aplicativos a los que se refiere la marca, sobre los que no cabe discutir que se trata de sectores bien diferenciados.

La decisión de la Sala de instancia sobre la compatibilidad de las marcas gira precisamente en torno a la entidad de tales diferencias, lo que hace infundada la crítica de la recurrente para quien la circunstancia de concurrir la aludida expresión determina su incompatibilidad. Ello no es así pues, repetimos, lo que se valora en la Sentencia de forma razonable son justamente las diferencias de los signos, dando por sentado algo tan obvio como el dato de sus diferencias graficas y aplicativas y dado que dicho juicio sobre la mayor o menor similitud de los grafismos respectivos corresponde, como reconoce la recurrente, a los tribunales de instancia, cuya apreciación debe prevalecer salvo que en casación se muestre su manifiesto error o irrazonabilidad, lo que aquí no sucede, los motivos impugnatorios no pueden ser acogidos.

En fin, las razones que aduce la parte para sostener la inaplicabilidad del precepto prohibitivo no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda, y sustentada en toda una secuencia lógico-jurídica, cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005 - y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -.

La alegación de la recurrente imputando a la sentencia la vulneración de la jurisprudencia tampoco puede prosperar. Es doctrina reiterada la de que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. Tal sucede en el presente caso, en el que los precedentes jurisprudenciales alegados se refieren y contemplan distintos elementos al ahora enjuiciado, que presenta específicas y singulares características.

En los siguientes motivos de casación articulados al amparo del apartado d) del articulo 88 de la ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del articulo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

En desarrollo del tercero de los motivos invoca la recurrente que de mantenerse la concesión de la marca "E ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN", número 2.634.571, permitiría que terceros puedan solicitar, y la Oficina Española de Patentes y Marcas conceder, marcas que se benefician e imiten signos distintivos previamente registrados, como marcas por otras empresas, que mediante fuertes inversiones publicitarias, las han hecho conocidas en el mercado español, lo cual está totalmente prohibido por el artículo 8 de la Ley de Marcas .

Pues bien, lo que sucede en el presente supuesto, la Sala sentenciadora ha manifestado su juicio sobre las marcas "E ESFERA CONSULTORES DE CONSTRUCCIÓN" y "YOUNG SFERA" y ha entendido que el conjunto de diferencias denominativas, gráficas y aplicativas presenta suficiente entidad para evitar el riesgo de confusión, en una apreciación razonable de la mismas. La entidad recurrente alega que la Sentencia impugnada no ha dado respuesta a la alegación relativa al riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, prohibido por el artículo 8.1 de la Ley de Marcas mencionada.

Los motivos tampoco pueden prosperar desde una doble perspectiva. El argumento de la recurrente es equívoco, ya que plantea una infracción del artículo 8.1 de la Ley de Marcas invocando la omisión de la Sala. La recurrente afirma explícitamente que la falta de pronunciamiento de la sentencia respecto de la notoriedad de la marca YOUNG SFERA, además de suponer una vulneración del artículo 67 de la Ley Jurisdiccional, parte de una valoración errónea de los hechos enjuiciados. Tal alegato, está presidido por la denuncia de incongruencia omisiva y este motivo, para haber podido ser analizado en casación, debía haber sido invocado al amparo del artículo 88.1c) de la Ley Jurisdiccional y argumentando la indefensión sufrida.

Por otro lado, la Sala de Instancia, al rechazar de manera expresa, e incondicionada la existencia de cualquier riesgo de confusión entre los signos en litigio, está excluyendo con ello el riesgo de asociación entre las marcas, requisito mínimo para poder entrar a valorar la posibilidad de aprovechamiento de la reputación de la marca prioritaria, su menoscabo o pérdida del valor distintivo de la misma.

En efecto, según reiterada jurisprudencia de esta Sala y Sección, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, requiere para poder ser deducido, que exista, al menos, un riesgo de asociación entre los signos, de tal forma que el usuario pueda creer que las marcas tengan un mismo origen comercial. Esta jurisprudencia se enmarca en la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que contempla el riesgo de asociación como una variedad del riesgo de confusión, de tal manera que la exclusión plena de este ultimo excluye a posibilidad de asociación entre marcas enfrentadas ( vide, entre otras, la Sentencia de 7 de octubre, de 11 de noviembre de 2004, 15 de marzo de 2005, 31 de marzo y 17 de junio de 2009, entre otras).

En fin, siendo evidente la diferencia entre ambos signos, según hemos expuesto, el elemento causal de la prohibición desaparece, ya que el consumidor conocerá claramente cuál es el origen empresarial de los servicios. Esta misma diferencia excluye cualquier tipo de incongruencia conforme la indicada jurisprudencia, y la infracción de la jurisprudencia aplicable conforme lo anteriormente razonado.

La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales

D.Cesar Berlanga Torres, en representación de SFERA JOVEN SA, contra sentencia de fecha 17 de diciembre de 2009, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 63/2007 .

Con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.