STS, 24 de Junio de 2009

En el recurso contencioso-administrativo número 650/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia de fecha 17 de mayo de 2007, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil EIVIBROKERS S.A. representada por el Procurador de los Tribunales don Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de septiembre de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 16 de febrero de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia

.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 16 de octubre de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 13 de diciembre de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de formalización de recurso de casación, continúe éste por todos sus trámites, pasando las actuaciones al Magistrado Ponente, para que instruya y dé cuenta a la Sala, sometiendo a su deliberación lo que haya de resolverse y decretando la admisibilidad del recurso, casando la sentencia dictada con fecha 17 de mayo de 2007, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso Contencioso-Administrativo nº 650/2005 y decretando la nulidad de la resolución que concedió el acceso al registro de la marca 2.562.574 "DIVINE" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 41ª del Nomenclátor Internacional de Marcas .

.

Por providencia de fecha 3 de abril de 2008, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 24 de abril de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado en escrito presentado el día 9 de mayo de 2008, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas .

.

Por providencia de fecha 16 de marzo de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 17 de junio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2007, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado por la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 16 de febrero de 2005, que había confirmado en alzada la precedente resolución de 15 de septiembre de 2004, que concedió la inscripción de la marca número 2.562.574 "DIVINE" (mixta), para servicios de la clase 41 del Nomenclátor internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 2002\3225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 2002\6585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930\759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 1988\2267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 2004\4355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a las marcas, pues existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta, dotándolas de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades no son de tales, y dada la generalidad de los términos que no existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas no suenan al oído de forma prácticamente igual y son diferenciables por la distinta composición de sus vocablos y siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente es por lo que procede desestimar el presente recurso.

.

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A. se articula en la formulación de dos motivos de casación:

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, imputa a la sentencia recurrida el error manifiesto padecido en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al no tomar en consideración los criterios jurisprudenciales formulados por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para la comparación de las marcas, que determinan, en este supuesto, la apreciación de la existencia de semejanza fonética, porque los signos en pugna comparten la misma estructura silábica y sólo se diferencian en las vocales finales, lo que resulta insuficiente para evitar la producción de un riesgo de confusión entre ellas, así como la semejanza conceptual y la coincidencia de los servicios reivindicados que hacen que sea imposible su convivencia pacífica en el mercado.

En el segundo motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva, porque no contiene una argumentación explícita sobre los fundamentos jurídicos de carácter material expuestos en el escrito procesal de demanda, concernientes a la aplicación de la prohibición registral contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dejando vacía de contenido la protección que merecen las marcas oponentes por su carácter notorio.

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El segundo motivo de casación, que examinamos prioritariamente por razones de orden lógico procesal, debe ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya que, no obstante reproducir una extensa selección de los criterios jurídicos formulados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en materia de Derecho de Marcas, elude proyectar dicha doctrina jurisprudencial sobre el caso controvertido, de modo que no se deduce cuál ha sido la ratio decidendi de la decisión judicial, lo que lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.

En efecto, la lectura de los fragmentos de la sentencia recurrida, que hemos transcrito, autoriza la afirmación de que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, en cuanto que no realiza un juicio concreto sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas, y evita responder a argumentos sustanciales expuestos en el escrito de demanda, referidos a la aplicación de la prohibición de registro contenida en el artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, derivada de la difusión y notoriedad de la marca prioritaria número 1.738.433 "EL DIVINO", que, según se aducía, goza de reconocimiento, al asociarse con el establecimiento de una discoteca de su propiedad, sita en Ibiza, de modo que el registro de la marca solicitada produciría un aprovechamiento injusto de la reputación adquirida y defraudaría las legítimas expectativas de los consumidores y las garantías que los principios de seguridad y transparencia tratan de asegurar en el tráfico económico.

En este sentido, procede recordar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, que se reitera, substancialmente, en las sentencias constitucionales 44/2008, de 10 de marzo, 9/2009, de 12 de enero y 36/2009, de 9 de febrero, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo

24.1 de la Constitución, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo, "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE . Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero, se trata de 'un quebrantamiento de forma que ... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero, 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas). ... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma ...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2)

.

En este sentido, en la sentencia constitucional 363/2006, de 18 de diciembre, en relación con las resoluciones judiciales estereotipadas, se afirma:

Es patente que se trata de resoluciones estereotipadas que ni dan cuenta de los fundamentos de la queja del interno ni los toman en consideración, de modo que podrían aplicarse a cualquier clase de queja fuera cual fuese su contenido y cualesquiera que fuesen los preceptos legales en los que se fundamentara. La ausencia total de identificación del caso, e incluso de los preceptos aplicables, convierte en imposible el conocimiento por el interesado o por cualquiera de las razones de la decisión. Por muy razonables que pudieran ser los argumentos que avalaran la desestimación de la queja, es lo cierto que el fundamento de la misma se ha mantenido oculto en la mente del órgano judicial, de modo que no resulta posible saber si se ajusta o no a la legalidad aplicable y al derecho a la salud aducido por el recurrente. Por consiguiente, ninguna duda cabe de que las resoluciones transcritas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE ) en relación con el art. 120.3 CE, dado que ni siquiera cumplen con el primer requisito inherente al deber de exteriorización del fundamento de las decisiones judiciales, ya que la motivación es inexistente.

Lo razonado conduce a la estimación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE ), a la anulación de los Autos .

.

Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia y el deber de motivación de las resoluciones judiciales, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional resolutoria en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación y a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso-administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4 .c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 )

.

Y, resulta adecuado insertar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo .

.

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), « el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas. » . La proyección de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado promueve reconocer que la Sala de instancia ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva, puesto que constatamos que en la fundamentación de la sentencia recurrida no se responde a argumentos jurídicos concretos planteados en el escrito de demanda con carácter sustancial, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, sin que se pueda inferir del conjunto de los razonamientos que se haya producido una desestimación táctica, de modo que se observa un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el segundo motivo de casación formulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 650/2005, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, debe pronunciarse sobre la licitud de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 2004 y de 16 de febrero de 2005 impugnadas.

Sobre los motivos de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 2004 y de 16 de febrero de 2005.

Procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A., puesto que consideramos que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de septiembre de 2004 y de 16 de febrero de 2005 impugnadas, son conformes a Derecho, porque la concesión del registro de la marca nacional número 2.562.574 "DIVINE" (mixta), que designa servicios en la clase 41 (prestación de servicios de esparcimiento, entretenimiento y diversión y presentación al público de obras de arte plástico), se fundamenta en una interpretación adecuada del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», que se sustenta en la apreciación de que existe disimilitud de conjunto entre los signos enfrentados, debido a la peculiar grafía de la marca solicitada y la disparidad de los campos aplicativos, que excluye todo riesgo de confusión en el público, a pesar de reconocer que existen semejanzas entre los signos confrontados.

En efecto, cabe referir que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el juicio sobre la exclusión del riesgo de confundibilidad realizado por la Oficina registral, pues, aunque apreciamos la notoriedad de la marca prioritaria opuesta número 1.738.433 "EL DIVINO", que ampara servicios de bar y restaurante en la clase 42, y de la familia de marcas amparadas en ese distintivo, lo que exige reforzar el rigor comparativo entre los signos enfrentados, sostenemos que, analizados los elementos denominativos, fonéticos, gráficos y conceptuales de las marcas en pugna, la marca solicitada tiene la suficiente fuerza individualizadora que la hace diferenciable de la marca prioritaria considerada, examinadas ambas desde una visión global o de conjunto, sin descomponer artificialmente la percepción del complejo conjunto gráfico-denominativo de la marca aspirante que produce en los consumidores, y, por ello, rechazamos que exista entre las marcas enfrentadas la identidad denominativa y fonética que aduce la mercantil recurrente.

Por ello, entendemos que la Oficina registral no se aparta, en relación con la aplicación del artículo

6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de los criterios que este Tribunal Supremo, que hemos estimado adecuados para efectuar el juicio comparativo entre marcas en conflicto, porque, según es doctrina de esta Sala jurisdiccional, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, se debe ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala formulada en relación con la distintividad de las marcas, expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

.

En particular, debe significarse, que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto o servicio común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria.

Procede advertir que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los servicios designados por la marca solicitada, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el usuario pertinente de los servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión y del riesgo de asociación.

En este sentido, se aprecia que la Oficina Registral no incurre en un claro error de apreciación al estimar que las marcas enfrentadas pueden convivir en el mercado en el sector de la prestación de servicios de esparcimiento, entretenimiento y diversión, al deber valorar que en el público pertinente en la utilización de dichos servicios, que percibe normalmente la marca como un todo, y que se supone es una persona informada razonablemente, atenta y perspicaz, no se produce error sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial de dichos servicios, debido a la disimilitud denominativa, fonética, gráfica y conceptual, que compensa la potencial relación de afinidad de los ámbitos aplicativos.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Oficina registral al atender estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación.

No resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

.

Se constata, asimismo, que la Oficina registral ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, puesto que el grado de disimilitud gráfica entre los signos confrontados compensa el grado de semejanza de los servicios designados.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .».

Las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas, al reconocer que el nuevo signo que ampara servicios en clase 41 no es susceptible de originar confusión o asociación con la marca obstaculizadora, no incide lesivamente en la salvaguarda de las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria frente a competidores que pretendan aprovecharse de su reputación, al garantizar que los consumidores que solicitan dichos servicios de esparcimiento pueden distinguir sin dificultad la identidad del origen empresarial de los servicios ofrecidos por ambas marcas.

Por ello, las resoluciones administrativas recurridas, que determinan la compatibilidad de las marcas confrontadas, son conformes a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, puesto que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

Las resoluciones impugnadas son, pues, acordes con la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto.

En último término, consideramos que el motivo de impugnación fundado en la inaplicación de la prohibición de registro prevista en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores», debe ser rechazado, puesto que apreciamos que los servicios reivindicados por la marca solicitada número 2.562.574 "DIVINE" (mixta), en clase 41, son distinguibles de los del titular de la marca prioritaria número 1.738.433 "EL DIVINO", en clase 42, que pueden asociarse a un reconocido establecimiento destinado a club-discoteca, sito en la Isla de Ibiza, lo que evita la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, y excluye que pueda proyectarse, en este caso litigioso, la doctrina jurisprudencial formulada respecto de la protección jurídica reforzada de las marcas notorias.

En el supuesto examinado, compartimos, por tanto, el criterio formulado implícitamente por la Oficina registral de que no concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, puesto que, aunque reconocemos la reputación, prestigio y notoriedad de la marca oponente número 1.738.433 "EL DIVINO", en el sector del mercado de los servicios relacionados con el ocio, no se ha acreditado la existencia de al menos uno de los tres tipos de riesgo a que alude dicha disposición legal, que evidencie la conexión entre los servicios y el carácter notorio, pues no se ha demostrado que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior considerada, dadas las específicas características de los servicios reivindicados, ni se deduce que se produzca riesgo de dilución de la notoriedad, debido a la disminución del poder de atracción de la marca registrada prioritaria, pues no se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presenten características o cualidades potencialmente perjudiciales que debiliten dicho reconocimiento, ni cabe estimar que se produzca sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado, pues no cabe inferir que el público pertinente, sin confundir la procedencia empresarial de los productos ofrecidos, experimente una atracción particular sobre los servicios de la empresa de Coll Fluxa por el mero hecho de ampararse bajo el signo "DIVINE".

En consecuencia con lo razonado, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 16 de febrero de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 15 de septiembre de 2004, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.562.574 "DIVINE" (mixta), para amparar servicios en la clase 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran conformes a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 650/2005, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EIVIBROKERS, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 16 de febrero de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 15 de septiembre de 2004, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.562.574 "DIVINE" (mixta), para amparar servicios en la clase 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declaran conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.