SAP Barcelona 100/2010, 7 de Abril de 2010
| Ponente | MARTA RALLO AYEZCUREN |
| ECLI | ES:APB:2010:4891 |
| Número de Recurso | 260/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 100/2010 |
| Fecha de Resolución | 7 de Abril de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN 15ª
rollo nº 260/2009-2ª
JUICIO ORDINARIO 455/2008
JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.:
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN
D. LUIS GARRIDO ESPA
Barcelona, siete de abril de dos mil diez.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario número 455/2008,
seguidos ante el Juzgado mercantil número 2 de Barcelona, a instancia de don Octavio,
representado por el procurador don Ignacio López Chocarro y asistido de la letrada doña Cristina Vendrell Coll, contra ÓPTICAORTOPEDIA TONA SL, representada por la procuradora doña Nuria Tor Patino y asistida del letrado don Carlos Monje Moliner.
Este tribunal conoce de las actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL
contra la sentencia de 10 de marzo de 2009.
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En demanda de juicio ordinario que correspondió al Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, don Octavio ejerció la acción de nulidad de marca registrada española nº 2.722.183 CUSTO EYEWEAR, contra ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL.
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Seguido el juicio, el Juzgado dictó sentencia el 10 de marzo de 2009, cuya parte dispositiva dice: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales y de don Octavio, contra ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL, representado por la procuradora de los Tribunales doña Nuria Tor Patino, debo declarar y declaro la nulidad de la marca española núm.
2.722.183 "CUSTO EYEWEAR", ordenando la cancelación del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada".
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ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido en ambos efectos, se remitieron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales y se señaló para votación y fallo el día 24 de febrero de 2010.
Ponente: MARTA RALLO AYEZCUREN.
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La sentencia del juzgado estima la demanda de don Octavio contra ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL y declara la nulidad de la marca española nº 2.722.183 CUSTO EYEWEAR por dos causas:
1)En aplicación del artículo 51.1º b) de la Ley de marcas, por haber sido solicitada la marca de mala fe.
2)En aplicación del artículo 52.1º de la Ley de marcas, en relación con su artículo 8, marca notoria -por lo que el juez no estima necesario recurrir a la protección genérica del artículo 6, también invocado por la demandante.
El recurso de apelación de ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL impugna la sentencia de primera instancia alegando que se realizó una interpretación incorrecta de la normativa aplicable y se valoró erróneamente la prueba practicada.
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Se relacionan, como punto de partida, determinados hechos que la sentencia impugnada declara probados y que no han sido cuestionados en apelación:
1)El demandante, don Octavio, junto con su hermano David, viene dedicándose al diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y complementos, bajo las marcas CUSTO y CUSTO BARCELONA desde principios de los años 80. Para el ejercicio de dicha actividad, en el año 1997 constituyeron la mercantil Blue Tower SL, licenciataria de la marca CUSTO.
2)El demandante es titular de las siguientes marcas españolas:
-2.426.734, CUSTO, solicitada el 20 de septiembre de 2001, para distinguir productos de la clase 25, en concreto, "vestidos, calzado y sombrerería", concedida el 5 de marzo de 2002.
-2.529.090, CUSTO, solicitada el 4 de marzo de 2003, para distinguir productos de la clase 18, en concreto, "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, particularmente bolsos, incluyendo bolsos de viaje, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas", concedida el 2 de julio de 2003.
-2.368.681, CUSTO, solicitada el 2 de enero de 2001 para distinguir productos de la clase 3 -"productos de perfumería y cosmética"-, concedida el 21 de mayo de 2001.
3)El 3 de julio de 2006, la demandada, ÓPTICA-ORTOPEDIA TONA SL solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca denominativa 2.722.183 CUSTO EYEWEAR para distinguir productos de la clase 9, entre los que se encuentran los "aparatos e instrumentos ópticos", que incluyen las gafas. Ante la oposición del hoy demandante, la OEPM denegó inicialmente la solicitud, si bien, presentado recurso de alzada por la solicitante, mediante resolución de 16 de abril de 2008, revocó la denegación, acordando conceder el registro.
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Siguiendo la sistemática del recurso, se examinará, en primer lugar, la pretensión de nulidad de la marca por infracción de prohibición relativa de registro. El artículo 52 de la Ley de marcas, bajo la rúbrica "Causas de nulidad relativa", establece en el apartado 1 que "el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 ." La sentencia recurrida aprecia la nulidad de la marca CUSTO EYEWEAR por contravenir el artículo 8 de la Ley . Conforme al apartado 1 del art. 8, "no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".
Los requisitos, en este caso, para apreciar la nulidad de la marca de la demandada son:
1)La notoriedad de la marca CUSTO del demandante.
2)La similitud o identidad de los signos de actor y demandada.
3)Que el uso de la marca CUSTO EYEWEAR pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca notoria CUSTO; o bien que el uso de la marca CUSTO EYEWEAR, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca CUSTO.
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El apartado 2 del artículo 8 de la Ley de marcas precisa: "A los efectos de esta Ley se entenderán por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración,...
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