SJMer nº 6, 21 de Junio de 2010, de Madrid
| Ponente | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN |
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2010 |
| Número de Recurso | 827/2008 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
SENTENCIA Nº.
En la Villa de Madrid, a VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ.
Vistos por el SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 827/08, seguidos a instancia de DÑA. Luisa, representada por la Procuradora Sra. Matud Juristo y asistida del Letrado D. Juan Luis Rivas Zurdo; contra RESTAURACIÓN DE AEREOPUERTOS ESPAÑOLES, S.A. (R.A.E.S.A.), representada por la Procuradora Sra. Moreno Rivas y asistida del Letrado D. David Pallisé Urquiza; sobre rótulo de establecimiento y marcas; y,
El expresado demandante formuló demanda de fecha 20.11.2008 que por reparto correspondió a este Juzgado contra la ya citada demandada, por los cauces del proceso ordinario, reclamando se declare: 1.- nula y sin efecto legal alguno, la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas d ela marca nº 2.564.158/1 "El Madroño", para servicios de la clase 43, con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en la OEPM, organismo en el que la inscripción de dichas marcas deberá cancelarse; 2.- que Dña. Luisa ostenta un derecho preferente sobre los distintivos "El Madroño", "Los Madroños" o "Madroños" para distinguir servicios de restauración o actividades relacionadas; 3.- que la solicitud, uso y registro por la demandada de la marca nacional nº 2.564.158/1 constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la demandante sobre el vocablo "Madroño" y sus variantes; 4.- que la solicitud, uso y registro por la demandada, de la marca "El Madroño" constituye actos de competencia desleal; condenando a la demandada: 1.- a estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2.- al pago de las costas del presente procedimiento; 3.- a cesar de manera inmediata, en cualquier clase de utilización de la marca "EL Madroño" para servicios de la clase internacional 43 y actividades concurrentes; 4.- a retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicatario, catálogos, folletos, etiquetas y cualquier otra clase de documentación en la que se consigne la marca "El Madroño"; 5.- a abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier clase de uso sobre el distintivo "El Madroño" o sobre cualquier distintivo que invoque el vocablo "Madroño"; 6.- a indeminizar por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en el procedimiento y por el importe que se fije en sentencia; 7.- a la publicidad de la sentencia en un periódico de tirada nacional; ordenando igualmente: 1.- la nulidad de la marca española "EL Madroño", remitiendo al efecto el oportuno oficio a la OEPM; y 2.- el libramiento de un mandamiento a la OEPM para que efectúe la anotación preventiva de la presentación de esta demanda de nulidad contra el expediente de la marca nacional "El Madroño"; alegando en apoyo de su pretensión los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos unidos.
Admitida a trámite la demanda en virtud de Auto de fecha 22.12.2008, se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
Mediante escrito de 9.2.2009 de la Procuradora Sra. Moreno Ramos en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos.
Por Providencia de fecha 2.3.2009 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa. En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes. Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por las partes demandadas no se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, siendo desestimadas, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
Señalado día y hora para la práctica de la prueba admitida, se realizó la misma en el modo y la forma señalada en la Ley, con el resultado que obra en autos.
Finalizada la práctica de la prueba, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.
Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
Cuestiones debatidas y posición de las partes.
Invoca la actora como fundamento de su acción de nulidad de la marca mixta"El Madroño", con nº 2.564.158-1, clase 43ª (servicios de restauración; alimentación), titularidad de la demandada, que siendo la actora titular: 1.- de la marca nacional nº 2.360.153-1, denominativa "Los Madroños", de la clase 43ª; 2.- de la marca nacional nº 604.370/4, denominativa "Madroños", de la clase 30ª (productos de café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas [condimentos]; especias; hielo); 3.- del rótulo de establecimiento nº 160.037/0, denominativo "El Madroño" destinado a pastelería, confitería y bar-cafetería, para el municipio de Madrid y 4.- rótulo de establecimiento nº 266.966/X, denominativo "Los Madroños" destinado a Pastelería, confitería, bar-cafetería" en el municipio de Madrid; la marca registrada a favor de la demandada está incursa en causa de nulidad de los arts. 6.1.b) de la L.Ma. de 2001 y D.Transitoria III.3 de idéntica Norma, al tratarse de signos idénticos o similares generadores de confusión.
A ello se opone la demandada sosteniendo el carácter común (que no genérico) del término "Madroño" al tratarse de un signo propio de la Villa de Madrid, el necesario tratamiento jurídico diferenciado en la extensión de la protección de las marcas y rótulos invocados de contratio, la caducidad por falta de uso de las marcas invocadas, así como hecho nuevo alegado en el acto de juicio, la caducidad del rótulo nº 160.037/0 de conformidad con la D.Transitoria III.3 L.Ma..
Caducidad de la marca nacional nº 2.360.153-1, denominativa "Los Madroños", de la clase 43ª; y de la marca nacional nº 604.370/4, denominativa "Madroños", de la clase 30ª.
A.- Habiéndose opuesto por la demandada la caducidad de las marcas titularidad de la actora, por falta de uso, con invocación del art. 39 L.Ma. y art. 58 L.Ma., procede examinar de modo previo tal cuestión, en cuanto determinante antecedente lógico para fijar el alcance de los derechos de exclusividad o oposición que ostenta la demandante.
Alega la demandada que vigentes tales registros desde hace más de cinco años, la actora no acredita y prueba su uso previo, real y efectivo, por lo que estima tales derecho de propiedad extinguidos por caducidad. A ello se opone la demandante, aportando en acreditación de tal uso los documentos nº 1 a 5 unidos al Acta de la audiencia previa.
Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina jurisprudencial reiterada, recogida por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 8.5.2008 [Roj: SAP M 9206/2008; Rollo nº 310/07 ] en materia de uso de marca y sanción de caducidad, que "...El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva que se le concede con su registro, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró (artículo 39.1 de la Ley 17/2001 ). El incumplimiento de la obligación de usar la marca en el plazo legalmente fijado (cinco años ininterrumpidos -artículo 39 de la Ley 17/2001 y artículo 4.1 de la Ley 32/1988 -) supone que, a falta de rehabilitación de la misma, puede ser declarada su caducidad por los tribunales (artículo 55.1 de la Ley 17/2001 ) a instancia de tercero interesado en ello..."; añadiendo que "...El artículo 39.2.a de la Ley 17/2001 admite, en efecto (y...
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