STSJ Cataluña , 10 de Noviembre de 2003
| Ponente | ENRIQUE GARCIA PONS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2003:11175 |
| Número de Recurso | 256/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 10 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Recurso nº 256/2000 SENTENCIA Nº 1088/2003 Ilmos. Sres.:
Presidente:
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO Magistrados:
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA DON ENRIQUE GARCÍA PONS En la Ciudad de Barcelona, a diez de noviembre de dos mil tres.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto por DANONE, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Inmaculada Lasala Buxeres y asistida por el Letrado D. Jorge Colominas García, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y asistida por el Abogado del Estado, y como codemandada la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Mª Millán Lleopart y asistida por el Letrado D. Alberto Bercovitz. Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. ENRIQUE GARCÍA PONS, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la Resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 16 de febrero de 2000.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación del presente pleito se han observado las prescripciones legales.
Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la impugnación ejercitada contra la Resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 16 de febrero de 2000, por la que se decidió desestimar el recurso de alzada interpuesto por la parte actora, DANONE, S.A., contra la Resolución del Director del Departamento, de fecha 5 de abril de 1999, por la que se acordó la concesión de la marca mixta, denominativa y gráfica, NESTLE BIOCALCIO (número 2.141.027/5), clase 29, a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.
A fin de centrar el objeto de debate en el presente litigio, resulta pertinente dejar constancia de los siguientes antecedentes obrantes en autos.
En fecha 6 de febrero de 1998 la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la concesión de la marca mixta, denominativa y gráfica, NESTLE BIOCALCIO, para los productos o servicios de la clase 29 "Leches, yogures y preparaciones alimenticias a base de leche de las comprendidas en esta clase." Su distintivo gráfico es el que se reproduce a continuación:
En fecha 14 de mayo de 1998 la parte actora, titular de la marca denominativa BIO, de la clase 29, para "Productos de la clase 29", presentó escrito de oposición a la precedente solicitud.
En fecha 5 de abril de 1999 la Resolución del Director del Departamento acordó la concesión de la marca solicitada por los siguientes motivos: "El signo gráfico-denominativo solicitado, aunque incluye el término genérico-usual "biocalcio", se encuentra caracterizado por la marca notoria "NESTLE", que identifica al fabricante, evitando todo riesgo de confusión. Por ello, las marcas oponentes BIO, Internacional 213.645-A y M- 720.742, en clases 29 y 31 respectivamente, se diferencian del conjunto solicitado, y no se tienen en consideración. Y en cuanto a la señalada de parecido BIOCALCIO M-2101.238 en clase 29, está denegada con fecha 5-10-98. Limita productos al N.I. aportando nuevas descripciones de fecha 26-11-98."
En fecha 16 de julio de 1999 la parte actora en el presente pleito, DANONE, S.A., interpuso recurso de alzada, desestimado por la Resolución impugnada del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 16 de febrero de 2000.
La demanda contiene como fundamento de la pretensión las alegaciones de aprovechamiento de la reputación ajena, riesgo de confusión y de asociación e incumplimiento del artículo 1 de la Ley de Marcas.
La Administración demandada y la parte codemandada solicitan la desestimación del recurso, por entender conformes a Derecho los actos impugnados.
Situado en los términos expuestos el objeto de debate en el presente litigio, resulta procedente centrarse en la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, cuya hermenéutica procede realizar de conformidad con el concepto de marca contemplado en el artículo 1 de la citada Ley, como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona; de ahí que una determinada configuración, en los términos del artículo 2 de la misma Ley, debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva, y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios: "a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior."
La eficacia de la prohibición establecida en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 no sólo alcanza a considerar el doble enjuiciamiento de semejanza, según reiterada jurisprudencia, sino que asimismo es necesario realizar dicho análisis desde una perspectiva finalista, en el sentido de que no basta cualquier semejanza sino que se precisa que dicha semejanza sea de tal entidad que pueda razonablemente inducir a error o confusión al público consumidor.
En palabras del Tribunal Supremo, entre otras, STS de 21 de abril de 2003, FJ 2: "El artículo 12.1.a)
de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes...
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STS, 14 de Julio de 2006
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