STS, 18 de Febrero de 1987
| Ponente | SALVADOR ORTOLA NAVARRO |
| ECLI | ES:TS:1987:1099 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 1987 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 181.- Sentencia de 18 de febrero de 1987
PONENTE: Excmo. Sr. don Salvador Ortolá Navarro.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Propiedad industrial. Marcas. «Nutch» contra «Nutter» y «Keinut». Incompatibilidad.
NORMAS APLICADAS: Arts. 103.1.°, 106.1.º y 117.1.º de la Constitución; art. 124.1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 16 de diciembre de 1985, 17, 21 y 24 de febrero, 3 de
marzo, 25 de abril y 16 de junio de 1986, 5 de octubre de 1978, 12 de febrero, 24 de marzo y 17 de
diciembre de 1979, 13 de marzo de 1980 y 18 de noviembre de 1982.
DOCTRINA: El precedente administrativo no es equiparable a la costumbre, y no es fuente del
Ordenamiento jurídico; sólo puede vincular a la Administración en su actividad discrecional, pero no
en la reglada. Existe semejanza fonética en las marcas enfrentadas, pudiendo inducir a error en el
mercado al amparar productos de la misma área y naturaleza.
En la villa de Madrid, a dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y siete.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sala pende en grado de apelación, entre partes, de una como apelante «Starlux, S. A.», representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, bajo dirección de Letrado, y de otra, como apelada, la Administración General, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la Sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 11 de abril de 1984, sobre inscripción de las marcas núms. 977.684 y 977.685, denominadas «Nutch».
Con fecha 9 de junio de 1981, «Starlux, S. A.», solicitó del Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de las marcas núms. 977.684 y 977.685, denominadas «Nutch», clases 29 y 30 del Nomenclátor Oficial, y publicados los expedientes, se formuló oposición por doña Constanza, en relación con las marcas núms. 879.294 y 879.295, denominadas «Keinut», y por «Nutrexpa, S. A.», en relación con las marcas núms. 556.590 y 556.591, todas ellas de las clases solicitadas respectivamente, por lo que por el parecido con las mismas fue denegada la inscripción por Resolución de 20 de mayo de 1982, e interpuestos recursos de reposición, fueron desestimados con fecha 13 de abril de 1983.
La representación procesal de «Starlux, S. A.», interpuso contra dichos acuerdos recurso contencioso-administrativo ante la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el que seguido por sus trámites legales, recayó Sentencia con fecha 11 de abril de 1984, desestimando el recurso interpuesto y declarando ajustados a Derecho los actos administrativos impugnados, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del proceso.
Contra la anterior sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, en el que las partes, una vez instruidas de todo lo actuado, presentaron su correspondiente escrito de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 10 de los corrientes, en cuya fecha tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Salvador Ortolá Navarro.
El Registro de la Propiedad Industrial denegó (incluso en reposición) la inscripción de las marcas «Nutch» (clase 29) y «Nutch» (clase 30) por entender que, según el art. 124.1.º del Estatuto, eran incompatibles con dos de las marcas opuestas («Nutter» y «Keinut») por su semejanza y por proteger productos de las mismas clases del Nomenclátor (29 y 30) y de la misma área comercial (alimentos en general). «Starlux, S. A.», recurrió ante la jurisdicción, alegando que no existía tal semejanza, por ser «Nutch» una voz monosilábica, estar compuestas «Nutter» y «Keinut» por dos sílabas (ninguna de las cuales es «Nutch») y figurar en ellas (y no en «Nutch») vocales como E e I, todo lo cual destierra la semejanza aludida en el citado art. 124.1.º del Estatuto, amén de ser «Starlux, S. A.», titular de las marcas «Nut-Nut» (anterior a «Nutter» y a «Keinut») y «Nut» (anterior a «Keinut»), lo que le otorga derecho (prioritario) al uso de la sílaba nut y a derivar de ella marcas como «Nutch», que no puede ser denegada por el Registro cuando éste otorgó la marca «Nutter», cuando ya existía la prioritaria «Nut-Nut», y la marca «Keinut» cuando ya existían las prioritarias «Nut-Nut» y «Nut», lo que, según «Star-lux, S. A.», constituyen precedentes que vinculan al Registro y a la jurisdicción a otorgar ahora las marcas «Nutch», so pena de incurrir en desigualdades discriminatorias.
La sentencia hoy apelada razonó que, aunque entre «Nutch» y «Nutter» -y dado que la sílaba ter es tónica- no existe la semejanza a que alude el art. 124.1.º del Estatuto, entre «Nutch» y «Keinut», al ser tónica la sílaba nut, si existe la semejanza a que se refiere el citado art. 124.1.° (en su párrafo 2.°), que tal semejanza fonética puede provocar en el mercado, dada la común naturaleza de los productos que habrían de proteger, que han de desenvolverse en la misma área comercial, y por ello desestimó el recurso; y «Starlux, S. A.», apela contra dicha sentencia, insistiendo en las mismas alegaciones que ya había formulado en la primera instancia, aunque concretándolas a la única marca «Keinut» que la sentencia declaró incompatible con «Nutch».
De lo dicho en el razonamiento procedente se deduce la total inexistencia, en las alegaciones de la parte apelante, de un verdadero análisis crítico de la sentencia apelada, al limitarse aquéllas a reproducir las formuladas en la primera instancia, que -por tanto- ya fueron consideradas, y rechazadas, por la Sala a quo al dictar aquella sentencia. Según constante jurisprudencia de este Tribunal, como ejemplo reciente de la cual pueden citarse las Sentencias de 16 de diciembre de 1985, 17, 21 y 24 de febrero, 3 de marzo, 25 de abril y 16 de junio de 1986, tal actitud procesal de la parte apelante, ha de desembocar en la desestimación de la apelación, salvo que esta Sala, al examinar la sentencia apelada, aprecie que ésta ha incurrido en graves infracciones del Ordenamiento jurídico; y en esta ocasión ello no ha ocurrido, pues, de un lado, y en lo que se refiere a la cuestión de si entre «Nutch» y «Keinut» existe la semejanza que prohibe el art. 124.1.º del Estatuto, es evidente que tal semejanza existe, a la vista de lo previsto en el párrafo 2.° de dicho precepto (semejanza fonética), y que tal semejanza puede producir error o confusión en el mercado, en virtud de la común naturaleza de los productos amparados por una y otra marca (común naturaleza que ni en la primera ni en la segunda instancia ha negado «Starlux, S. A.»); y de otro lado, y en lo que se refiere a la alegación de «Starlux, S. A.», consistente en que, siendo ella titular de las marcas «Nut-Nut» y «Nut», inscritas antes que «Keinut», y habiéndose accedido al Registro de esta última marca (y otras en las que figura la sílaba nut) pese a la preexistencia de aquellas dos, tales precedentes vinculan al Registro y a la jurisdicción a consentir ahora el registro de la marca «Nutch» en favor de «Starlux, S. A.», tal alegación no puede bastar para que (frente a la evidencia de que entre «Nutch» -que no es idéntica a «Nut», ni a «Nut-Nut», sino distinta de ellas- y «Keinut» existe la semejanza que prohibe el art. 124.1.º del Estatuto ), se haya de acceder al registro de «Nutch», porque, como ha dicho esta Sala en Sentencias como, por ejemplo, las de 5 de octubre de 1978, 12 de febrero, 24 de marzo y 17 de diciembre de 1979, 13 de marzo de 1980, 18 de noviembre de 1982, y (por no citar sino otra más, mucho más reciente) 2 de octubre de 1986, el precedente administrativo, que no es equiparable a la costumbre, y no es fuente del Ordenamiento jurídico, sólo puede vincular a la Administración en su actividad discrecional, pero no en la reglada, y la concesión o denegación de una marca no es acto discrecional, sino reglado, por lo que el precedente no vincula a la Administración, que, según el art. 103.1.° de la Constitución ha de resolver, en cada caso, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y menos aún a los Tribunales, que según el art. 106.1.° de la misma Constitución controlan la legalidad de la actuación administrativa, y que, según el art. 117.1.° de la propia Constitución, administran la justicia sometidos únicamente al imperio de la Ley.
Por todo ello procede la desestimación del presente recurso de apelación, aunque sin expresa imposición de costas, por no darse las circunstancias que al efecto prevé el art. 131 de la Ley de esta jurisdicción .
En virtud de todo ello, emitimos el siguiente
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona de fecha 11 de abril de 1984, dictada en el recurso núm. 435 de 1983; sentencia que confirmamos íntegramente; sin costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Francisco Pera Verdaguer.- Antonio Agúndez Fernández.- Miguel Español la Plana.- Salvador Ortolá Navarro.- Julio Fernández Santamaría.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Excmo. Sr. don Salvador Ortolá Navarro, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.- Francisco Blas Rodríguez Fernández.- Rubricado.
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