SAP Granada 480/2009, 6 de Noviembre de 2009
| Ponente | ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES |
| ECLI | ES:APGR:2009:2002 |
| Número de Recurso | 460/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 480/2009 |
| Fecha de Resolución | 6 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Granada, Sección 3ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº 460/09 - AUTOS Nº 220/08
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 DE GRANADA
ASUNTO: P.ORDINARIO
PONENTE SR. ENRIQUE PINAZO TOBES.
S E N T E N C I A N º 480
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. JOSÉ Mª JIMÉNEZ BURKHARDT
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
En la Ciudad de Granada, a seis de noviembre de dos mil nueve.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 460/09- los autos de P. Ordinario nº 220/08, del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Granada, seguidos en virtud de demanda de D. Arsenio contra Piel de Toro S.L..
Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha quince de abril de dos mil nueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando íntegramente la demanda formulada por PIEL DE TORO S.L. contra D. Arsenio : PRIMERO.- Declaro la titularidad de la demandante sobre la marca nº 2038243 "PIEL DE TORO", marca gráfica registrada para la clase 25 de Nomenclátor (vestidos, calzados y complementos), consistente en la representación gráfica de la silueta grotesca de un toro visto de perfil, de cuerpo desproporcionadamente voluminoso, siendo las patas, el rabo y los cuernos trazos finos que se sitúan en un mismo plano, todo ello inscrito en una corona circular de trazo grueso y fondo color ocre, concedida por la OEPM y publicada en el BOPI con fecha 16 de agosto de 1996, librándose el correspondiente mandamiento a la OEPM para la inscripción de este signo a nombre de la actora, y debiendo abstenerse en lo sucesivo el demadnado de usar este signo. SEGUNDO:- Condeno al demandado al pago de las costas causadas".
Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ENRIQUE PINAZO TOBES.
Se aceptan parcialmente los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, en cuanto no se opongan a los que seguidamente se consignan.
Sin entrar a examinar la congruencia de la resolución de instancia, tiene razón el recurrente cuando afirma que solo la mala fe no es suficiente para despojar al apelante de sus derechos de propiedad industrial sobre la marca litigiosa, sin embargo en cuanto también parece apreciarse como manifestación de una actuación en contra de los propios actos del demandado, que revelan la transmisión a favor de la apelada de la marca en litigio, sí puede apreciarse, sin con ello violentar la congruencia de la resolución con el planteamiento de la actora, que frente a lo que en ocasiones parece deducirse de la sentencia de instancia, sí parte de la condición de dueña de la marca litigiosa por su parte, poniendo de manifiesto tal cualidad los títulos de propiedad industrial a su nombre reflejados en la demanda.
Para centrar la cuestión litigiosa hemos de partir de los siguientes hechos, acreditados a tenor de la documental obrante en autos, y de los extremos admitidos por las partes, así como del contenido del suplico de la demanda:
El demandado desde su constitución en 1998, hasta el 13 de mayo de 2008, fue administrador solidario de la sociedad actora, que desde la ultima fecha ha pasado a estar controlada por Azabache Capital S.L.
El demandado, antes de la constitución de dicha sociedad, en 1997, había obtenido la concesión a su favor de la titularidad de la marca gráfica española 2038243, reflejada en el documento 14 de los de la demanda, por su solicitud de agosto de 1996, registrada desde tal fecha en la OEPM a su nombre (folios 110 y 111 vuelto de las actuaciones).
Desde su constitución la sociedad ha utilizado el elemento gráfico mencionado, sin constar ninguna utilización individual por parte del demandado. Sostiene el apelante que ello solo obedece a su tolerancia tácita de uso indefinido, "mientras que perdurase su participación en la misma" (hecho noveno de la contestación, reproducido en el recurso de apelación). Mientras, la demandante, mantiene que su uso lo era a titulo de dueño, invocando la identidad entre la marca litigiosa y la sociedad actora, manifestada, entre otros actos, por la solicitud y concesión de gráfico, prácticamente idéntico al que constituye el objeto de la marca española en litigio, como marca comunitaria y la solicitud y concesión de dibujos industriales a su favor que también lo reproducen.
Es un hecho indiscutido, que la solicitud de la marca comunitaria, del año 2002, folios 54 y 57, y de los dibujos industriales en el año 2003, se llevaron a cabo con el consentimiento, no discutido, del demandado, y cuando ostentaba la cualidad de administrador solidario de la demandada, y antes del inicio de la transmisión total de la empresa Piel de Toro S.L., reconocida por el apelante (folio 416), e incluso antes del comienzo de las negociaciones para ello, en el verano del año 2006, según indica la contestación a la demanda. La solicitud de tales derechos de propiedad industrial a favor de la sociedad actora, son posteriores al registro de la marca española, y obviamente, no constando ninguna reserva al respecto, se dirigían a la adquisición por parte de la sociedad de los derechos de exclusiva que el Reglamento de Marca Comunitaria, en su articulo 9 confiere a su titular y los que a su vez, atendiendo a la fecha de la solicitud, confería al titular del dibujo industrial el articulo 165 EPI, y que recaían una vez concedidos prácticamente sobre el mismo signo gráfico de la marca española.
El demandado, al promover la solicitud de la concesión en exclusiva a favor de la demandante de los derechos mencionados en el apartado anterior, no había apreciado ningún riesgo de confusión, por la coexistencia de la marca española y comunitaria, ni tampoco había estimado que la anticipación de la marca litigiosa impedía la adquisición de los derechos de exclusiva inherentes a los dibujos industriales registrados, ni tampoco, pretendiendo para la sociedad la valida adquisición de los derechos de exclusiva propios de los dibujos industriales coincidentes con la marca española, estimaba concurrente la presencia de alguna prohibición amparada en intereses exclusivamente privados, entre los que figura, articulo 188, en relación con el 187 EPI, la anticipación de marca. El demandado admite la valida transmisión de la marca comunitaria y dibujos industriales mencionados, tanto en la contestación a la demanda y en el recurso, tras la transmisión de la empresa, y desvincularse de la demandante con la venta de la totalidad de sus participaciones sociales.
Tras perder el demandado el control de la sociedad actora, en el año 2008, pide la nulidad de la marca comunitaria de la demandante, en base al indiscutible riesgo de confusión que para el público presenta la coexistencia de la citada marca comunitaria y la marca española objeto de este litigio.
La parte actora, en la demanda se atribuye la condición de dueña, titular de la marca en litigio, por transmisión derivativa, tal y como se infiere del contenido de los hechos de la demanda y de la invocación expresa de los artículos 46 y 47 de la Ley de Marcas, y pide no solo que se declare que la resolución que se dicte es titulo bastante para su inscripción en la OEPM, sino antes que se declare justificada la titularidad de la marca española 2038243, ejercitando también las acciones propias del titular de la marca registrada cuando también promueve el cese de los actos que violen su derecho, pidiendo expresamente la prohibición por parte del apelante del uso de tal marca.
No se ha demostrado que antes del cese, el 13 de marzo de 2008, del demandado y su hermano, en la cualidad de administradores únicos de la sociedad, conociera quien ahora es dueña de las participaciones de la sociedad demandante, antes de hacerse con el control de la entidad y completarse la transmisión de la empresa, el registro de marca controvertido, o el contenido del documento 17 de los de la demanda. Por tanto no puede inferirse de la aportación de tal documento al litigio, iniciado en junio de 2008, que el signo gráfico que nos ocupa, expresamente quedase fuera de la transmisión de la empresa, y menos aún por resarcir a los demandados del coste de los dominios en Internet coincidentes con las marcas de la actora.
Por ultimo, admite el demandado en su contestación, folio 241 de las actuaciones, que el...
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