SAP Las Palmas 487/2009, 17 de Noviembre de 2009
| Ponente | VICTOR MANUEL MARTIN CALVO |
| ECLI | ES:APGC:2009:3335 |
| Número de Recurso | 243/2008 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 487/2009 |
| Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Las Palmas, Sección 5ª |
Iltmos. Sres.-PRESIDENTE: Don Carlos Augusto García Van Ischot
MAGISTRADOS: Don Víctor Manuel Martín Calvo
Don José Antonio Morales Mateo
SENTENCIA 487/09
En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a diecisiete de noviembre de dos mil nueve;
VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las palmas de G.C. en los autos referenciados (Juicio Ordinario nº 1046/04) seguidos a instancia de las entidades mercantiles DIAGEO NORTH AMERICA INC., DIAGEO BRANDS BV y JUSTERINI & BROOKS LIMITED, parte apelada/impugnante, representadas en esta alzada por el Procurador don Esteban Andrés Pérez Alemán y asistidas por el Letrado don Antonio Selas Colorado, contra la entidad mercantil CALEDONIAN RESOURCES CANARIAS, S.L., parte apelante/impugnada, representada en esta alzada por la Procuradora doña Victoria Trujillo León y asistida por el Letrado don Miguel Ángel Estiguín Capella, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Manuel Martín Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Las palmas de G.C., se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: «Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Smirnoff, Johnnie Walter, y J&B contra Caledonian Resources canarias condeno a la parte demandada al pago a la actora de la cantidad de 12.666,16 # en la proporción establecida en el FD Quinto y a la cantidad de 35.204,21 # para Smirnoff, 80.500,15 # para Johnnie Walter y 10957,25 para J&B. () Todo ello más los intereses legales desde el dictado de la sentencia»
La referida sentencia, de fecha 1 de septiembre de 2007, se recurrió en apelación por la parte actora/demandada, interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose acordado el recibimiento a prueba en esta alzada, rechazándose la propuesta por la parte demandada-apelante, sin necesidad de celebración de vista se señaló para discusión, votación y fallo el día 15 de junio de 2009.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Para una mejor comprensión del recurso conviene precisar que la demanda presentada sostiene que la entidad estadounidense DIAEGO NORTH AMERICA INC. es titular de las siguientes marcas:
1) marca denominativa española "SMIRNOFF" nº 320.930 para productos de la clase 33 (alcoholes, aguardientes, brandies y licores), doc. nº 2 de la demanda (folio 62 de las actuaciones);
Se alegó que la entidad demandada viene importando y comercializando botellas de vodka SMIRNOFF, whisky JONNIE WALKER y whisky J&B procedentes de estados ajenos al EEE (Espacio Económico Europeo) y que tales hechos han causado daños a las demandantes al distorsionar la distribución intracomunitaria y provocar un lucro cesante (hecho cuarto de la demanda). Por ello pretende el ejercicio de acciones declarativas sobre el derecho exclusivo a la primera comercialización en España así como que se declare la infracción por la demandada del referido derecho al vender en España productos marcados por las actoras que no han sido por ellas introducidos en el territorio del EEE pretendiendo seguidamente la condena de la demandada al cese inmediato en la venta de bebidas alcohólicas distinguidas con las marcas de las actoras no introducidas en el EEE con su autorización, a la indemnización de daños y perjuicios y la destrucción de las bebidas importadas por la demandada distinguidas con dichas marcas.
La entidad demandada tras negar la vigencia de las marcas españolas nos 320.930 (Smirnoff) y
1.322.590 (J&B) [hecho primero de la demanda] sostuvo que compró las botellas de J&B y Johnnie Walker a la empresa Stilbon Trade Corp. de Florida (EE.UU.) [hechos segundo y cuarto] pero que el origen de tales productos es el EEE, concretamente el Reino Unido, y que por tanto "desde el instante en que se trata de productos auténticos, quiere decirse que proceden de la demandante; por lo tanto inicialmente han sido vendidos por ella, o a través de distribuidores autorizados y en estas operaciones la actora ya obtuvo sus beneficios, por lo que con las posteriores ventas no dejó de obtener ganancias porque no tenía derecho a ellas, una vez han salido las mercancías de su poder de disposición". Nada alegó respecto a la procedencia de las botellas Smirnoff.
La sentencia de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.1 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ) y tras entender conforme a la prueba practicada (el reconocimiento señalado en la contestación, en el interrogatorio del legal representante de la demandada y en la prueba pericial) que las botellas de vodka Smirnoff y de güisqui Johnnie Walker y J&B fueron adquiridas por la demandada en Florida a la entidad Stilbon Trade Corp. e introducidas en territorio español sin consentimiento ni autorización de las actoras y sin que tenga relevancia el origen de fabricación del producto, aceptó la violación del derecho esgrimido por las actoras señalando la correspondiente indemnización con base a lo dispuesto en el art. 42 y 43 LM conforme a los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación y en atención a la prueba pericial practicada. Así, teniendo en cuenta que la cifra de negocios anual establecida pericialmente es de 1.226.616,03 # fijó un importe indemnizatorio de 12.666,16 # correspondiente al 1% que establece el art. 42.5 LM, importe a distribuir proporcionalmente entre las actoras en relación con el número de botellas vendidas de cada marca, así como también el 10% sobre el volumen total de la cifra de ventas de los productos litigiosos al entender que tal porcentaje es adecuado y que sustituye a la ocultación de información llevada a cabo por la entidad demandada que ha impedido precisar la cuantificación exacta de la indemnización aplicando para ello el art. 217.6 (por error cita el apartado 5 ) LEC.
Frente a dicha resolución se alza la parte demandada insistiendo en su excepciones planteadas e instando la revocación de la sentencia con la consiguiente desestimación íntegra de la demanda, mientras que las entidades actoras impugnan la resolución apelada pretendiendo la estimación de la acción de cesación y la condena en costas de la instancia a la parte demandada.
Como primer motivo de apelación la parte demandada insiste en la "falta de legitimación activa" de la entidad Diageo North America Inc. respecto a la marca española nº 320.930 (Smirnoff) y de la entidad Justerini & Brooks Ltd. respecto de la marca española nº 1.322.590 (J&B) en cuanto pese a justificarse su concesión en fecha 27/01/1960 sin embargo, habiendo transcurrido más de diez maños desde dicha concesión, no se ha acreditado la vigencia en fecha actual sin que la prueba practicada al efecto pueda ser atendida al vulnerar los arts. 264.2º y 265.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
El motivo no puede ser atendido. En las certificaciones de ambas marcas aportadas junto con el escrito de demanda (folios 62 y 86, respectivamente) expedidas en fechas cercanas a la presentación de la demanda (concretamente el 4 de diciembre de 2003 para la primera de dichas marcas y 18 de mayo de 2004 para segunda) expresamente se hizo constar que «En el día de la fecha el citado expediente se encuentra en vigor» sin que por la parte demandada que excepciona la falta de vigencia actual se haya podido acreditar la caducidad en fecha posterior a dichas certificaciones y anterior a la demanda. Por lo demás, la sentencia apelada en su fundamento de derecho segundo establece respecto a dichas marcas que "de la prueba practicada obrante en las actuaciones, concretamente de los oficios remitidos por la oficina de marcas se constata la vigencia y titularidad de las mismas a la fecha de interposición de la demanda", razonamiento que no es objeto de impugnación por la demandada salvo en lo relativo a que no debieron remitirse los oficios con olvido de que la prueba fue acordada en la Audiencia Previa sin que conste que por la parte demandada se recurriese en forma la admisión de la misma. Al propio tiempo esta Sala ha podido comprobar telemáticamente la vigencia a favor de las entidades actoras de las marcas litigiosas a través de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas: http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra
Se sostiene por la demandada como segundo motivo de oposición su falta de legitimación pasiva o la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, alegándose que ha quedado evidenciado que la demandada es un broker, un intermediario entre compradores y vendedores y que no es quien comercializa; que quien comercializa las bebidas de güisqui fue Stilbon Traders Corp.
El motivo debe igualmente ser rechazado. Consta a través de la diversa documental e incluso de la pericial practicada que la entidad demandada comercializa (adquiere para su posterior reventa) los productos litigiosos marcados por las actoras. Poco importa que no sea vendedor al detalle, lo trascendente es que, como incluso reconoce, importa de empresa radicada en los Estados Unidos de Norteamérica productos marcados de las actoras para su comercialización en España por lo que su legitimación pasiva viene...
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