SAP Madrid 281/2009, 20 de Noviembre de 2009
| Ponente | ENRIQUE GARCIA GARCIA |
| ECLI | ES:APM:2009:15069 |
| Número de Recurso | 46/2009 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 281/2009 |
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
MADRID
SENTENCIA: 00281/2009
Sección 28ª
t6
Rollo de apelación nº 46/2009
Materia: Propiedad Industrial (Marcas)
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid
Autos de origen: juicio ordinario nº 531/2005
SENTENCIA nº 281/09
En Madrid, a 20 de noviembre de 2009.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 46/2009, los autos del procedimiento nº 531/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, el cual fue promovido por TANTRA SPAIN SL contra TANTRA TREND BIJOUX SL, siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial (marcas).
Han actuado en representación y defensa de las partes, la Procuradora Dª. Mª. Dolores Tejero García-Tejero y el Letrado D. Isidro Díaz de Bustamante y Terminel por TANTRA SPAIN SL y la Procuradora Dª. Teresa Gamazo Trueba y el Letrado D. José Javier Domingo Moreno por TANTRA TREND BIJOUX SL.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 24 de noviembre de 2005 por la representación de TANTRA SPAIN SL contra TANTRA TREND BIJOUX SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia que contuviese los siguientes pronunciamientos:
"1.- Se declare frente a la demandada:
1.1.- Que la comercialización y distribución en España por la demandada de productos con la denominación "TANTRA", sola o acompañada de otras palabras, constituye un acto de infracción de los derechos derivados de la marca española de mi representada número 2.391.523 "TT TANTRA".
1.2.- Que TANTRA SPAIN SL como propietaria exclusiva de la marca número 2.391.523 "TT TANTRA", ostenta el derecho exclusivo y excluyente de comercializar en España productos con la marca "TT TANTRA".
1.3.- Que las conductas citadas de la demandada TANTRA TREND BIJOUX SL han causado daños y perjuicios a TANTRA SPAIN SL.
-
- Se condene a la demandada:
2.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones debiendo en consecuencia ajustar su conducta a dichas declaraciones.
2.2.- A cesar inmediatamente en la importación y/o comercialización de productos con la denominación TANTRA, sola o acompañada de otras palabras o cualquier otra confundible.
2.3.-A retirar de sus almacenes y/o establecimientos abiertos al público todo producto que contenga la denominación TANTRA, en el plazo de diez días y su entrega a TANTRA SPAIN S. L. para que ésta verifique su destrucción a costa de la Demandada.
2.4.-Que la demandada TANTRA TREND BIJOUX SL proceda a la modificación de su denominación social, eliminando de la misma la palabra TANTRA, prohibiéndola que siga usando en el futuro dicha denominación o cualquier otra confundible con ella, notificándose e inscribiéndose en el Registro Mercantil de Madrid, de conformidad con lo preceptuado con el Art. 417 del Reglamento del Registro Mercantil, con los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimosétima de la Ley de Marcas.
2.5.-A la cesación en la utilización de la palabra TANTRA a título de signo distintivo de Propiedad Industrial, eliminando dicha palabra o cualquier otra confundible con ella de todos sus establecimientos, rótulos, productos o servicios, así como de su publicidad, prohibiéndola expresamente la repetición de estos actos en el futuro
2.6.-A indemnizar en razón de la infracción de los derechos marcarios, los daños y perjuicios causados a TANTRA SPAIN S. L. de conformidad con los elementos de cálculo establecidos en los apartados 5 del Artículo 43 de la Ley de Marcas, todo ello según las bases fijadas en el Fundamento de Derecho Octavo, consistentes en un uno por ciento de la cifra de negocios de TANTRA TREND BIJOUX, S.L.
2.7.-A indemnizar, en concepto de indemnización coercitiva del Artículo 44 de la Ley de Marcas, con la cantidad que corresponda por día transcurrido hasta la cesación efectiva de la violación de los derechos de marca que se fije en ejecución de sentencia.
2.8.- A la publicación de la sentencia en dos diarios de difusión Nacional y a la comunicación de la misma a todos los Clientes de la Demandada a los que hayan suministrado productos usando la marca TANTRA.
2.9.- A la imposición de las costas de este procedimiento.".
Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia, con fecha 4 de junio de 2008 cuyo fallo era el siguiente:
"Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la procuradora Dª. Mª. Dolores Tejero García-Tejero, en nombre y representación de TANTRA SPAIN SL contra TANTRA TREND BIJOUX SL, absolviendo a la demandada de los pedimentos formulados en su contra y todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante".
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de TANTRA SPAIN SL se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de TANTRA TREND BIJOUX SL, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 19 de noviembre de 2009.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
La apelante TANTRA SPAIN SL, entidad constituida el 11 de febrero de 2.000, esgrime la titularidad de la marca española nº 2391523, denominativa con gráfico, solicitada el 4 de abril de 2001 y concedida el 21 de enero de 2002, en la clase 35ª para servicios de venta al detalle en comercios, consistente en el siguiente distintivo: (EL DISTINTIVO GRAFICO CONSTA EN EL ORIGINAL)
No se esgrime en este recurso, como ya quedó claro en la primera instancia, la titularidad sobre otra marca comunitaria que, con el mismo distintivo, también ostenta la demandante.
Por su parte, la demandada, TANTRA TREND BIJOUX SL, comenzó sus operaciones, según el Registro Mercantil, el 17 de julio de 2001, siendo su objeto social la importación, exportación, distribución, venta al por mayor y menor de artículos de bisutería y complementos. En el desempeño del tal objeto gira en el tráfico con una tarjeta comercial de visita en la que consta la dirección de su almacén, oficinas y tienda mayorista, en la que puede leerse en letra de mayor tamaño y resaltada la palabra "tantra" sobre el resto de la denominación social "TREND BIJOUX SL". Asimismo en la página web de IFEMA figuraba en el apartado de información de empresa como "TANTRA", con domicilio en Paseo de los Melancólicos nº 9 de Madrid, correspondiente a la parte demandada.
El juzgado de lo mercantil entendió, ante la demanda planteada por TANTRA SPAIN SL, que además de no ser notoria la marca de la actora, y pese a existir similitud de signos, no existía tal entre los productos o servicios de la marca y los vendidos por TANTRA TREND BIJOUX SL. Además, rechazó que pudiera apreciarse incompatibilidad entre la marca de la actora y la denominación social de la demandada.
Contra esa decisión se alza la recurrente que insiste en lo fundado de su demanda, alegando que debió reconocerse la notoriedad de su marca y que la demandada también la utiliza como signo distintivo, entendiendo que concurriría en este caso absoluta identidad de signos y de productos (bisutería) entre ambas partes. Asimismo, la apelante critica lo desacertado, a su entender, del juicio complementario emitido en la primera instancia respecto a la confrontación de su marca con la denominación social de la demandada.
La apelante ha incidido en su recurso en que debería haberse reconocido la notoriedad de la marca que invoca en su demanda.
Conforme al artículo 8 de la Ley de Marcas, la marca será notoria cuando sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca, ya sea por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa. Ello permitirá que se extienda la protección para ella (incluso para el ius prohibendi en una recta y coordinada interpretación del artículo 34.2 .c) a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria.
Por su parte, se consideraría marca renombrada a aquella que fuese conocida por el público en general y no sólo por el sector pertinente del público. Lo que permitiría la extensión de su protección a cualquier género de productos, servicios o actividades. En el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha adoptado la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, que fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión de reuniones celebrada los días 20 a 29 de septiembre de 1999. Con ello se culminaron una serie de iniciativas tendentes, como ha puesto de relieve la doctrina especializada y hemos explicado en ocasiones precedentes (sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 8 de febrero de 2007 y 10 de julio de 2009 ), a...
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