SAP Alicante 441/2009, 19 de Noviembre de 2009
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2009:3655 |
| Número de Recurso | 310/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 441/2009 |
| Fecha de Resolución | 19 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA Nº 310 (C-8) 09
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 90/08
JUZGADO de lo Mercantil nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 441/09
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a diecinueve de noviembre del año dos mil nueve
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca comunitaria y nulidad de marca nacional, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios con el número 90/08, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por la parte demandada integrada por las mercantiles Compañía Manufacturera Mallorquina S.A., Creaciones Camal S.L. y Ildefonso, representados en este Tribunal por el Procurador Dª. Pilar Fuentes Tomás y dirigidas por el Letrado D. Conrado Murcia Aráez; habiendo también impugnado la Sentencia la mercantil actora, Calvin Klein Trademarck Trust, representada en este Tribunal por el Procurador D. Perfecto Ochoa Poveda y dirigida por el Letrado D. Tomás Andrade Boue. Ambas partes han presentado escritos de oposición al recurso o impugnación de la contraria.
Por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 90/08, se dictó sentencia con fecha 17 de febrero de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sr. Ochoa Poveda en nombre y representación de la mercantil Calvin Klein Trademarck Trust, contra Creaciones Camal S.L., Compañía Manufacturera Mallorquina S.L. y D. Ildefonso de modo que Declaro: Primero.- Que la marca nº 2.099.564 es nula, procediéndose a la cancelación del registro mediante la remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez firme esta resolución, junto con testimonio de esta sentencia a los efectos del art. 61.3 LM. Segundo.-Que las demandadas han infringido la marca comunitaria nº 66.753 con la utilización en el tráfico mercantil de y cK por separado. Condeno las demandadas a: Primero.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. Segundo.- A cesar en todo uso de los distintivos o cK por separado para los productos de las clases 18 y 25 o cualquier otro que resulte incompatible con los derechos de la actora. Tercero.- A retirar del mercado para su destrucción, cualquier medio en el que se consignen tales signos, incluyendo a título enunciativo, rótulos, facturas, albaranes, tarjetas de visita, publicidad, etc. Especialmente, los productos signados con ellos tanto si se encuentran en su poder como si lo están en posesión de empresas distribuidoras clientes. Todo ello deberán acreditarlo fehacientemente en el plazo que se señale en ejecución de sentencia en la que se señalarán igualmente las indemnizaciones coercitivas que procedan conforme al art. 44 LM. Cuarto .- A abstenerse en el futuro de realizar las conductas descritas con los signos expuestos más arriba. Quinto.- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados en la cuantía de 1.105 euros, con el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución (art. 576 LEC ). Todo ello sin efectuar condena en costas.".
Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por las partes arriba referenciadas; y tras tenerlos por preparados, presentaron el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 12 de junio de 2009 donde fue formado el Rollo número 310/C-8/09, en el que, tras denegar el Tribunal, por auto de fecha 20 de julio de 2009, la propuesta de práctica de prueba documental promovida por las demandadas, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 10 de noviembre de 2009, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
Ejercita en su demanda la mercantil Calvin Klein Trademarck Trust, como titular desde el día 19 de julio de 1999 de la marca comunitaria nº 66.753, que había solicitada ante la OAMI el día 1 de abril de 1996 y que está registrada como se reproduce seguidamente
acumulativamente, una acción de cesación e indemnización de daños y perjuicios -art 41 LM - y una acción de nulidad relativa del artículo 52-1 en relación al artículo 6, ambos de la Ley de Marcas, de la marca española nº 2.099.564, titularidad del demandado Sr. Ildefonso y que aparece registrada desde el día 20 de julio de 1998 como se reproduce a continuación
La Sentencia de instancia, estimando las pretensiones sobre nulidad e infracción, declara efectivamente la nulidad de la marca nacional y condena a los demandados, por la infracción con el uso del signo cuyo registro se anula y del signo cK, también utilizado en sus productos por los demandados, a cesar en su uso y a indemnizar a la mercantil actora en el importe de 1.105 euros.
Estas conclusiones son criticadas tanto por las co-demandadas como, en lo que hace al pronunciamiento relativo a la extensión de la infracción, a la indemnización establecida y a la declaración en materia de costas, por la actora.
Iniciará el Tribunal el examen de las distintas cuestiones planteadas, comenzando con las impugnaciones, en tanto referidas a lo sustantivo de la demanda, que formulan los co-demandados, señalando con brevedad, en cuanto a la primera alegación relativa a la infracción de normas o garantías procesales por inadmisión de prueba propuesta consistente en copia íntegra del expediente administrativo obrante en la Oficina Española de Patentes y Marcas relativo a la marca nacional número 2.099.564, que es cuestión que quedó resuelta por este Tribunal en su Auto de fecha 20 de julio de 2009 en el que denegábamos la práctica de la prueba sobre la que se articula la infracción, y a cuyo contenido nos remitimos en aras a la argumentación desestimatoria de este primer motivo de impugnación.
Reproducen en el segundo motivo impugnatorio de los formulados por los co-demandados en su recurso de apelación, la excepción de prescripción de la acción de nulidad relativa por tolerancia contenida en el párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de Marcas .
El motivo se desestima.
Dos son los argumentos que utiliza el apelante para sostener la excepción, primero, que hay conocimiento presunto (del actor) del uso de la marca nacional desde la concesión del registro en el año 1999, presunción que trae causa en la activa participación en el proceso administrativo de registro de la marca por la actora que formuló oposición y, segundo argumento, que se ha demostrado con al exhibición de la documentación contable, el uso de la marca tanto por Creaciones Camal S.L. como por la Compañía Manufacturera Mallorquina S.L. en los años 2003 y 2004. Pues bien, ni uno ni otro argumento se sostienen en pos de la impugnación formulada dado que ambos se enfrentan a la probanza obrante en autos y a la debida interpretación de las condiciones exigidas por el artículo 52-2 LM, introducido en nuestro sistema jurídico-marcario por la Ley 17/2001 de Marcas, que traspone la previsión contenida en el artículo 9-1 de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, 1ª Directiva para la aproximación de las legislaciones de la UE en sede de marcas y que tiene su origen, como recuerda la STS de 19 de diciembre de 2008, en la doctrina alemana del "verwirkung" ("verwirkung durch Duldung") y la angloamericana del "estopell by laches", que en nuestra jurisprudencia se halla reconocido bajo el instituto del "retraso desleal" como manifestación de conducta contraria al principio de buena fe (S. 21 de octubre de 2.005 y las que cita; y 28 de noviembre de 2.005 )". En efecto, condiciona el artículo 52-2 la prescripción por tolerancia sobre la base de dos requisitos acumulativos, uno de índole subjetivo, el conocimiento consciente -dice Fernández-Novoa- del uso efectivo de la marca posterior, que se constituye en factor desencadenante de la fijación del dies a quo para el cómputo de lo que es el segundo de los requisitos, el objetivo, consistente en la exigencia de que el uso efectivo se prolongue al menos durante cinco años consecutivos. Y afirmamos que no hay prueba de lo primero ni cumplimiento de lo segundo porque, siendo el uso exigido de la marca, en los términos del artículo 39-1 LM, efectivo y real, la presunción de conocimiento y por tanto, de consciencia del efectivo uso del signo, no se desprende de forma aislada a partir del hecho administrativo del registro, entre otras razones, porque la propia legislación considera que el registro no es garantía del uso como se desprende tanto de la institución de la caducidad por falta de uso -art 58 LM -, como de la carga o gravamen que se impone al titular de probar, en determinadas ocasiones -art 52-3 LM - el efectivo uso del signo privando al hecho del registro y al fin, a la concesión de la titularidad, equivalencia presuntiva de uso que, por tanto, entendemos no puede extenderse a terceros. Lejos de...
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ATS, 30 de Noviembre de 2010
...19 de noviembre de 2009, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), Tribunal de Marca Comunitaria, en el rollo de apelación nº 310/09, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 90/08 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante (Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Dis......