STS, 26 de Diciembre de 1990
| Ponente | JAIME ROUANET MOSCARDO |
| ECLI | ES:TS:1990:12903 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Fecha de Resolución | 26 de Diciembre de 1990 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.218.-Sentencia de 26 de diciembre de 1990
PONENTE: Excmo. Sr. don Jaime Rouanet Moscardó.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación núm. 1.493/1989.
MATERIA: Marca núm. 1.031.957 «Uda».
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1986, 27 de febrero de 1984, 13 de diciembre de 1983,14 de mayo de 1982 y 20 de noviembre de 1981 .
DOCTRINA: Quien con posterioridad a otras marcas ha obtenido la inscripción de una marca
idéntica o semejante a ellas nunca puede alegar frente al titular de las mismas, más prioritarias, un
derecho de preferencia del que carece.
En la villa de Madrid, a veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa.
Visto el recurso de apelación núm. 1.493/89, interpuesto por la Entidad «Unión Detallista de Alimentación, S. A.», representada por el Procurador don Eduardo Codes Feijoo y asistida de su Letrado, contra la Sentencia núm. 40 dictada, en fecha 19 de enero de 1989, por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, que desestimó el recurso núm. 1.726/85 formulado por la hoy apelante contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1984, confirmado en reposición por la de 28 de junio de 1985, por la que se denegó la marca núm.
1.031.957 «Uda»; recurso de apelación en el que ha comparecido como apelada la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado.
En la ya mencionada fecha de 19 de enero de 1989, y en el recurso de instancia, la aludida Sala a quo dictó Sentencia con la siguiente parte dispositiva: «Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de "Unión Detallista de Alimentación, S. A.", contra la Resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de fecha 28 de junio de 1985, confirmando en reposición la pronunciada en 5 de marzo de 1984, por medio del cual fue denegada la marca núm. 1.031.957 denominada "Uda", sin expresa condena en costas».
Contra la citada Sentencia, la Entidad «Unión Detallista de Alimentación, S. A.», representada por el Procurador don Eduardo Codes Feijoo, interpuso el presente recurso de apelación que, admitido en ambos efectos por el Tribunal de instancia, ha sido tramitado ante esta Sala conforme a las prescripciones legales; habiéndose señalado para su deliberación y fallo la audiencia del día 21 de los corrientes, en cuya fecha tuvo lugar.
Ha sido Ponente en esta apelación el Magistrado Excmo. Sr. don Jaime Rouanet Moscardó. Fundamentos de Derecho
La cuestión de fondo planteada en este recurso de apelación, y en el de instancia del que trae causa, se contrae a dilucidar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir el art. 124.1.°, 150 y concordantes del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, la marca núm. 1.031.957 «Uda», solicitada por el hoy apelante (que es titular de las marcas «Uda», núms. 852.099 y 850.567, denominativa y gráfica, respectivamente, amparadoras de «servicios de distribución de alimentos», clase 39 del Nomenclátor), para distinguir «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos», de la clase 39 del Nomenclátor, que ha sido denegada por el Registro de la Propiedad Industrial y por la Sentencia de instancia, y, por otro lado, las marcas oponentes núm. 969.953 «Uda» y núm. 969.956 «Exclusivas Uda, S. A.», propiedad de la Entidad «Exclusivas Uda, S. A.», y que protegen, ambas, «productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto (en forma de polvo, líquido o pasta), abonos para tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, baños y preparaciones químicas para soldaduras y productos químicos destinados a...», de la clase 1.ª del Nomenclátor, núm. 255.568 «Duda», propiedad de la Entidad «Haugrán Cientifical, S. A.», que protege «esencias, cremas, agua de colonia, coloretes...», de la clase 3.ª del Nomenclátor, núm. 404.412 «Uca» y núm. 222.199 «Buda», estas dos últimas opuestas de oficio por el Registro.
El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva), se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audiencia de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error al consumidor.
A mayor abundamiento, en los casos en que las denominaciones contrapuestas sean «iguales», fonética o gráficamente, como ocurre aquí con una de las oponentes, es obvio que: 1.° Se incide en el grado superior y máximo de la «semejanza», motivo primario de inviabilidad registral recogido en el art. 124.1.° del Estatuto, que es puntualizado, completado y matizado, para estos supuestos, en el núm. 11 del mismo art. 124 («no pueden ser admitidas como marcas las denominaciones ya registradas...») y en el último inciso del art. 150 del mismo texto («si se trata de caso de identidad, no podrá modificarse la marca, ni será eficaz la autorización»), con un claro tenor impediente de la convivencia de tales distintivos (idénticos en el plano gráfico o en el fonético, o en ambos), basado en la potencial confusión o ambigüedad, tanto directa como indirecta, que incluso en el exclusivo aspecto de las denominaciones se puede generar, en tal supuesto, en el público consumidor, quien cualquiera sea la naturaleza de los productos, puede creer erróneamente que se trata de la ampliación o extensión de una marca prioritaria a nuevos artículos, objetos o servicios y llegar a confundir el origen o calidad de los mismos, con patente alteración de la función esencial de esta modalidad de la propiedad industrial; 2.° tal tesis debe mantenerse, como se ha apuntado, aunque los productos o servicios respectivamente protegidos no sean exactamente los mismos, ni pertenezcan a la misma clase del Nomenclátor Oficial ni a la misma área comercial, porque, de acuerdo con la jurisprudencia actual de esta Sala, en los casos de identidad gráfica o fonética de la denominación o diseño, los productos o servicios distinguidos quedan en un segundo plano, al imperar el art. 150 casi antes que el 124.1.° y 11, pues, además de que el dato de la ocasional pertenencia a la misma clase del Nomenclátor solo tiene, generalmente, un valor taxonómico y sistemático, la exclusiva igualdad denominativa genera por sí sola la probabilidad de error o confusión, con abstracción de la naturaleza de los productos o servicios, cuya disparidad, de relativa importancia para mitigar el rigor de la prohibición en los supuestos de mera similitud de los distintivos (al suprimir o disminuir el riesgo de confusión en el consumidor o el aprovechamiento del crédito de la marca prioritariamente inscrita), resulta intrascendente en los casos de identidad fonética o gráfica de los mismos, y 3.° el hecho de que en anteriores ocasiones se hubiera desconocido la prohibición del acceso al Registro de la Propiedad Industrial de una marca semejante o idéntica a otras prioritarias (ya sea aquélla propiedad del oponente o mismo titular de la que ahora se discute o de un tercero distinto incluso del oponente) no justifica una nueva quiebra del cierre del Registro y la consecuente persistencia en el error, pues, además de que ello destruiría la teoría de la prelación de marcas, no debe olvidarse que la concesión o denegación del distintivo no es una actividad discrecional sino reglada, como materialización concreta y circunstancial de un concepto jurídico indeterminado, en la que no cabe que entre el juego, con plena virtualidad, el precedente administrativo, que, por sí, no vincula a la Jurisdicción, en cuanto, en su función revisora, sólo ha de atender al acto concreto administrativo que ha sido objeto de la pretensión procesal, sin que se pueda invocar aquellas otras inscripciones indebidas no discutidas directamente en este proceso ni, frente al superior principio de legalidad, los pretendidos criterios de igualdad y seguridad jurídicas.
A tenor de los criterios expuestos, y a la vista de las circunstancias fáctico-jurídicas del caso, procede sacar las siguientes conclusiones en relación con las distintas marcas contrapuestas: A) Entre las marcas núm. 1.031.957 «Uda» y las opuestas núms. 255.468 «Duda» y 222.199 «Buda», esta segunda de oficio, no existe la semejanza prohibitiva del art. 124.1.° del Estatuto, pues, aunque las tres últimas letras de los tres distintivos son coincidentes, las respectivas primeras sílabas, en las que recae la tonicidad, son claramente diferentes, en cuanto la D y la B de las denominaciones oponentes modulan de tal manera, en unas palabras tan cortas, la grafía y la pronunciación global de los vocablos que se diluye, prácticamente, el riesgo de confusión, directa o indirecta, de los mismos, sobre todo si a ello se añade la diversa impresión de conjunto que provocan en el consumidor o usuario que los lee o pronuncia, que es el mecanismo o técnica que debe primar en el contraste, y el distinto trasfondo evocador que los mismos, sobre todo «Duda» y «Buda», presentan frente al aséptico anagrama «Uda». B) Lo mismo puede decirse de las marcas núms.
1.031.975 «Uda» y 404.412 «Uca», pues, además de la distinta apariencia de conjunto de ambas denominaciones, que excluye de principió cualquier grado de conexión y la semejanza entre las mismas, las consonantes intermedidas, D y C, confirman las ostensibles diferencias gráficas y fonéticas que las dos palabras presentan, excluyentes de la aplicabilidad del citado art. 124.1.° del Estatuto. C) La marca oponente núm. 969.953 «Uda», no puede impedir en este caso, a pesar de lo expuesto, con carácter general, en el anterior fundamento jurídico, y especialmente en su punto 3.°, el acceso registral de la marca aquí cuestionada núm. 1.031.957 «Uda», porque, no obstante, la identidad denominativa y gráfica de ambas denominaciones, que excluiría en principio su convivencia, no se está ante el supuesto básico y genérico de tal doctrina impediente, es decir, ante el caso de quien, como el hoy apelante, ampara su pretensión, frente a la oposición de una marca prioritaria a la que él solicita, en la circunstancia de tener una o más concesiones de esa misma marca, aunque todas posteriores a la oponente, sino ante el caso, distinto, con matices muy peculiares, de que quien pretende inscribir una marca ya era titular de otras de la misma denominación con mucha anterioridad a la que, oponiéndose ahora, ha sido tenido en cuenta por el Registro para negar la inscripción solicitada, pues, de acuerdo con una jurisprudencia ya consolidada en este aspecto ( Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1986, 27 de febrero de 1984, 13 de diciembre de 1983, 9 de octubre y 14 de mayo de 1982 y 20 de noviembre de 1981, entre otras), quien, con posterioridad a otras marcas, ha obtenido la inscripción de una marca idéntica o semejante a ellas es indudable que nunca puede alegar frente al titular de las mismas, más prioritarias, un derecho de preferencia, del que carece, ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente inscribió, que, al solicitar otra marca con la misma denominación, no hace sino extender a otros productos, sean o no de la misma clase del Nomenclátor, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, en cuanto esa nueva inscripción viene a constituir una continuidad registral de las primitivas, siendo así, además, que los reparos opuestos ahora por la Entidad oponente a la nueva marca, por su identidad con la suya, le pudieron ser esgrimidos a la misma cuando formuló su respectiva solicitud de inscripción, dada la preexistencia de las dos marcas idénticas y prioritarias (en este caso, las núms. 852.099 y 850.567); por lo que, ante la contienda surgida ahora, el conflicto debe ser resuelto, reiteramos de nuevo, en favor de la marca que es reproducción de las que, propiedad del actual solicitante, obtuvieron antes el acceso al Registro, que por ser primeras en el tiempo deben ser mejor en el Derecho, puesto que es la prioridad en la inscripción el principio informador en el Estatuto de la Propiedad Industrial.
Por todas las anteriores razones debemos estimar el presente recurso de apelación y anular, en definitiva, las resoluciones, de instancia y en reposición, del Registro de la Propiedad Industrial que denegaron, indebidamente, la inscripción de la marca núm. 1.031.957 «Uda»; sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas de ninguna de las dos instancias del proceso, por no haber méritos para ello al amparo del art. 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,
Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Entidad «Unión Detallista de Alimentación,
S. A.», contra la Sentencia de la Sala Cuarta de este orden jurisdiccional de la antigua Audiencia Territorial de Madrid de 19 de enero de 1989 dictada en los autos de los que el presente rollo dimana, cuya Sentencia revocamos en todas sus partes; y, en lugar de la misma, estimamos el recurso contencioso-administrativo formulado por la citada Sociedad contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial dictadas, en vía de instancia y en reposición, con fechas 5 de marzo de 1984 y 28 de junio de 1985, que anulamos, por ser contrarias al Ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, ordenamos a dicho Registro, que proceda a inscribir en favor de la recurrente la marca núm. 1.031.957 «Uda» para distinguir los productos de la clase
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del Nomenclátor enumerados en su solicitud inicial.
ASI, por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José María Ruiz Jarabo Ferrán.-Carmelo Madrigal García.-Jaime Rouanet Moscardó.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, don Jaime Rouanet Moscardó, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.-Joaquín Seoane Rodrigo.-Rubricado.
