STSJ País Vasco 709/2006, 4 de Diciembre de 2006
| Ponente | MARGARITA DIAZ PEREZ |
| ECLI | ES:TSJPV:2006:2642 |
| Número de Recurso | 1069/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 709/2006 |
| Fecha de Resolución | 4 de Diciembre de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA NUMERO 709/06
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. JUAN LUIS IBARRA ROBLES
MAGISTRADOS:
D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Dª MARGARITA DÍAZ PÉREZ
En la Villa de BILBAO, a cuatro de diciembre de dos mil seis.
La Sección TERCERA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 2013/00 y su acumulado número 1069/02 y seguidos por el procedimiento ORDINARIO, en los que se impugnan los acuerdos de fecha 28 de junio y 15 de septiembre de 2000 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatorios de los recursos de alzada interpuestos contra resoluciones de fecha 21 de junio y 5 de noviembre de 1999, por las que se concede a la entidad mercantil Lince Telecomunicaciones, S.A. los registros de las marcas nº 2.185.662 "UNI 2" (mixta) y 2.185.659 "UNI2" (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 42ª y los de la Clase 9ª del Nomenclátor Internacional, respectivamente. Así como el acuerdo de fecha 25 de enero de 2002, de la misma Oficina, desestimatorio del recurso de alzada interpuesto contra resolución de fecha 20 de julio de 2000, por la que se concede a la entidad mercantil Lince Telecomunicaciones, S.A. el registro de la ampliación de la marca nº 2.185.662 "UNI 2" (mixta).
Son partes en dicho recurso: como recurrente UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA S.A., representado por el Procurador D. ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS y dirigido por el Letrado D. RAMÓN MARÍA TROJAOLA ZAPIRAIN
Como demandada MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO-OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representado y dirigido por el ABOGADO DEL ESTADOComo codemandada UNI 2 TELECOMUNICACIONES, S.A representado por el Procurador D. RAFAEL EGUIDAZU BUERBA y dirigido por Letrado
Ha sido Magistrado Ponente la Iltma. Sra. Dña. MARGARITA DÍAZ PÉREZ
El día 14 de octubre de 2.000 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS actuando en nombre y representación de UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA S.A., interpuso recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos de fecha 28 de junio y 15 de septiembre de 2000 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatorios de los recursos de alzada interpuestos contra resoluciones de fecha 21 de junio y 5 de noviembre de 1999, por las que se concede a la entidad mercantil Lince Telecomunicaciones, S.A. los registros de las marcas nº 2.185.662 "UNI 2" (mixta) y 2.185.659 "UNI2" (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 42ª y los de la Clase 9ª del Nomenclátor Internacional, respectivamente; quedando registrado dicho recurso con el número 2013/00.
Por resolución de fecha 12 de diciembre de 2.002 se acordó la acumulación a este recurso del que se seguía ante esta misma Sala con el número 1069/02 en el que se impugnaba el acuerdo de fecha 25 de enero de 2002 , de la misma Oficina, desestimatorio del recurso de alzada interpuesto contra resolución de fecha 20 de julio de 2000, por la que se concede a la entidad mercantil Lince Telecomunicaciones, S.A. el registro de la ampliación de la marca nº 2.185.662 "UNI 2" (mixta).
El presente recurso, por disposición legal, se reputa de cuantía indeterminada.
En el escrito de demanda, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, y que damos por reproducidos.
En los escritos de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los pedimentos de la actora.
El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que consta en autos.
En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
Por resolución de fecha 17.11.06 se señaló el pasado día 22.11.06 para la votación y fallo del presente recurso.
En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.
Son objeto de impugnación en el recurso contencioso-administrativo nº 2013/00 y su acumulado nº 1069/02, los acuerdos de fecha 28 de junio y 15 de septiembre de 2000 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatorios de los recursos de alzada interpuestos contra resoluciones de fecha 21 de junio y 5 de noviembre de 1999, por las que se concede a la entidad mercantil Lince Telecomunicaciones, S.A. los registros de las marcas nº 2.185.662 "UNI 2" (mixta) y 2.185.659 "UNI2" (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 42ª y los de la Clase 9ª del Nomenclátor Internacional, respectivamente. Así como el acuerdo de fecha 25 de enero de 2002, de la misma Oficina, desestimatorio del recurso de alzada interpuesto contra resolución de fecha 20 de julio de 2000, por la que se concede a la entidad mercantil Lince Telecomunicaciones, S.A. el registro de la ampliación de la marca nº 2.185.662 "UNI 2" (mixta).
D. Alfonso José Bartau Rojas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil Unión Internacional de Limpieza, S. A., interesa en el suplico de la demanda que se dicte sentencia por la que, declarando haber lugar a la estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoquen las resoluciones impugnadas y, en definitiva, se acuerde la denegación de las marcas número nº 2.185.659 y nº 2.185.662, denominación "UNI 2" en las Clases 9ª y 42ª respectivamente, y de la ampliación de la marca nº 2.185.662.
En apoyo de esa pretensión articula dos motivos impugnatorios; en el primero, común a ambosrecursos, se denuncia infracción, por indebida aplicación, del artículo 12. 1a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas :
En ninguna de las resoluciones que son objeto del recurso contencioso-administrativo nº 2013/00 se ha tenido en cuenta la falta de aptitud registral de las marcas número nº 2.185.659 y 2.185.662 denominadas "UNI2", por la existencia de las marcas prioritarias número 915.189 y 915.190 que se constituyen del mismo modo por la denominación "UNI 2".
Ni tampoco se ha tenido en cuenta en la resolución que es objeto del recurso contenciosoadministrativo nº 1069/02, la falta de aptitud registral de la ampliación de la marca nº 2.185.662, por la existencia de los registros prioritarios de las marcas número 915.189, 915.190 y 2.205.894, así como el nombre comercial núm. 221.882 que se constituye del mismo modo por la denominación "UNI 2".
Y ello por cuanto en el examen del conjunto denominativo de las marcas de la recurrente, frente a las contrarias, se muestran sustanciales coincidencias tanto en el orden fonético como evocativo, señalándose incluso en los acuerdos recurridos que en dicho aspecto existe una identidad, al reconocer de modo expreso que existe identidad denominativa entre los distintivos enfrentados.
En el último de los recursos se añade además que se trata de una actividad, que es del todo relacionada e íntima a cualquier actividad, como es el hecho de "investigar" y "prestar servicios a sus asociados".
Para el supuesto de que no concurran la semejanza o identidad de productos o servicios, existe la salvedad de que el error y confusión se produce si el registro prioritario o precedente, tiene el carácter de ser notoriamente conocido y como consecuencia corre el mismo riesgo de crear errores y confusiones en el mercado, al asociarse de un modo inevitable, y suponiendo un aprovechamiento de crédito y reputación ajeno, o que pueda causar un perjuicio o descrédito a la marca notoria prioritaria.
Las resoluciones que se impugnan han omitido la circunstancia imperativa de que las marcas de la recurrente son marcas notorias , lo que queda sobradamente acreditado con las oportunas certificaciones de los entes oficiales aportadas. Esa circunstancia hace que no deba ser aplicada la regla de la especialidad ante la identidad de las denominaciones enfrentadas.
Dicha interpretación se encuentra expresamente regulada en el artículo 8.5 del Reglamento número 40/94 del Consejo (CE) de 20 de diciembre de 1993 , sobre Marca Comunitaria, que es de plena aplicación a España y que vincula a la Ley de Marcas española, que no debe contradecir el citado Reglamento.
Con fecha 29 de noviembre de 2001, ha sido aprobada una nueva Ley de Marcas, que aunque no es de aplicación directa al caso que nos ocupa, sí pone de manifiesto el criterio que venía siendo seguido por una unánime doctrina. En ese sentido se debe hacer mención a que se establece una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección que sobrepasa con creces la regla de la especialidad, atendiendo al hecho de que se trate de una marca notoria.
Existen multitud de resoluciones de nuestro Tribunal Supremo denegando las marcas si existe identidad denominativa, no sirviendo para decretar la convivencia de las marcas el hecho de que exista diferenciación de los productos, y mucho menos cuando la parte solicitante de la marca que se impugna reconoce que la marca prioritaria es notoria, así la sentencia de fecha 9 de mayo de 1996 .
No sólo existe un riesgo de asociación y de error y confusión, sino que de hecho los errores y confusiones se han venido sucediendo, tal y como consta acreditado mediante la prueba que obra en los autos número 240/1999 del Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº. 12, y el documento número 1 adjuntado a la demanda.
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Infracción, por indebida aplicación del artículo 11.1.f) de la Ley 32/1988, de 10 de...
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