SAP Barcelona 190/2008, 23 de Mayo de 2008
| Ponente | LUIS GARRIDO ESPA |
| ECLI | ES:APB:2008:12388 |
| Número de Recurso | 721/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 190/2008 |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
SENTENCIA núm.190/08
Ilmos. Sres. Magistrados
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. LUIS GARRIDO ESPA
D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO
En Barcelona a veintitres de mayo de dos mil ocho.
Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 59/2004 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de LIGHT MUR S.A. y TOTAL PANEL SYSTEM S.A., representadas por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y asistidas del Letrado D. Alejandro Angulo Lafora, contra CADECSA COMERCIAL S.A.U., representada por el Procurador D. Angel Montero Brusell y bajo la dirección de la Letrada Dª. Anna Autó Casassas, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ambas partes contra la Sentencia dictada por dicho Juzgado el día 19 de junio de 2006.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar la reconvención formulada por el Procurador D. Angel Montero Brusell en representación deCADECSA COMERCIAL SA, y estimar parcialmente la demanda presentada por el Procurador D. Ignacio López en representación de LIGHT MUR SA y TOTAL PANEL SYSTEM SA, declarar que CADESCA COMERCIAL SA ha infringido los derechos de patente del que es titular el demandante LIGHT MUR SA al fabricar, ofrecer y comercializar los paneles decorativos FUTURESTONE con el procedimiento objeto de la patente española ES 2.049.164, condenar al demandado a cesar en la actividad infractora y a indemnizar al actor en la suma de 775.065'97 euros, ordenar el embargo de los paneles decorativos terminados o en proceso de producción que obren en poder de CADECSA, así como los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los mismos, para su posterior destrucción, condenar a la demandada a la publicación de la parte dispositiva de esta sentencia en los diarios El País y Expansión, así como al pago de las costas procesales, absolviendo a CADECSA COMERCIAL SA de las demás pretensiones".
Fue completado el fallo por Auto de 6 de julio de 2006 , en el sentido de imponer a CADECSA COMERCIAL S.A.U. las costas de la demanda reconvencional.
Contra la anterior resolución se interpusieron sendos recursos de apelación por la representación procesal de ambas partes, que fueron admitidos a trámite y debidamente formalizados conforme a la vigente LEC. Cada parte presentó escrito de oposición frente al recurso contrario.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, una vez proveída la petición de prueba, se procedió al señalamiento de día para la vista, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA .
I) La sentencia de primera instancia, de claro razonamiento, correcta sistemática y exhaustiva motivación, dio respuesta jurídica a la demanda que formularon LIGHT MUR S.A y TOTAL PANEL SYSTEM S.A. contra CADECSA COMERCIAL S.A.U., en la que se ejercitaban acciones por infracción de patente, con amparo en Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , y por competencia desleal, de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero , así como a la demanda reconvencional que la demandada dirigió contra la primera, en la que se pretendía la declaración de nulidad de la patente por falta de novedad, en el siguiente sentido:
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fue desestimada la demanda reconvencional de nulidad de la patente por falta de novedad;
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se estimaron las acciones declarativa de infracción de la patente ES 2.049.164, referida a un "procedimiento para la obtención y aplicación de reproducciones murales y arquitectónicas", titularidad de LIGHT MUR S.A. y que explota su matriz TOTAL PANEL SYSTEM S.A., por parte de la demandada CADECSA COMERCIAL S.A.U., y de condena a cesar en la fabricación y comercialización de los muros sintéticos o paneles decorativos (que la demandada distingue con la marca Futurstone) obtenidos mediante el procedimiento patentado; a pagar a la parte demandante una indemnización por daño emergente y lucro cesante que cifraba en la suma total de 775.065'97 euros; al embargo de los productos infractores que obren en poder de la demandada y de los medios exclusivamente destinados a su fabricación; y a la publicación a su costa del fallo de la sentencia en los diarios El País y Expansión; y
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se desestimaron las pretensiones basadas en la Ley de Competencia Desleal, que se apoyaban en la comisión por CADECSA del ilícito concurrencal tipificado por el art. 15.1 de dicha Ley ("1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa"), por razón de la infracción de la normativa medioambiental, que en el decir de la demanda proporciona a la demandada un ahorro de costes que repercute en una ventaja competitiva significativa;
Finalmente, la sentencia imponía las costas de la demanda, pese a que la estimación era parcial, a la parte demandada, así como las costas generadas por la demanda reconvencional (en el auto aclaratorio).
II) Apelan ambas partes:
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) las actoras, para que sean estimadas las acciones por competencia desleal, declarativa y de condena a pagar el enriquecimiento injusto, por considerar que tal es la solución adecuada en coherencia con la prueba practicada;2º) la demandada para que (a) se estime la reconvención y se declare la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva; (b) se desestime la demanda por no existir infracción de la patente, impugnando subsidiariamente la condena indemnizatoria y (c) se revoque en todo caso la condena en costas respecto a la acción de competencia desleal, que deben imponerse a TOTAL PANEL SYSTEM S.A., que es quien ejercita las pretensiones basadas en dicha Ley.
Recurso de CADECSA COMERCIAL S.A.U.
I) En su escrito de demanda reconvencional, CADECSA fundó la nulidad de la patente ES 2.049.164 en la falta de novedad. Sostenía que la patente no es nueva conforme al art. 6 de la Ley de Patentes al estar anticipada por varios documentos prioritarios, aportando en apoyo de la pretensión así configurada (nulidad por falta de novedad) el dictamen pericial del ingeniero Sr. Juan Carlos (que concluía que el procedimiento patentado, en su conjunto, "no puede considerarse una novedad específica ya que es la suma de procesos conocidos para hacer un producto también conocido. No puede reivindicarse novedad"; f. 297), y tal causa de pedir determinó la defensa de la titular de la patente, LIGHT MUR S.A., que advirtió en su contestación que tal planteamiento limitaba el debate procesal a la falta de novedad, no alcanzando al examen del requisito de la actividad inventiva. Fue en la audencia previa cuando la dirección jurídica de CADECSA alegó, también, la falta del requisito de la actividad inventiva (art. 8 LP ) como causa de nulidad de la patente, ampliando así el objeto de la demanda reconvencional. Tal ampliación fue denegada por el Sr. Magistrado por entender que desbordaba el concepto de las "alegaciones complementarias" que en dicho acto procesal permite el art. 426.1 LEC , por lo que la discusión sobre la falta de actividad inventiva quedó excluida del debate procesal.
CADECSA, en su recurso, no impugna el pronunciamiento judicial que, previa una extensa y acertada fundamentación, denegó la nulidad por ausencia del requisito de novedad; manifiesta incluso la apelante su conformidad con el criterio de examen que observó el Sr. Magistrado a partir de la doctrina de las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (la falta de novedad ha de resultar de un solo documento, no de la combinación de varios).
Lo que impugna el recurso es que la sentencia no entrara a examinar el requisito de la actividad inventiva, materia que según la apelante debió ser enjuiciada porque, en su tesis, la novedad y la actividad inventiva no son conceptos heterogéneos o categorías independientes, sino dos conceptos vinculados, de tal modo que en la doctrina se conocen dos tipos de novedad: la novedad explícita o novedad en sentido estricto (de la que habla el art. 6 LP ), y la novedad implícita, que se identifica con la actividad inventiva (art. 8 LP ), por lo que cuando se alega la falta de novedad de una patente se está incluyendo la novedad explícita y la implícita, y en tal sentido debe interpretarse la denuncia de falta de novedad en que se fundaba la demanda reconvencional.
II) No se cita la fuente doctrinal de la que supuestamente procede dicha tesis, y más bien nos parece que con tal construcción argumental se trata de confundir dos requisitos legales conceptualmente distintos y sucesivos, que reclaman distintas técnicas de valoración, para soslayar el principio procesal de preclusión.
Se trata de dos requisitos diferentes porque responden a conceptos diversos y de ahí la distinción legal en el art. 6 y en el art. 8, respectivamente, de la Ley de Patentes (reflejo de los arts. 54 y 56 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas), susceptibles, uno y otro, de servir de fundamento autónomo de la acción de nulidad de la patente, sin que la denuncia de la ausencia de uno de ellos comporte que deba examinarse la del otro, de tal modo que si se alega sólo la falta de novedad se está excluyendo del debate el examen de la actividad inventiva (para cuya apreciación sí deben combinarse los documentos o elementos prioritarios que conforman el estado de la técnica), y si se alega la falta de este último no hay razón jurídico-procesal para examinar el primero, la novedad.
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