STS 447/2024, 3 de Abril de 2024

Tramitación en primera instancia

1. El procurador Francisco Javier Segura Zariquiey, en nombre y representación de la entidad Comercial Nicem Exinte S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Barcelona, contra la entidad Omega Colors S.L., Pedro Antonio y Candido, para que se dictase sentencia por la que:

   "a) Se declare que las formulaciones de las referencias de master batch cuya identificación comercial y respectivos patrones CIE L*a*b* se recogen en el Cuadro 2 del presente escrito, constituyen secreto industrial titularidad de mi mandante;

   "b) Se declare que el empleo del aditivo consistente en carbón en la forma de grafito en la formulación de moldes de silicona para fundición centrifuga, constituye secreto industrial titularidad de mi mandante;

   "c) Se declare que el empleo de nanopartículas de dióxido de titanio en la formulación de moldes de silicona para fundición centrifuga, constituye secreto industrial titularidad de mi mandante;

   "d) Se declare que don Pedro Antonio y don Candido han incurrido en actos de competencia desleal consistentes en (i) la divulgación a la entidad OMEGA COLORS S. L. de los secretos industriales titularidad de mi mandante referidos en las letras b) y c) anteriores, así como de aquellos secretos industriales referidos en la letra a) anterior relativos a las formulaciones de las referencias de mi mandante relacionadas en el Cuadro 3 del presente escrito que presentan equivalencia en términos de CIELAB con las ofertadas por OMEGA COLORS S.L.

   "e) Se declare que la entidad OMEGA COLORS S. L., don Pedro Antonio y don Candido, han incurrido en actos de competencia desleal consistentes en la explotación de los secretos industriales titularidad de mi mandante referidos en las letras b) y c) anteriores, así como de aquellos secretos industriales referidos en la letra a) anterior relativos a las formulaciones de las referencias de mi mandante relacionadas en el Cuadro 3 del presente escrito que presentan equivalencia en términos de CIELAB con fas ofertadas por OMEGA COLORS S.L.; así como también de aquellos secretos industriales referidos en la letra a) anterior relativos a las formulaciones de las referencias de mi mandante relacionadas en el Cuadro 2 del presente escrito que presentan equivalencia en términos de CIELAB con aquellas referencias que la entidad OMEGA COLORS S.L., don Pedro Antonio y don Candido hayan podido comercializar.

   "f) Se condene a la entidad OMEGA COLORS S.L., a don Pedro Antonio y a don Candido a cesar en la explotación de los secretos industriales titularidad de mi mandante referidos en las letras b) y c) anteriores, así como de los referidos en la letra a) anterior cuya explotación hayan llevado efectivamente a cabo.

   "g) Se prohíba a la entidad OMEGA COLORS S.L., a don Pedro Antonio y a don Candido la revelación a terceras personas de aquellos secretos industriales titularidad de mi mandante relacionados en las letras a), b) y c) anteriores.

   "h) Se condene de forma solidaria a la entidad OMEGA COLORS S.L., a don Pedro Antonio y a don Candido al pago a mi representada de una indemnización por l-os daños y perjuicios causados cuyo importe deberá determinase en fase de ejecución de sentencia, sobre la base de la facturación generada por OMEGA COLORS S. L. directamente derivada de la explotación de los secretos industriales relacionados en las letras a) , b) y c) anteriores, (daño emergente), así como teniendo también en cuenta la disminución de precios que mi mandante se ha visto obligada a aplicar para poder competir con los productos deslealmente comercializados por OMEGA COLORS S.L. (lucro cesante).

   "i) Se condene en costas a los demandados".

2. El procurador Uriel Pesqueira Puyol, en representación de la entidad Omega Colors S.L., Pedro Antonio y Candido, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

   "por la que desestime íntegramente la demanda formulada de contrario, todo ello con expresa imposición de costas a la adversa dada su temeridad al litigar y mala fe".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Barcelona dictó sentencia con fecha 11 de diciembre de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Fallo: Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales Don Francisco Javier Segura Zariquey, actuando en nombre y representación de Comercial Nicem Exinte S.A.

   "Se imponen las costas de este procedimiento a la parte demandante".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Comercial Nicem Exinte S.A.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 17 de diciembre de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por COMERCIAL NICEM EXINTE, S.A. contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona, que se confirma.

"Con imposición de las costas del presente recurso a la parte recurrente.

"Con pérdida del depósito constituido para recurrir".

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

1. El procurador Francisco Javier Segura Zariquiey, en representación de la entidad Comercial Nicem Exinte S.A., interpuso los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "1º) Al amparo de lo dispuesto en los arts. 469.1. 3 º dictamen pericial de parte que se aporta en momento posterior a la presentación de la contestación a la demanda, en concreto, cinco días antes de la audiencia previa, reconociendo el perito informante en su propio dictamen que había aceptado el encargo profesional para su elaboración cinco meses antes de que el dictamen fuera finalmente aportado, con vulneración por lo tanto de la exigencia primera contenida en el art. 337.1 LEC en el sentido de tener que aportar el dictamen "en cuanto se dispuso del mismo" causándose con ello grave indefensión a esta parte, a la que se privó de la oportunidad de poder verificar y rebatir importantes extremos de dicho dictamen, con infracción por lo tanto del art. 337.1 LEC, en relación con los arts. 132.1 LEC, 134.1 LEC y 24.1 CE, al haber considerado la sentencia recurrida que la presentación del repetido dictamen pericial no fue extemporánea.

   "2º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1. 3 º infracción del deber de justificar suficientemente la imposibilidad de obtener el dictamen pericial dentro del plazo para contestar a la demanda (motivo citado al amparo del art. 469.1.3º LEC, por infracción del art. 336.4 LEC y del art. 24.1 CE.

   "3º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1. 3 º LEC: el informe pericial de la adversa "dictamina" sobre cuestiones para cuya respuesta no es preciso poner a disposición del juzgador ningún especial conocimiento y/o saber de tipo técnico, con infracción por lo tanto del art. 335.1 LEC en relación con el art. 24.1 CE.

   "4º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1. 3 º LEC el informe pericial de la adversa tiene como objetivo declarado por el propio perito "dictaminar" sobre cuestiones de naturaleza jurídica (no técnica), con infracción por lo tanto del art. 335.1 LEC en relación con el art. 24.1 CE.

   "5º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1. 4 º LEC: en la medida en que el dictamen pericial presentado por la adversa, bajo ese aparente ropaje, en realidad esconde una verdadera prolongación del escrito de contestación a la demanda, materializándose con ello un verdadero fraude procesal, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al haberse causado a esta parte indefensión, todo ello en relación con los arts. 136, 335.1 y 404.1 LEC así como también en relación con el art. 11.2 LOPJ.

   "6º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1.3º y 469.1. 4º LEC: en la medida en que se ha aprovechado un dictamen pericial para aportar al procedimiento numerosos documentos que por la naturaleza no técnica de los extremos que con ellos pretende acreditarse tendrían que haber sido aportados junto con la contestación a la demanda, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en relación con la infracción de los arts. 265.1.1 LEC, 269.1 LEC, 272 LEC, 283.3 LEC y 136 LEC, así como del art. 11.2 LOPJ.

   "7º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1. 4 º LEC: en la medida en que a través de un dictamen pericial, el propio perito introduce en el debate un hecho obstativo nuevo, en la forma de una excepción material nueva, sobre la que nada se había dicho en el escrito de contestación a la demanda, habiendo sido el propio perito quien, motu propio, introduce esos hechos en el debate, cinco meses después de precluido el plazo para contestar a la demanda, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, todo ello en relación con la infracción del art. 405.1 LEC, art 405.2 LEC, art. 412.1 LEC, art. 426 LEC, art 136 LEC art 286 y art. 335.1 LEC, así como del art. 11.2 LOPJ.

   "8º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1. 2 º LEC por entender que la sentencia no se ajusta a la reglas de la lógica y de la razón al reconocer por un lado como hecho probado que las formulaciones de masterbatch de mi mandante sí constituyen un secreto industrial y, posteriormente, desestimar el recurso en lo relativo a dichas formulaciones con el argumento de que "estamos ante un conjunto de datos o informaciones que resultan conocidas en el sector de la coloración de silicona", con infracción del art. 218.2 LEC, del art. 24.1 CE y del art. 9.3 CE.

   "9º) Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1. 2 º LEC por entender que la sentencia no se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón por cuanto por un lado reconoce como hecho probado que las formulaciones de masterbatch de mi mandante sí constituyen un secreto industrial de su titularidad, si bien posteriormente no estima la pretensión declarativa ejercitada en la letra (A) del suplico de la demanda tendente únicamente a que se declare que efectivamente esas formulaciones de masterbatch sí constituyen un secreto industrial de su titularidad, con infracción por lo tanto del art. 218.2 LEC en relación con el art. 24.1 CE y con el art. 9.3 CE.

   "10º) Al amparo del art. 469.1.4 º LEC error patente en la valoración de la prueba en la medida en que en relación con el secreto industrial consistente en el empleo de carbón, en la forma de grafito, como aditivo en las formulaciones de moldes de silicona para fundición centrífuga, la sentencia incurre en un error patente en la valoración del dictamen pericial aportado por esta parte como documento núm. 33 de los de la demanda, atribuyendo de forma equivocada al secreto industrial anteriormente referido ciertas afirmaciones contenidas en dicho dictamen que, de forma clara, evidente y manifiesta, aluden a otro secreto industrial diferente, con infracción por lo tanto del art. 24.1 CE y de los art. 218.2 y 348 LEC.

   "11º) Al amparo del art. 469.1.4 º LEC error patente en la valoración de la prueba en la medida en que la sentencia confunde en la prueba consistente en el informe pericial aportado como documento 33 de la demanda el elemento titanio (Ti) con el compuesto dióxido de titanio (TiO2) que es algo completamente diferente, lo cual vendría a ser equivalente a confundir el hidrógeno (H) -que también es un elemento- con el agua (H2O) -que a su vez es un compuesto- con infracción por lo tanto del art. 24.1 CE y de los arts. 218.2 y 348 LEC.

   "12º) Al amparo del art. 469.1.4 º LEC error patente en la valoración de la prueba en la medida en que la sentencia se apoya en las conclusiones del informe pericial señalado de documento 31 en la demanda citándolas en sentido diametralmente opuesto a como claramente se exponen en el referido dictamen, con infracción por lo tanto del art. 24.1 CE y de los arts. 218.2 y 348 LEC".

   Los motivos del recurso de casación fueron:

   "1º) Infracción del artículo 13.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (en su versión vigente a la fecha de interposición de la demanda, en relación con el art. 1.089 del Código Civil.

   "2º) Infracción del art. 1.a) de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales ("concepto de secreto industrial"), cuya vigencia es inferior a cinco años, al haber establecido la sentencia recurrida que la existencia de un secreto industrial requiere que la información de que se trate no sea "conocida" siendo así que el art. 1.a) de la Ley 1/2019 de secretos empresariales requiere que dicha información no sea "generalmente conocida", que es cuestión completamente distinta.

   "3º) Infracción del art. 1.c) de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales ("concepto de secreto industrial"), cuya vigencia es inferior a cinco años, al haber la sentencia recurrida establecido que unas medidas de protección que califica de "estándar", "habituales" u "ordinarias" no son medidas "razonables" de protección, siendo este último el requisito que establece el art. 1.b) de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.

   "4º) Infracción del art. 1089 CC en relación con el art. 61.9 del XVII convenio colectivo general de la industria química, al no reconocer que el deber de confidencialidad puede nacer de la ley".

2. Por diligencia de ordenación de 24 de febrero de 2020, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Comercial Nicem Exinte S.A., representada por el procurador Javier Segura Zariquiey; y como parte recurrida la entidad Omega Colors S.L., Pedro Antonio y Candido, que no se han personado ante este Tribunal Supremo.

4. Esta sala dictó auto de fecha 8 de febrero de 2023, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Comercial Nicem Exinte, S.A., contra la sentencia n.º 2355/2019, de 17 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 1020/2018, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 627/2016, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Barcelona".

5. Al no solicitarse por la parte personada la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 14 de marzo de 2024, en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

   1. Comercial Nicem Exinte S.A. (en adelante Coniex) tiene por objeto social la investigación, fabricación, compra, venta, representación y comercialización de maquinaria en general, accesorios, productos químicos de toda clase, así como su importación y exportación, y en particular el diseño, formulación y fabricación de moldes de silicona y otros cauchos. Y tiene, entre otras, las siguientes líneas de producto: i) la línea H ( Masterbatch), consistente en la elaboración de concentrados de color o bases colorantes ( Masterbatch) en estado sólido y/o líquido destinados a la coloración a escala mundial de cauchos de silicona; y ii) la línea B (Baja Fusión), destinada al diseño, formulación y fabricación de moldes de silicona y/o otros cauchos.

   2. La línea H ( Masterbatch) se basa en la fabricación de bases colorantes en estado sólido y/o líquido que vende a sus clientes, básicamente a Bluestar Siliconas España, S.A. (en adelante, Bluestar), para su aplicación a procesos industriales de coloración a gran escala de cauchos de silicona incoloreada que es vendida, ya coloreada, a los fabricantes de piezas de este material y elaborar otros productos como tubos, cables, perfiles, moldes, etc.

   3. Para ello se obtiene un pigmento mediante la combinación artificial de determinadas sustancias previamente seleccionadas en cuanto a su tamaño y proveedor. Cada pigmento constituye una de las referencias de Masterbatch.

      Esta información sería la que, a juicio de Coniex, constituiría un secreto industrial que se conformaría de varios datos como la identidad de cada una de las sustancias que lo integran, proporción de la mezcla de estas sustancias, tamaño de las partículas, y la identidad de cada uno de los proveedores de cada una de las mismas. Este pigmento se aplica a una determinada mezcla de silicona incolora que previamente suministran los clientes (Bluestar principalmente) y así se obtiene una base concentrada de silicona coloreada o Masterbatch.

      El secreto industrial, para Coniex, consistiría en la información relativa a la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos (y en función de su grado de absorción de aceite), obtener las viscosidades necesarias, a fin de obtener en todo momento la homologación de los clientes finales, de forma que cada Masterbatch se corresponda con una referencia cromática determinada. Las referencias cromáticas se determinan mediante un sistema de coordenadas que permite establecer si dos referencias de color son idénticas, a la vista del ojo humano, mediante la aplicación de una fórmula matemática, según los valores que proporciona, ya que cuando estos son inferiores o iguales a 1, se entiende que el color es el mismo.

   4. Pedro Antonio trabajó para la entidad Coniex desde el día 1 de Julio de 2003 hasta el 26 de Enero de 2007, y en una segunda etapa desde el 1 de Marzo de 2010 hasta el 1 de Agosto de 2014, como responsable del laboratorio I + D, funciones de control de calidad, asesoramiento de clientes de líneas B, C y H, selección de materiales necesarios para los proyectos I + D + i, tareas informáticas y de laboratorio, definición de necesidades logísticas, archivo de hojas de fabricación, mantenimiento de los registros y de las muestras de calidad. Como director de fábrica asumió funciones de organización de la producción y del almacén de materias primas y productos acabados, productividad de la fábrica, actualización de la formulación de los productos y de los batch de fabricación, coordinación de la actividad de empleados, de las necesidades de mejoras en maquinaria e instalaciones, formación de empleados de fábrica, supervisión de controles de calidad y mantenimiento y salvaguarda de activos productivos e instalaciones.

      En su primera etapa como empleado de Coniex (1 de julio de 2003 a 26 de enero de 2007), Pedro Antonio recibió formación consistente en un Máster en organización de la producción y dirección de plantas industriales de la Universidad Politécnica de Cataluña, sufragado por la empresa; y suscribió un pacto de permanencia en la empresa por dos años y un pacto de no competencia post contractual por igual periodo de tiempo.

      Tras su reincorporación, en la segunda etapa (1 de marzo de 2010 a 1 de agosto de 2014), no firmó ningún pacto de confidencialidad, tampoco cuando anunció su baja voluntaria.

   5. Candido trabajó para Coniex desde el 5 de septiembre de 2012 hasta el 21 de febrero de 2014. Al terminar su relación contractual, y a petición de Coniex, Candido firmó un pacto de confidencialidad del siguiente tenor literal:

      "Tengo y asumo la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información de la empresa a la que ha tenido acceso durante la vigencia de mi contrato, especialmente a la información relativa a las personas físicas y jurídicas recogidas en ficheros de datos personales, así como a los negocios, finanzas y contratos comerciales, clientes, sistemas informáticos y cualquier otra materia relacionada con la empresa CONIEX, S.A. que como trabajador del laboratorio he tenido acceso a los ficheros de proveedores, de materias primas estratégicas, formulaciones secretas, costes y precios por lo tanto me obligó a poner los medios necesarios para evitar la publicidad de tales secretos obligación que subsiste aún después de finalizada la relación laboral".

   6. El 1 de agosto de 2014, Pedro Antonio causó baja voluntaria de Coniex. Antes, Coniex y el Sr. Pedro Antonio habían tenido negociaciones para que este último adquiriese la línea H de producción. Tras la salida del Sr. Pedro Antonio de Coniex, se retomaron estas negociaciones para la adquisición de la línea H, que perduraron como mínimo hasta mediados de septiembre de 2014, en que tuvo lugar una larga reunión (el día 9 de septiembre de 2014), sin que finalmente se llegase a ningún acuerdo.

   7. El 20 de agosto de 2014, Pedro Antonio y Candido constituyeron la sociedad Omega Colors S.L., de la que fueron administradores solidarios. Su objeto social es la fabricación de mezclas termoestables y elastoméricas.

2. Coniex, en la demanda que inició el presente procedimiento, ejercitó una acción de competencia desleal, basada en el art. 13 LCD, contra Pedro Antonio, Candido y Omega Colors S.L., por la explotación y divulgación de los secretos empresariales titularidad de la demandante.

3. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, por no concurrir los requisitos legales para la existencia de un secreto industrial. En concreto, entendió que no había quedado acreditado que las formulaciones de los Masterbatch no fueran de general conocimiento entre los operadores del sector que normalmente manejan ese tipo de información; también, que no se había acreditado que los demandados tuviesen un especial deber de reserva, en concreto, cuando se constituyó la sociedad OMEGA el día 20 de agosto de 2014; y que el uso del aditivo consistente en la presencia de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) en la formulación de moldes de silicona para fundición centrífuga ya era conocido en el sector.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida por la demandante y la Audiencia desestima el recurso.

   1. En relación con el invocado deber de confidencialidad, la Audiencia rechaza que existiera. En concreto, confirma la apreciación del juez mercantil de que el Sr. Pedro Antonio, propiamente, no tenía ningún pacto de confidencialidad con la demandante, así como la consideración de que el pacto suscrito por el Sr. Candido carecía de valor. A este respecto, la Audiencia advierte lo siguiente:

      "En este punto además, debemos poner de manifiesto la inconcreción en la que se ha expresado la actora, en relación al objeto de la materia precisa que debe ser objeto de protección empresarial, en particular, en el caso del Sr. Candido, que en el pacto que suscribió se dice que su deber de confidencialidad recae sobre "materias primas estratégicas, formulaciones secretas, costes y precios", lo que entendemos sigue siendo una redacción genérica, que no determina con precisión el objeto del secreto, para poder entender que el citado haya incurrido en deslealtad, tras haberse afirmado, con reiteración, que se trata de las combinaciones o formulaciones de color para determinados productos, sin precisar exactamente cuáles eran, y cuáles han sido utilizadas por los demandados, todo ello cuando ya se ha puesto de manifiesto cómo un mismo color puede obtenerse por diferentes métodos o procedimientos, y en ningún momento se ha acreditado qué datos, informaciones, métodos o conocimientos concretos, poseídos por la actora, eran los que han sido utilizados por OMEGA y sus gestores, ex empleados de la recurrente (...)".

      " (...) el Sr. Candido no tenía acceso a las formulaciones de forma directa, aunque pudiera verlas por contenerse esta información en las hojas de fabricación, por lo que el pacto de confidencialidad no resulta especialmente justificado respecto de las funciones que venía realizando (...).

      "Si al Sr. Candido no se le asignó un acceso directo a las formulaciones y a otros datos que la actora considera secretos, ni tenía un puesto de especial responsabilidad en el proceso productivo de la empresa, resulta contradictorio imponerle ex post, finalizada la relación laboral, un deber de confidencialidad genérico, y que ahora pretenda denunciarse la infracción de dicho deber, por acceso a datos concretos sobre los que consta que este no ha tenido acceso de forma ilegal, sino mediante el desempeño ordinario de las funciones que dentro de la empresa tenía asignadas.

      "Respecto del Sr. Pedro Antonio, estando acreditado que se negó a suscribir cualquier pacto de confidencialidad, y pese a ello fue contratado por la empresa, a diferencia del Sr. Candido, al que se le impuso el deber al finalizar el contrato laboral, nos permite concluir que a la actora le resultaba irrelevante el acceso a las informaciones a las que aquel pudiera tener acceso, siendo una posición jurídicamente contradictoria en este momento, alegar las normas generales de la contratación laboral ( art. 5 ET y Convenio del sector químico) así como el art. 7 del CC como fundamento de la infracción del deber de confidencialidad del citado empleado, cuando no se apreciaron inconvenientes en contratarlo sin imponerle unas obligaciones específicas que ahora son las que se le imputan como comportamiento ilícito".

   2. En cuanto a las medidas de protección, la Audiencia entiende que las existentes (barreras técnicas de protección para limitar el uso de la información contenida en el sistema informático [password o códigos personales, diferentes grados de acceso, sea visual, impreso o copia digital]), eran, como las había calificado un empleado encargado del mantenimiento informático, unas medidas de seguridad standard o habituales en empresas de similar número de trabajadores y ordenadores. De tal forma que, valorando la exigencia legal, la Audiencia razona y concluye lo siguiente:

      "Como es sabido, en esta materia, la expresión legal se refiere a "medidas razonables" de protección de la información secreta, según dicción del art. 39.2 ADPIC, medidas que en este caso calificamos como ordinarias, insuficientes para conseguir una adecuada protección de los datos que se querían proteger, ante la especial importancia que la actora atribuye a la información descrita como secreto.

      "Entendemos, por tanto, que no existía una especial protección de la información considerada secreta por la actora, ni un sistema establecido para preservar el acceso a la misma, en la medida en que ni el posible conocimiento del Sr. Pedro Antonio ni el del Sr. Candido estuvo limitado contractualmente por ningún tipo de cláusula durante el tiempo en que estuvieron trabajando en la empresa. Tampoco se dieron más limitaciones físicas que las descritas respecto del acceso informático, admitiendo el demandado Sr. Candido que no tenía acceso por dicha vía a las formulaciones, pero que podía verlas en las hojas de fabricación sin dificultad alguna en las dependencias de la empresa, de forma que no se estima la debida protección que se precisa para ejercitar una acción de defensa del secreto empresarial de la recurrente".

   3. Y, en relación con el carácter de secreto industrial, la Audiencia identifica primero qué información tendría esta consideración para la demandante:

      "(...) la actora defiende que lo constituye -secreto industrial-, de una parte, la información relativa a la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos (y en función de su grado de absorción de aceite) obtener las viscosidades necesarias, con la finalidad de obtener la homologación del producto que comercializa.

      "Esta homologación se realiza tras haberse adquirido los materiales fabricados de la actora por otra empresa, BLUESTAR, que es la que a su vez los vende a los denominados clientes finales, básicamente de forma que cada masterbatch se corresponde con una referencia cromática determinada, que suele demandar un cliente concreto. Por otra, afirma también la condición de secreto industrial, el empleo de determinados aditivos, en moldes de silicona, para fundición centrífuga de un aditivo consistente en carbón, en la forma de grafito, con la finalidad de mejorar las funcionalidades de los moldes".

      La Audiencia no niega que, en abstracto, esta información (tanto a las formulaciones específicas que la actora ha desarrollado para determinar los Masterbatch, así como los datos sobre materias primas, proporciones y productos que utiliza para la coloración de moldes de caucho, datos todos ellos de especial importancia dentro del proceso productivo que lleva a cabo la empresa demandante), pudiera tener cabida dentro del concepto de secreto industrial (conjunto de conocimientos de la propia empresa, con valor empresarial para la misma en tanto no sean divulgados y se mantengan reservados).

      Pero, del análisis de la prueba pericial y de la testifical, la Audiencia concluye que esta información no es un secreto industrial, sino "un conjunto de datos o informaciones que resultan conocidas en el sector de la coloración de siliconas y cauchos, y no consta que se haya dado uso o aprovechamiento de datos o informaciones de la actora que tengan una información no conocida en este ámbito de la industria". En la medida en que es ahora objeto de recurso, transcribimos la valoración de la prueba realizada por la Audiencia:

      "(...) la prueba pericial emitida por el Sr. Lázaro en un primer momento (informe obrante en el folio 134 y ss. de las actuaciones) dando respuesta a las dos cuestiones que le son formuladas, y que ya son advertidas por la sentencia que se recurre, dice, en primer lugar, y tras explicar cómo se identifica un color, que dos bases colorantes o concentrados de color (masterbatch) que compartan idénticas coordenadas en la escala CIELAB significa, que desde un punto de vista cromático se trata de un mismo color, y que la desviación cromática, que se obtiene por la aplicación de una determinada fórmula, es la que determina si esa desviación es apreciable por el ojo humano, en función del resultado obtenido. Es decir, si aplicando la fórmula en cuestión a las coordenadas CIELAB de dos colores, este resultado, que se denomina dE, es inferior o igual a 1, se entiende que es el mismo color, o, mejor dicho, que el ojo humano no puede apreciar la diferencia entre uno y otro.

      "Respecto de las equivalencias cromáticas de los masterbatch que OMEGA ha elaborado, afirma que se trata de productos con idénticas coordenadas cromáticas (doc. 25 y 26 de la demanda). Sin embargo, no puede deducirse que ello sea el resultado de una copia o utilización de las formulaciones de la actora, ya que un color puede conseguirse por diferentes combinaciones de pigmentos y vehículos, y que ello es conocido en el sector profesional correspondiente.

      "BLUESTAR, cliente principal, por no decir exclusivo, de la demandante, y también de la demandada tras la creación de esta, a través de su empleada María Cristina, de profesión química, y encargada de supervisar las características de los productos suministrados por la actora, puso de manifiesto en el acto del juicio, que la adquisición de sus productos no se hacía en función de coordenadas CIELAB, sino que se hacía una verificación meramente visual.

      "En muchas ocasiones, no obteniéndose el color deseado, se devolvía y se repetía hasta obtener la tonalidad cromática deseada. Es decir, se seguía el denominado método ensayo-error, efectuando modificaciones en las siliconas para que el cliente final diese su visto bueno al color perseguido para cada producto. Obviamente, se concluye que las formulaciones tenían un valor relativo para la producción de las siliconas coloreadas, tanto para la actora como para la demandada.

      "Así lo expresó la Sra. María Cristina en el acto del juicio, tanto para los productos que ya se tenían homologados, como en aquellos casos en que se pedía un producto nuevo, siempre bajo la decisión última del departamento de compras, en función de criterios de costes, pese a que no existiese problema alguno en la calidad de las coloraciones. Precisa esta testigo como su criterio determinante es el visual, ya que se trata de la mejor forma de fijar si el color del producto es el que se requiere por el cliente final al que BLUESTAR lo vende, y no tanto por venir elaborado con unas determinadas coordenadas CIELAB o cualquier otro sistema de determinación del color.

      "Por lo que respecta al uso de dióxido de titanio en la fabricación de los moldes de silicona, el informe pericial (doc. 31) pone de manifiesto que existen comportamientos técnicos equivalentes entre las muestras (2) de CONIEX y otras (4) muestras de OMEGA, si bien se dice también que en algunos casos usan los mismos componentes (nos referimos al dióxido de titanio) y en otros casos no, pese a lo cual se obtienen rendimientos mecánicos y térmicos similares.

      "Del documento 33 de la demanda, informe del citado prof. D. Lázaro, esta vez, para determinar el uso de carbón en forma de grafito, tamaño de partículas y de nanopartículas, en diferentes muestras de productos de moldes de silicona para fundición centrífuga, también tomando dos muestras de CONIEX y cuatro de OMEGA, apreció presencia de grafito en una muestra de la actora (CONIEX NR70 G) y en dos de OMEGA (Omega gris oscuro y omega gris marrón) y presencia de nanopartículas de TiO2 en todas las muestras excepto en una de OMEGA, denominada como "omega azul", siendo las nanopartículas en todos los casos similares en cuanto a su tamaño, precisando que su examen era meramente comparativo de las muestras que se le habían proporcionado, y también, que algunos elementos que se detectan en las muestras y objeto de comprobación, pueden venir ya adicionados en la materia prima que se adquiere de otros proveedores para confeccionar los moldes de silicona.

      "Entendemos que, en este caso, no se acredita el uso de las denominadas formulaciones de masterbatch por parte de los demandados, pues se deduce que conseguir una determinada coloración en los productos que ambos fabrican, no requiere necesariamente del conocimiento de las formulaciones de la actora, y que lo relevante es el resultado, con independencia de las coordenadas CIELAB u otras formas de identificación cromática que se hayan podido utilizar. Decae, además, el argumento de la actora, a la vista de la forma en que se lleva a cabo la homologación, donde se ha puesto de manifiesto la irrelevancia de estos datos, cuando lo que prima es el método visual para la denominada homologación o visto bueno del cliente".

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandante formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Motivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación de los motivos. Analizaremos conjuntamente los siete primeros motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, que tienen en común la impugnación de la admisión del informe pericial aportado por la demandada, por haber sido aportado de forma extemporánea y porque su contenido no se adecúa al propio de un informe pericial.

   1.1. El motivo primero se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC y denuncia que el informe pericial de parte aportado por la demandada lo fue de forma extemporánea. Fue aportado en un momento posterior a la presentación de la demanda, en concreto, cinco días antes de la audiencia previa, cuando el propio perito reconoce que había aceptado el encargo cinco meses antes de que el dictamen fuera finalmente entregado, lo que vulnera la exigencia primera del art. 337.1 LEC, cuando prescribe que el dictamen sea aportado en cuanto se disponga del mismo. El recurrente denuncia que esta infracción le ha ocasionado indefensión grave, pues se le privó de la oportunidad de verificar y rebatir importantes extremos del dictamen. La sentencia recurrida, en cuanto considera que la aportación de este dictamen de la demanda no fue extemporánea, infringe el art. 337.1 LEC, en relación con los arts. 132.1 y 134.1 LEC, y el art. 24 CE.

   1.2. El motivo segundo se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC, por "infracción del deber de justificar suficientemente la imposibilidad de obtener el dictamen pericial dentro del plazo para contestar la demanda", lo que supone una infracción del art. 336.4 LEC y del art. 24 CE.

   En el desarrollo del motivo, se razona que la indefensión proviene de que en el breve espacio de cinco días, desde la aportación del dictamen hasta la audiencia previa, el demandante no le fue posible i) encargar una muestra de la silicona Elastosil R-755/40 K1 oH de Wacker, ii) recibirla del distribuidor correspondiente, iii) ordenar a un laboratorio que proceda a realizar los contraanálisis correspondientes, iv) obtener de dicho laboratorio los resultados de esos análisis y v) procesar adecuadamente los resultados obtenidos; todo ello para poder proponer en la audiencia previa la prueba que hubiera podido desvirtuar esas alegaciones.

   1.3. El motivo tercero también se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC y denuncia que "el informe de la adversa "dictamina" sobre cuestiones para cuya respuesta no es preciso poner a disposición del juzgador ningún especial conocimiento y/o saber de tipo técnico, con infracción por lo tanto del art. 335.1 LEC, en relación con el art. 24.1 CE".

   En el desarrollo del motivo se especifican las cuestiones sobre las que se dictamina en el informe: i) "si los diferentes técnicos de las empresas del sector "conocen y utilizan" la información confidencial de mi representada -la demandante-"; ii) "si todas las empresas del sector operan (o no) de la misma forma"; iii) "si las normas de calidad ISO "recomiendan" (o no) para cada componente de una formulación que las empresas del sector dispongan al menos de dos proveedores alternativos"; iv) "si los diferentes técnicos de las empresas del sector conocen (o no) las formulaciones de Masterbatch de mi representada"; v) "si existen (o no) proveedores en el mercado que "sugieren" la incorporación de carbón y de grafito como uno de los elementos de su formulación"; vi) "si el grafito (en sí mismo) es o no un componente "muy conocido""; vii) "si la utilización de nanopartículas de TiO2 es (o no) "conocida desde hace bastantes lustros"".

   El recurrente entiende que el informe de la demandada "vulnera el art. 335.1 LEC por cuanto versa sobre cuestiones para cuya comprensión y valoración no es preciso poner a disposición del juzgador unos especiales saberes y/o conocimientos de tipo técnico, científico, artístico o práctico". Lo que a su juicio supone una vulneración del derecho a un proceso judicial con todas las garantías y, en concreto, el derecho a la igualdad de armas procesales de ambas partes.

   1.4. El motivo cuarto se formula al amparo del ordinal 3º del art. 469.1 LEC y denuncia que "el informe pericial de la adversa tiene como objetivo declarado por el propio perito "dictaminar" sobre cuestiones de naturaleza jurídica (no técnica), con infracción por lo tanto del art. 335.1 LEC, en relación con el art. 24.1 CE".

   En concreto, el dictamen se habría pronunciado sobre si podría considerarse que las formulaciones Masterbatch son secreto industrial; o si el empleo del aditivo consistente en carbón en forma de grafito en la formulación de moldes de silicona para fundición centrífuga es un secreto industrial; o si puede considerarse que el empleo de nanopartículas de dióxido de titanio en la formulación de moldes de goma de silicona para fundición centrífuga es un secreto industrial.

   1.5. El motivo quinto se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, y denuncia que "el dictamen pericial presentado por la adversa, bajo ese aparente ropaje, en realidad esconde una verdadera prolongación del escrito de contestación a la demanda, materializándose con ello un verdadero fraude procesal con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, al haberse causado a esta parte indefensión, todo ello en relación con los arts. 136, 335.1 y 404.1 LEC, así como también en relación con el art. 11.2 LOPJ". Y se refiere a las cuestiones jurídicas mencionadas en el motivo cuarto, y a las cuestiones de naturaleza fáctica reseñadas en el motivo tercero.

   1.6. El motivo sexto se formula al amparo de los ordinales 3º y 4º del art. 469.1 LEC, y denuncia que "se ha aprovechado un dictamen pericial para aportar al procedimiento numerosos documentos que por la naturaleza no técnica de los extremos que con ellos se pretende acreditar tendrían que haber sido aportados junto con la contestación a la demanda, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en relación con la infracción de los arts. 265.1. y 269.1, 272, 283.3 y 136 LEC, así como del art. 11.2 LOPJ".

   Estos documentos son: i) certificado ISO 9001 de la demandada Omega; ii) referencias de las bases colorantes de Omega; iii) fichas de formulación de los productos Omega; iv) catálogo de un instrumento que mide el color e iguala las coordenadas Cielab; v) catálogo con información que facilitan distintas empresas del sector de la coloración industrial; el artículo titulado "Survey of Micro/Nano Filler Use to Improve..."; vi) Informe sobre el uso de grafito en las empresas Asbury, Tekcast Industries y Romanoff; vii) Ficha técnica del producto Aeroxide TiO2; viii) Resultado del análisis del producto Elastosil R-755/40 K1 oH.

   1.7. El motivo séptimo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC y denuncia que "a través de un (aparente) dictamen pericial, el propio perito introduce en el debate un hecho obstativo nuevo, en la forma de una excepción material nueva, sobre la que nada se había dicho en el escrito de contestación a la demanda". Ha sido el propio perito quien, motu propio, introduce esos hechos en el debate, cinco meses después de precluido el plazo para contestar a la demanda. Lo cual ha supuesto, según la recurrente, una "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, todo ello en relación con la infracción del art. 405.1 LEC, art. 405.2 LEC, art. 412.1 LEC, 426 LEC, 136 LEC, 286 LEC y 335.1 LEC, así como del art. 11.2 LOPJ".

   El motivo denuncia que en el informe pericial se deja constancia de que "el Sr. Pedro Antonio manifiesta que utiliza una goma de silicona de la empresa Wacker (Elastosil R 755/40 K1 oH) la cual cree que puede contener silicona". Y a continuación, reseña que procede a tomar una muestra y a analizarla, y concluye que sí contiene TiO2 con un tamaño superior a 1 micra. Lo que le lleva a concluir: "si en los productos Omega Colors, S.L. se detecta TiO2 es por el uso de la materia prima Elastosil R 755/40 K1 oH de la empresa Wacker". El recurrente considera que se trata de una excepción material o de fondo que había sido introducida en el informe pericial aportado con posterioridad a la contestación a la demanda.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los siete primeros motivos por las razones que exponemos a continuación.

   En principio, conforme al apartado 1 del art. 336 LEC, los demandados, si pretendían aportar un informe elaborado por un perito por ellos designado, debían hacerlo con su escrito de contestación a la demanda. Pero, excepcionalmente, cuando no fuera posible aportarlo en ese momento, el art. 337.1 LEC les permitía presentarlo más tarde. En concreto, el informe debía ser aportado, para su traslado a la otra parte, en cuanto dispusieran de él, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario.

   En este caso, los demandados presentaron un informe pericial, que previamente en su contestación a la demanda habían anunciado que aportarían, justo cinco días antes del señalado para la audiencia previa.

   La demandante, recurrente en casación, denuncia que, conforme al art. 337.1 LEC, el informe debía haber sido presentado en cuanto estuviera a disposición de los demandados, sin necesidad de apurar el término final de "cinco días antes del inicio de la audiencia previa".

   Es cierto que la ley primero dispone que el informe sea aportado en cuanto se disponga de él, y luego establece un término preciso, objetivamente verificable, al disponer que en todo caso la aportación del informe debe hacerse cinco días antes del inicio de la audiencia previa.

   En nuestro caso, el término insoslayable se cumple, pues el dictamen fue aportado cinco días antes del inicio de la audiencia previa. Sin que exista una forma objetiva de valorar, en este caso, que los demandados disponían con mucha antelación del informe y demoraron injustificadamente su aportación. Los únicos elementos objetivos con que contamos son que, como el perito reconoce en su informe, recibió el encargo el 5 de diciembre de 2016 y visitó la fábrica de Omega el 13 de enero de 2017, y que el informe fue aportado el 2 de mayo de 2017. Estas referencias temporales no son suficientes para concluir, como pretende el recurrente, que el demandado dispuso con antelación del informe y que apuró el tiempo para su presentación al juzgado, con la consecuencia pretendida por el recurrente de que se rechace el informe.

   En puridad, debía haberse impugnado y recurrido la admisión del informe pericial por el juzgado, que no consta hubiera sido hecho por la demandada. En su recurso se deja constancia de la manifestación realizada en la audiencia previa, reiterada después en las conclusiones del juicio, de que se produciría una infracción del art. 337.1 LEC si en la sentencia se tuviera en cuenta el dictamen de la demandada. Pero esto no es suficiente, si realmente se quería denunciar la aportación extemporánea del informe pericial de los demandados, debía haberse impugnado directamente su aportación.

   Y, en cuanto a la indefensión denunciada de que esa aportación tardía del informe impidió que la demandante tuviera tiempo de comprobar y desvirtuar la afirmación contenida en ese informe relativa a la (supuesta) presencia del aditivo consistente en nanoparticulas de dióxido de titanio (TiO2) en la silicona de referencia (Elastosil R 755/40 K1 OH) que comercializa Wacker, la recurrente no justifica que hubiera tratado de evitarla pidiendo la suspensión de la audiencia previa para poder realizar esa verificación.

   Todo lo cual justifica la desestimación de los motivos primero y segundo del recurso.

3. La prueba pericial, conforme al art. 335.1 LEC, tiene su justificación en la necesidad de aportar al tribunal conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que puedan facilitar al tribunal la valoración de los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos. Es cierto que no corresponde al perito realizar valoraciones jurídicas, pues eso es competencia del tribunal, aunque en ocasiones la frontera no es muy nítida, sobre todo cuando la valoración técnica se refiere a uno de los requisitos o presupuestos que justifican la aplicación de la regla jurídica con la que se pretende resolver la cuestión controvertida. Y, en cualquier caso, si el informe contiene valoraciones jurídicas, como denuncia el motivo cuarto, ello no conlleva necesariamente la nulidad del informe pericial, sino que entra dentro de la función del tribunal quedarse con la aportación de la información y las valoraciones técnicas, y reservarse la valoración jurídica. Que es lo que, en última instancia, ha realizado en este caso el tribunal de instancia.

4. En ocasiones, como es el caso, los conocimientos técnicos se extienden más allá de la ciencia y técnica de un oficio o actividad industrial, y alcanzan también a cuestiones prácticas, como las máximas de experiencia, los conocimientos propios del sector en el que ha surgido la controversia y las prácticas más generalizadas. En este sentido y en relación con las objeciones formuladas en el motivo tercero, no existe inconveniente en que un perito, conocedor de un determinado sector industrial, pueda informar sobre lo que a su juicio puede entenderse como comúnmente conocido y utilizado, así como de las prácticas más comunes o generalizadas, que es, en última instancia, lo que habría hecho el perito de la demandada.

5. Es lógico también que este conocimiento "técnico" aportado por el perito, y en concreto sus valoraciones, se tengan que apoyar en hechos y en documentos o pruebas que los corroboren, por lo que ineludiblemente, cuando el informe es aportado con posterioridad a la demanda o, en su caso, la contestación a la demanda, las valoraciones del informe puedan basarse en circunstancias fácticas y en documentos que no habían sido reseñados en el escrito de alegaciones. No puede pretenderse aplicar, en todo caso, el efecto de la preclusión de alegaciones respecto de tales hechos, ni tampoco que el dictamen no pueda apoyarse en documentos que previamente no hubieran sido aportados. La preclusión de alegaciones afecta, básicamente, a los hechos en los que se funda la pretensión de esa parte, ya sea demandante o demandada, pero no a circunstancias y hechos complementarios que especifican, acreditan o corroboran el conocimiento técnico requerido del perito. Es una cuestión de proporción: los hechos o circunstancias que se aportan con el informe pericial deben formar parte de ese conocimiento técnico por el que se pregunta o corroborarlo, sin que pueda emplearse esta vía para completar hechos esenciales, constitutivos de la pretensión, que debían haber sido reseñados en el escrito de alegaciones y no lo fueron. No es este el caso que ahora juzgamos. El perito informa sobre lo que, a su juicio, es práctica en este sector industrial: que es lo que los técnicos de esta empresa conocen y emplean para realizar sus formulaciones, y en concreto respecto de determinados componentes y aditivos contenidos en las formulaciones Masterbatch respecto de las que se pretende la consideración de secreto industrial.

6. En un sentido similar puede concluirse respecto de la aportación de documentos, que se objeta en el motivo sexto. De hecho, el apartado 2 del art. 336 LEC ya prevé que los informes periciales puedan ir acompañados "de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia". De modo que la justificación de la aportación de documentos y pruebas con el dictamen pericial viene dada por la función que cumplen de apoyar el conocimiento o parecer que se suministra. Y, al mismo tiempo, el informe pericial no puede ser un cauce para la presentación extemporánea de alguno de esos documentos, conforme a las reglas previstas en los arts. 270 y ss. LEC. Así, no cabría aportar con el informe pericial, presentado después de los escritos de alegaciones (demanda y contestación), documentos que por servir directamente a la acreditación de alguno de los hechos constitutivos de las pretensiones de la parte, debían haber sido aportados con su escrito de alegaciones. Esto ocurriría, por ejemplo, en un pleito en que se discute sobre la validez de una patente, las anterioridades que perjudicaran la novedad o la actividad inventiva, necesariamente debían haber sido reseñadas y aportadas con el escrito de alegaciones, sin que la aportación con posterioridad del informe pericial pudiera servir para justificar su aportación extemporánea. En este sentido nos pronunciamos en la sentencia 1445/2023, de 20 de octubre.

   No nos hallamos en este caso. Ninguno de los documentos a los que se refiere el motivo sexto (certificado ISO 9001 de la demandada Omega; referencias de las bases colorantes de Omega; fichas de formulación de los productos Omega; catálogo de un instrumento que mide el color e iguala las coordenadas Cielab; catálogo con información que facilitan distintas empresas del sector de la coloración industrial; el artículo titulado "Survey of Micro/Nano Filler Use to Improve..."; Informe sobre el uso de grafito en las empresas Asbury, Tekcast Industries y Romanoff; Ficha técnica del producto Aeroxide TiO2; Resultado del análisis del producto Elastosil R-755/40 K1 oH), cumplen esa condición de que necesariamente debieran haber sido aportados con la contestación a la demanda. Todos ellos están relacionados con lo que es objeto de informe, y aunque lógicamente alguna incidencia tienen en la resolución del caso, no constituyen directamente una justificación de los hechos constitutivos de la pretensión de la parte que los aporta.

7. Finalmente, nos resta analizar si la apreciación, contenida en el informe pericial, de que la causa de que en las muestras tomadas de los productos Omega pudiera detectarse TiO2 sería por el uso de la materia prima Elastosil R 755/40 K1 oH de la empresa Wacker, constituye una excepción material o de fondo que debía haberse aducido primero en la contestación a la demanda.

   En su contestación a la demanda, los demandados dejan constancia de cual sería, según la demanda, la información que, siendo secreto industrial, habría sido explotada indebidamente por los demandados: i) Las formulaciones de las referencias de Masterbatch para coloración; ii) el empleo del aditivo consistente en carbón en la forma de grafito en la formulación de moldes de goma de silicona para fundición centrífuga; y iii) el empleo de nanopartículas de dióxido de titanio en la formulación de moldes de goma de silicona para fundición.

   Y respecto de ella basan su contestación en negar que esa información fuera secreta, lo que su vez justificaría su falta de valor comercial, y que dicha información no había sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

   Es cierto que en la contestación a la demanda no se niega expresamente el empleo de nanopartículas de dióxido de titanio en la formulación de moldes de goma de silicona para fundición, sino que se centra en negar que el empleo de dióxido de titanio pudiera considerarse una información afectada por un secreto industrial. Son dos cuestiones distintas: una es negar que esa información forme parte de un secreto industrial; y otra distinta que los demandados hubieran hecho uso y aplicación de ella para la elaboración de sus productos. Lo primero afecta a la calificación de secreto industrial, a los efectos del art. 13 LCD, y lo segundo al acto de la "divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales".

   Por lo que el recurrente tiene razón en que se trata de un hecho obstativo que debía haberse reseñado en la contestación a la demanda. Pero, como veremos a continuación, no conlleva como consecuencia la revocación de la sentencia de apelación, pues la desestimación del recurso de apelación y con ello la confirmación de la desestimación de la demanda, se debió a otros hechos obstativos que sí habían sido aducidos en la contestación a la demanda, y cuya concurrencia fue apreciada por la Audiencia. En concreto, la sentencia de apelación ratifica dos hechos obstativos de la demanda: la información sobre la que se pretendía la consideración de secreto industrial no tiene esa condición, por tratarse de información conocida en ese sector; y la empresa no habría adoptado las medidas necesarias para mantenerla secreta.

Motivos octavo y noveno del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación de los motivos octavo y noveno. Por la estrecha vinculación entre ambos motivos, van a ser analizados conjuntamente.

   1.1. El motivo octavo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la infracción del art. 218.2 LEC y de los arts. 24.1 y 9.3 CE, porque la sentencia recurrida "no se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón al reconocer por un lado como hecho probado que las formulaciones de Masterbatch de mi mandante sí constituyen un secreto industrial y, posteriormente, desestimar el recurso en lo relativo a dichas formulaciones con el argumento de que "estamos ante un conjunto de datos o informaciones que resultan conocidas en el sector de la coloración de siliconas"", con infracción del art. 218.2 LEC, del art. 24.1 CE y del art. 9.3 CE".

   1.2. El motivo noveno se formula al amparo ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la infracción del art. 218.2, en relación con el art. 24 CE y con el art. 9.3 CE, porque "la sentencia no se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón por cuanto por un lado reconoce como hecho probado que las formulaciones de Masterbatch de mi mandante sí constituyen un secreto industrial de su titularidad, si bien posteriormente no estima la pretensión declarativa ejercitada en la letra (A) del suplico de la demanda tendente únicamente a que se declare que efectivamente esas formulaciones de Masterbatch sí constituyen un secreto industrial de su titularidad".

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los dos motivos, por las razones que exponemos a continuación.

   Los dos motivos parten de una premisa equivocada, que la sentencia de apelación, ahora recurrida, haya declarado probado que las formulaciones de Masterbatch de la demandante constituían un secreto industrial.

   La sentencia recurrida debe ser leída y comprendida en su integridad. Es cierto que en su fundamento jurídico primero, el tribunal de apelación parte de una relación de hechos probados que contextualizan el conflicto jurídico en apelación. Pero su enumeración, junto a lo que podrían ser calificados propiamente como hechos, contiene alguna calificación jurídica, que además coincide con lo que era objeto de controversia en el recurso de apelación. En concreto, en el apartado 3, que sigue al apartado 2 en el que se deja constancia de la Línea H de productos de Coniex (Masterbatch), se afirma lo siguiente:

   "Debe decirse que para ello se obtiene un pigmento mediante la combinación artificial de determinadas sustancias previamente seleccionadas en cuanto a su tamaño y proveedor. Cada pigmento constituye cada una de las referencias en materia de master batch, y esta información, afirma la actora, constituye un secreto industrial que se conforma de varios datos como la identidad de cada una de las sustancias que lo integran, proporción de la mezcla de estas sustancias, tamaño de las partículas, y la identidad de cada uno de los proveedores de cada una de las mismas. Este pigmento se aplica a una determinada mezcla de silicona incolora que previamente suministran los clientes (BLUESTAR principalmente) y así se obtiene una base concentrada de silicona coloreada o " master batch"".

   Está claro que la calificación como secreto industrial de esa información (Masterbatch) no la hace el tribunal, sino que deja constancia de que es la demandante quien pretende esa consideración.

   Bajo este antecedente y la función que cumple la enumeración de los hechos probados para contextualizar lo que era objeto de la apelación (la consideración de secreto industrial de la información relacionada con la obtención de los productos Masterbatch de la demandante), se entiende el alcance de la referencia que el apartado 4 hace al secreto industrial:

   "La información relativa a la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos (y en función de su grado de absorción de aceite) obtener las viscosidades necesarias constituye un secreto empresarial de la actora, a fin de obtener en todo momento la homologación de los clientes finales, de forma que cada masterbatch se corresponde con una referencia cromática determinada".

   Es absurdo interpretar de forma descontextualizada esta afirmación, como si el tribunal hubiera considerado acreditado y no discutido que esa información relativa a la mezcla de bases de las materias primas (siliconas) para optimizar la dispersión de los pigmentos y obtener las viscosidades necesarias constituía un secreto industrial de la demandante, cuando la sentencia apelada no lo había reconocido así y era objeto de la apelación. En realidad, lo que la sentencia de apelación afirma en ese apartado es que esa información es la que, según la demandante, constituiría secreto industrial. No debe perderse de vista que ese primer fundamento jurídico pretende contextualizar la controversia en apelación y para ello reseña los hechos, en particular la información relacionada con la obtención de los Masterbatch, que se discute en apelación si tiene o no la consideración de secreto industrial, y que por ello debía ser a continuación objeto de análisis, como lo fue,

   Es así como se entiende como la sentencia recurrida, más tarde, al entrar a analizar lo cuestionado en el recurso de apelación, concluya que, si bien, en abstracto, las formulaciones específicas que la actora había desarrollado para determinar los Masterbatch y la información sobre las materias primas, proporciones y productos empleados para la coloración del moldes de caucho, podrían tener cabida dentro del concepto de secreto industrial, en este caso no merecían esta consideración, tras analizar la prueba practicada. En consecuencia, se desestima el recurso de apelación y se confirma la desestimación de la demanda.

   A la vista de lo anterior, debemos concluir que la sentencia recurrida no adolece de un vicio de incongruencia interna que pudiera conllevar su nulidad, al no existir contradicción alguna entre lo razonado en la sentencia y lo decidido en el fallo, ni advertirse tampoco incompatibilidad alguna entre las diferentes conclusiones alcanzadas en el curso de la argumentación de la sentencia.

Motivos décimo, undécimo y duodécimo del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación de los motivos. Estos tres motivos también van a ser analizados conjuntamente, al hacer referencia a la valoración de los informes del perito Sr. Lázaro.

   1.1. El motivo décimo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC y denuncia "error patente en la valoración de la prueba, en la medida en que en relación con el secreto industrial consistente en el empleo de carbón, en la forma de grafito, como aditivo en las formulaciones de moldes de silicona para fundición centrífuga". Y añade que la sentencia incurre en error patente en la valoración del dictamen pericial aportado como documento 33 de la demanda, al atribuir "de forma equivocada al secreto industrial anteriormente referido ciertas afirmaciones contenidas en dicho dictamen que, de forma clara, evidente y manifiesta, aluden a otro secreto industrial diferente". Y denuncia la infracción de los arts. 24.1 CE, 218.2 y 348 LEC.

   El error se encontraría, según el recurrente, en el último inciso del apartado 55 de la sentencia de apelación, cuando argumenta sobre el empleo de carbón, en forma de grafito, como aditivo en las formulaciones de moldes de silicona:

   "Del documento 33 de la demanda, informe del citado prof. D. Lázaro, esta vez, para determinar el uso de carbón en forma de grafito, tamaño de partículas y de nanopartículas, en diferentes muestras de productos de moldes de silicona para fundición centrífuga, también tomando dos muestras de CONIEX y cuatro de OMEGA, apreció presencia de grafito en una muestra de la actora (CONIEX NR70 G) y en dos de OMEGA (Omega gris oscuro y omega gris marrón) y presencia de nanopartículas de TiO2 en todas las muestras excepto en una de OMEGA, denominada como "omega azul", siendo las nanopartículas en todos los casos similares en cuanto a su tamaño, precisando que su examen era meramente comparativo de las muestras que se le habían proporcionado, y también, que algunos elementos que se detectan en las muestras y objeto de comprobación, pueden venir ya adicionados en la materia prima que se adquiere de otros proveedores para confeccionar los moldes de silicona. (Negrita añadida en la transcripción que hace el recurrente).

   Esta referencia a que algunos elementos pueden venir ya adicionados en la materia prima que se adquiere de otros proveedores para confeccionar los moldes de silicona, en realidad la hace el perito Sr. Lázaro, en la página 9 del informe aportado como documento 33 de la demanda, pero no en relación con la presencia de carbón en forma de grafito, sino nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2):

   "En la muestra nº 2 no ha sido posible localizar nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) mediante microscopia electrónica. La muestra nº 2 (vid. supra Tabla 6) incorpora muy poca cantidad de titanio. La presencia de titanio en dicha muestra probablemente se deba a la incorporación en su formulación de un aditivo que, a su vez, incorpore dicho elemento. Lo que determina que si bien hay titanio en la muestra, no pueda sin embargo considerarse que dicho elemento forme parte de su formulación. En cualquier caso, no ha sido posible determinar la presencia de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2)".

   Este error, a juicio del recurrente, sería muy grave porque era el único argumento que se daba para negarle el carácter de secreto industrial al empleo de carbón en forma de grafito.

   1.2. Formulación del motivo undécimo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC y denuncia "error patente en la valoración de la prueba, en la medida en que la sentencia confunde en la prueba consistente en el informe pericial aportado como documento 33 de la demanda el elemento titanio (Ti) con el compuesto dióxido de titanio (TiO2), que es algo completamente diferente, lo cual vendría a ser equivalente a confundir el hidrógeno (H) -que también es un elemento- con el agua (H2O) -que a su vez es un compuesto-, con infracción por lo tanto del art. 24.1 CE y de los arts. 218.2 y 348 LEC".

   El error denuncia aparece en el reseñado apartado 55 de la sentencia de apelación, pues si se atiende también a lo manifestado por el perito Sr. Lázaro, en la página 9 del informe aportado como documento 33 de la demanda, que también hemos reseñado antes, el perito se limita a dejar constancia de que en una de las muestras de Omega no ha sido posible determinar la presencia de nanopartículas del compuesto dióxido de titanio (TiO2), pero sí detecta la presencia del elemento titanio (Ti).

   1.3. Formulación del motivo duodécimo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1.4º LEC y denuncia "error patente en la valoración de la prueba, en la medida en que la sentencia se apoya en las conclusiones del informe pericial señalado como documento 31, citándolas en sentido diametralmente opuesto a cómo claramente se exponen en el referido dictamen, con infracción por lo tanto del art. 24.1 CE y de los arts. 218.2 y 348 LEC".

   El error denunciado aparece en el apartado 54 de la sentencia de apelación, que afirma lo siguiente:

   "Por lo que respecta al uso de dióxido de titanio en la fabricación de los moldes de silicona, el informe pericial (doc. 31) pone de manifiesto que existen comportamientos técnicos equivalentes entre las muestras (2) de CONIEX y otras (4) muestras de OMEGA, si bien se dice también que en algunos casos usan los mismos componentes (nos referimos al dióxido de titanio) y en otros casos no, pese a lo cual se obtienen rendimientos mecánicos y térmicos similares". (Negrita añadida en la transcripción que hace el recurrente).

   Lo anterior se refiere al siguiente pasaje del informe del Sr. Lázaro (página 9, punto 4, del documento 31 de la demanda):

   "4.- La muestra Omega Azul presenta un rendimiento mecánico equivalente a la muestra Coniex Extra 70, si bien el rendimiento término de la muestra Omega Azul es inferior al de la muestra Coniex Extra 70 debido a que la formulación de la muestra Omega Azul no contiene nanopartículas de TiO2, a diferencia de la muestra Coniex extra 70".

   El recurso advierte que "el informe del Sr. Lázaro manifiesta con claridad meridiana que el rendimiento térmico de los moldes objeto de comparación es completamente diferente (y no similar, como dice la sentencia) en función de si se detecta o no presencia del aditivo consistente en nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2), siendo ese rendimiento inferior en la muestra de Omega que no contiene el referido aditivo y superior en la de Coniex que sí la contiene".

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los tres motivos por las razones que exponemos a continuación. Estos motivos cuestionan la valoración la prueba realizada por la Audiencia, en concreto de dos informes elaborados por el perito Sr. Lázaro, aportados con la demanda.

   En otras ocasiones hemos recordado cuál es el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC (entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo):

   "(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados".

   En este caso, los errores denunciados carecen de la relevancia pretendida y no justifican la nulidad de la sentencia. Así, el error denunciado en el motivo décimo es más una imprecisión que un error. Es verdad que la Audiencia inicia ese apartado haciendo una referencia al análisis realizado por el Dr. Lázaro "para determinar el uso de carbón en forma de grafito, tamaño de partículas y de nanopartículas, en diferentes muestras de productos de moldes de silicona para fundición centrífuga, también tomando dos muestras de CONIEX y cuatro de OMEGA". Pero, a continuación, reseña que del resultado de este análisis el perito "apreció presencia de grafito en una muestra de la actora (CONIEX NR70 G) y en dos de OMEGA (Omega gris oscuro y omega gris marrón) y presencia de nanopartículas de TiO2 en todas las muestras excepto en una de OMEGA, denominada como "omega azul", siendo las nanopartículas en todos los casos similares en cuanto a su tamaño, precisando que su examen era meramente comparativo de las muestras que se le habían proporcionado". Esto es: se refiere no sólo a la presencia de grafito en una muestra de la actora (Coniex NR70 G) y en dos de Omega (Omega gris oscuro y omega gris marrón); sino también a la presencia de nanopartículas de TiO2 en todas las muestras excepto en una de Omega, denominada como "Omega azul". Y ligado a esta última referencia, a la presencia de nanopartículas de TiO2, tiene sentido el último inciso, que es ahora objeto controversia:

   "y también, que algunos elementos que se detectan en las muestras y objeto de comprobación, pueden venir ya adicionados en la materia prima que se adquiere de otros proveedores para confeccionar los moldes de silicona".

   Se trata de una imprecisión, porque la Audiencia no precisa que cuando se refiere a "algunos de esos elementos que se detectan en las muestras (...) pueden venir ya adicionados en la materia prima" el perito lo refería a las nanopartículas de TiO2 y no al carbón en forma de grafito. Pero si ligamos este inciso al anterior, en el que se reseña cuál es la presencia en las muestras analizadas tanto del carbón en forma de grafito, como de nanopartículas de TiO2, el que a continuación se haga referencia a que algunos de estos elementos detectados en las muestras pueden venir ya adicionados en la materia prima no es del todo incorrecto, pues algunos de los esos elementos eran también las nanopartículas de TiO2, que son a las que hacía referencia el perito.

   Es cierto que esta imprecisión podría dar lugar a algún equívoco, pero propiamente no hay error notorio. Sin que podamos entrar en la valoración jurídica del resultado de esos hechos, pues es ajeno al recurso extraordinario por infracción procesal.

   Y, en todo caso, carece de la relevancia pretendida por el recurrente porque la razón por la que la Audiencia descarta la existencia de secreto industrial, también en el empleo de carbón en forma de grafito, es esencialmente que se trata de "un conjunto de datos o informaciones que resultan conocidas en el sector de la coloración de siliconas y cauchos, y no consta que se haya dado uso o aprovechamiento de datos o informaciones de la actora que tengan una información no conocida en este ámbito de la industria".

3. Del mismo modo el error denunciado en el motivo undécimo sería en su caso una imprecisión y, en cualquier caso, carece de la relevancia pretendida. La Audiencia toma del informe del Sr. Lázaro que, como resultado de los análisis realizados, se advierte la "presencia de nanopartículas de TiO2 en todas las muestras excepto en una de OMEGA, denominada como "omega azul"", lo que concuerda con el reseñado informe cuando, al referirse a la muestra 2, afirma que "no ha sido posible determinar la presencia de nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2)". La imprecisión radicaría en no haber añadido, como también hace el perito, que "la muestra nº 2 (vid. supra Tabla 6) incorpora muy poca cantidad de titanio. La presencia de titanio en dicha muestra probablemente se deba a la incorporación en su formulación de un aditivo que, a su vez, incorpore dicho elemento. Lo que determina que si bien hay titanio en la muestra, no pueda sin embargo considerarse que dicho elemento forme parte de su formulación". Este añadido carecería de la relevancia pretendida, pues el propio perito advierte que aunque haya titanio en la muestra, no puede considerarse que este elemento forme parte de la formulación.

4. El error denunciado en el motivo duodécimo no deja de ser también una imprecisión, que carece de relevancia. La Audiencia, después de reseñar que, según el informe del Dr. Lázaro, "existen comportamientos técnicos equivalentes entre las muestras (2) de CONIEX y otras (4) muestras de OMEGA", si bien "en algunos casos usan los mismos componentes (se refiere a dióxido de titanio) y en otros casos no", apostilla, en relación con estos últimos: "pese a lo cual se obtienen rendimientos mecánicos y térmicos similares". Es cierto que el informe del perito Dr. Lázaro, respecto de la muestra que no usa dióxido de titanio (muestra Omega Azul), lo que afirma es que esta muestra presenta un rendimiento mecánico equivalente a la muestra Coniex Extra 70, pero su rendimiento término es inferior, debido a que no contiene nanopartículas de TiO2.

   Se trata de una imprecisión, pues el perito no afirma que los rendimientos mecánicos y térmicos sean similares, sino que son equivalentes los rendimientos mecánicos, pero los térmicos no. Esta imprecisión no es relevante, pues el hecho de que la reseña de lo manifestado por el perito Sr. Lázaro al respecto (esa equivalencia de rendimientos mecánicos y térmicos, en la comparación de la muestra Omega Azul y la muestra Coniex Extra 70) no consta que fuera determinante para negar al empleo de nanopartículas de TiO2 la condición de secreto industrial. Entre otras razones porque, como también ocurre en los dos errores denunciados antes (imprecisiones), la justificación por la que la Audiencia niega que se trate de un secreto industrial es esencialmente otra: que se trata de "un conjunto de datos o informaciones que resultan conocidas en el sector de la coloración de siliconas y cauchos, y no consta que se haya dado uso o aprovechamiento de datos o informaciones de la actora que tengan una información no conocida en este ámbito de la industria".

Recurso de casación

1. Formulación de los motivos. Analizaremos conjuntamente los cuatro motivos de casación, que se refieren a la concurrencia de los requisitos esenciales para que pueda apreciarse la revelación de secretos

   1.1. El motivo primero denuncia la infracción del art. 13.1 LCD, en la versión vigente al presentarse la demanda, en relación con el art. 1089 CC, "por cuanto la sentencia recurrida entiende que el concepto de "deber de reserva" que recoge el mencionado art. 13.1 LCD (...) equivale únicamente a una "obligación de reserva" o "pacto de confidencialidad" en el sentido de un contrato, siendo así que un "deber" y una "obligación" no son la misma cosa, pues el "deber", tal y como recoge la jurisprudencia y establece el art. 1089 CC, es aquella obligación que nace de una norma jurídica, mientas que la obligación en sentido estricto es aquella que nace del contrato, esto es, del concurso de voluntades".

   El art. 13.1 LCD requería de los demandados, Sr. Pedro Antonio y Sr. Candido, un deber de reserva, en virtud de su sujeción al XVII Convenio Colectivo General de la Industria Química (BOE 9 de abril de 2013), cuyo art. 61.9 sanciona como falta muy grave de los trabajadores "violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma datos de reserva obligada".

   1.2. El motivo segundo denuncia la infracción del art. 1.a) de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos industriales, "al haber establecido la sentencia recurrida que la existencia de un secreto industrial requiere que la información de que se trate no sea "conocida", siendo así que el art. 1 a) de la ley 1/2019 (...) requiere que dicha información no sea "generalmente conocida", que es cuestión completamente distinta".

   El recurso razona que la sentencia recurrida habría asimilado la noción de "información que no sea generalmente conocida" al concepto de "novedad absoluta", siendo este último un concepto de todo punto ajeno al ámbito de los secretos industriales y propio únicamente del derecho de patente. Y añade que la sentencia recurrida ha aplicado el art. 1 de la Ley 1/2019, que no estaba en vigor cuando se interpuso la demanda.

   1.3. El motivo tercero denuncia la infracción del art. 1 c) de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales (concepto de secreto industrial), cuya vigencia es inferior a cinco años, al haber establecido la sentencia recurrida que unas medidas de protección que califica de "estándar", "habituales" u "ordinarias" no son medidas "razonables" de protección, siendo este último el requisito que establece el art. 1 b) de la Ley 1/2019, de secretos empresariales.

   1.4. El motivo cuarto denuncia Infracción del art. 1089 CC, en relación con el art. 61.9 del XII Convenio colectivo general de la industria química, al no reconocer que el deber de confidencialidad puede nacer de la ley.

2. Resolución del tribunal. Procede desestimar los cuatro motivos por las razones que exponemos a continuación.

   En atención al tiempo en que se realizaron los hechos (2014) y luego se ejercitaron las acciones (julio de 2016), no resulta de aplicación la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, y sí el art. 13 LCD en su redacción original, que ha estado en vigor hasta su modificación por esta última ley.

   El apartado 1 del art. 13 LCD, en la redacción aplicable al caso, disponía lo siguiente:

   "1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14".

   Ya advertimos en la sentencias 46/2022, de 27 de enero, y 1442/2023, de 20 de octubre, que "como esta norma no definía qué debía entenderse por secreto empresarial, había que integrar el reseñado art. 13 LCD con el art. 39.2. a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), mencionado por el recurrente en su recurso". Y que, "conforme a este precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que: i) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; ii) tenga un valor comercial por ser secreta; y iii) haya sido objeto de medidas razonables, en atención a las circunstancias que concurren, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla".

   Estos requisitos se encuentran recogidos, ahora, en el art. 1.1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, cuando dispone lo siguiente:

   "A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

   "a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

   "b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

   "c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto".

3. El recurso cuestiona la interpretación y aplicación realizada por la sentencia recurrida del requisito de que los demandados tuvieran un deber de reserva respecto de la información que constituiría secreto industrial (las formulaciones Masterbatch homologadas por Bluestar y el empleo de nanopartículas de TiO2 y carbón en forma de grafito en las formulaciones de moldes de silicona para fundición centrifuga).

   Conviene advertir que para el examen del motivo no es posible variar los hechos declarados probados, ni realizar, como se desprende del desarrollo del motivo, una nueva valoración de toda la prueba. Partimos de que, según ha quedado acreditado en la instancia, de los dos demandados que habían trabajado en Coniex y luego constituyeron Omega Colors, sólo el Sr. Pedro Antonio, por la función desarrollada en la empresa, podía conocer esa información que Coniex califica de secreta. Por lo que nos centraremos en el Sr. Pedro Antonio.

   Ha quedado acreditado que el Sr. Pedro Antonio trabajó para Coniex en dos etapas: la primera, desde el día 1 de Julio de 2003 hasta el 26 de Enero de 2007; y la segunda etapa, desde el 1 de Marzo de 2010 hasta el 1 de Agosto de 2014. En la segunda etapa, al trabajar como responsable del laboratorio I+D, y director de fábrica, tenía conocimiento directo y acceso a las hojas de fabricación .

   Es significativo que, así como en la primera etapa el Sr. Pedro Antonio suscribió un pacto de permanencia en la empresa por dos años, de no competencia post contractual por igual periodo de tiempo y de confidencialidad; no ocurrió lo mismo en la segunda etapa, en que se negó desde el principio a asumir voluntariamente esa obligación. Tampoco asumió el pacto de confidencialidad cuando iba a cesar el 1 de agosto de 2014. Lo anterior debe ponerse en relación con las negociaciones que Coniex y el Sr. Pedro Antonio mantuvieron, antes de su cese y en los días posteriores, para que este último adquiriera la línea H ( Masterbatch), relativa a la elaboración de concentrados de color o bases colorantes en estado sólido y/o líquido destinados a la coloración de cauchos de silicona, afectada por la información en que consistiría el secreto revelado. Consta que, tras una larga reunión (el día 9 de septiembre de 2014), no se llegó a ningún acuerdo.

4. Es cierto que el deber de secreto no debe reducirse al que se hubiera asumido contractualmente y que, por lo tanto, podría existir un deber de secreto aunque no se hubiera firmado un pacto de confidencialidad. También lo es que, como razona el recurrente, en algunas industrias como la química, los propios convenios colectivos contienen obligaciones al respecto. El recurrente deja constancia de que el art. 61.9 del XVII Convenio Colectivo General de la Industria Química (BOE 9 de abril de 2013) sanciona como falta muy grave de los trabajadores "violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma datos de reserva obligada".

   Pero es presupuesto de la infracción de esta norma es que existan datos de reserva obligada que hubieran sido indebidamente aprovechados por el Sr. Pedro Antonio, sin que puedan confundirse con los conocimientos que un empleado o directivo adquiere por el desarrollo de su trabajo y que forman parte de su bagaje profesional. Como es sabido, la empresa no puede impedir que un empleado que se desvincula los empleé a continuación para entrar en competencia con ella, a no ser que expresamente se haya pactado y de forma temporal, lo que consta fue expresamente rechazado por el Sr. Pedro Antonio.

   Según se desprende de lo que las sentencias de instancia consideran acreditado, no constaba que existieran especiales medidas de protección para mantener reservada la información controvertida (las formulaciones Masterbatch homologadas por Bluestar y el empleo de nanopartículas de TiO2 y carbón en forma de grafito en las formulaciones de moldes de silicona para fundición centrifuga), por ser las existentes (barreras técnicas de protección para limitar el uso de la información contenida en el sistema informático [password o códigos personales, diferentes grados de acceso, sea visual, impreso o copia digital]), medidas se seguridad estándar. La Audiencia no considera que fueran suficientes para merecer la consideración de razonables. Se niega este calificativo no porque se les exigiera el carácter de infalibles, sino sobre todo porque las adoptadas no pusieran en evidencia que la empresa consideraba esa información "secreta" o "reservada" por su valor competitivo. Tampoco consta acreditado que, para llevarse esa información, el Sr. Pedro Antonio empleara algún medio o soporte en el que se contuviera. Y además, la sentencia de instancia concluye que esa información era generalmente conocida en el sector de siliconas y cauchos.

   Por lo que, si el Sr. Pedro Antonio pretendía dedicarse por su cuenta a esa actividad de elaboración de concentrados de color o bases colorantes en estado sólido y/o líquido destinados a la coloración de cauchos de silicona, y suministrar al mismo cliente al que ya suministraba Coniex, podía emplear todos sus conocimientos adquiridos y desarrollados en los años anteriores, sin incurrir en un acto de competencia desleal del art. 13.1 LCD. Dicho de otro modo, Coniex no podía impedir que el Sr. Pedro Antonio, una vez desvinculado de la empresa, desarrollara aquella actividad y entrara en competencia con Coniex al ofrecer el mismo producto a Bluestar.

5. En relación con el conocimiento generalizado de esa información, es muy relevante que los tribunales de instancia hayan advertido que ni la demandante en su demanda, ni el informe pericial aportado por ella, especificaran qué formulaciones concretas habrían sido las que habrían tomado los demandados para obtener los colores homologados por Bluestar. Y así se entiende la conclusión a la que llega la Audiencia de que aquella información objeto de controversia era conocida en el sector de la coloración de siliconas y cauchos.

   En la citada sentencia 1442/2023, de 20 de octubre, entendimos que "una información o conocimiento es secreta cuando los interesados en disponer de ella, que la nueva ley califica de "personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión", no tienen conocimiento en general de dicha información, ya sea de su totalidad o de una parte esencial, ya sea del resultado de la interacción de sus partes". En aquella sentencia razonamos que aunque un determinado "sistema" fuera conocido en el estado de la técnica próximo, la concreta aplicación y configuración de sus elementos podía constituir un secreto, de forma que el secreto radicaría en esa concreta aplicación y configuración. Para que esta doctrina tuviera aplicación en este caso, sería necesario conocer con detalle las concretas formulaciones empleadas (más allá de lo que hemos dejado constancia que la demandante identificaba como secreto), para poder apreciar en qué medida escapaban al conocimiento general.

Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, se imponen a la parte recurrente las costas generadas con sus recursos, en aplicación del art. 398.2 LEC, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.