SJMer nº 6 81/2023, 12 de Junio de 2023, de Madrid
| Ponente | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN |
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2023 |
| ECLI | ECLI:ES:JMM:2023:4603 |
| Número de Recurso | 140/2022 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 06 DE MADRID
C/ Gran Vía, 52, Planta 4 - 28013
Tfno: 914930437
Fax: 914936183
mercantil6@madrid.org
42020310
NIG: 28.079.00.2-2022/0119434
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 140/2022
Materia: Marcas/Nombres comerciales
Clase reparto: DEMANDAS RELATIVAS A MARCAS
MRG188
Demandante: D./Dña. Gonzalo
PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO
Demandado: D./Dña. Gumersindo y VIAJES ETNIAS S.L.
PROCURADOR D./Dña. PABLO SORRIBES CALLE
SENTENCIA Nº 81/2023
En la Villa de Madrid, a DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 140/2022, seguido a instancia de D. Gonzalo, representada por la Procuradora Sra. Juliá Corujo y asistida de la Letrada Dña. Vanessa Campos García; contra la mercantil demandada VIAJES ETNIAS, S.L. y contra el codemandado D. Gumersindo, representados por el Procuradora Sr. Sorribes Calle y asistidos de la Letrada Dña. Mónica del Corral Alarcón; sobre acción de infracción de registro marcario ; y,
Por escrito de 21.3.2022 de la Procuradora Sra. Juliá Corujo en representación del demandante se formuló demanda de proceso ordinario contra los citados demandados, solicitando en el suplico de la demanda:
A.- Se declare:
1. Que el uso por las demandadas del nombre de dominio 'www.viajesaafrica.es' objeto de la demanda constituye una infracción de los derechos de marca del demandante que sirven de base a la acción.
2. Que el ofrecimiento y prestación de servicios en Internet bajo el distintivo "VIAJESAAFRICA" objeto de la demanda constituye una infracción de los derechos de marca de la actora que sirven de base a la acción.
3. Que el registro y el uso del nombre de dominio www.viajesaafrica.es constituye una infracción de los derechos de marca de la actora.
4. Que, con todo, aún en el más que improbable supuesto de que se considerara que la utilización del distintivo "VIAJESAAFRICA" como nombre de dominio por parte de las demandadas no infringe los derechos marcarios de la actora, dicho uso del distintivo "VIAJESAAFRICA", así como el ofrecimiento y prestación de servicios en Internet bajo dicho distintivo, y el registro y uso del nombre de dominio www.viajesaafrica.es, constituye una infracción de la Ley de Competencia Desleal.
B.- Se condene a las demandadas:
1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2. A cesar en la utilización del distintivo "VIAJESAAFRICA" objeto de la acción como nombre de dominio, absteniéndose en lo sucesivo de cualquier clase de uso del mismo o de cualquier otro distintivo que incluya los términos "VIAJES AFRICA", con la imposición de multa coercitiva por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva.
3. A retirar del mercado todos los carteles, enseñas, rótulos, documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que aparezcan los distintivos infractores, incluido Internet procediéndose a su destrucción a costa de los demandados.
4. A modificar el nombre de dominio www.viajesaafrica.es, sustituyéndolo por cualquier otro que no resulte confundible con las marcas de la actora.
5. A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine de acuerdo con los razonamientos y bases de cálculo que han quedado fijadas en la demanda, con sus intereses desde la fecha de la reclamación extrajudicial hasta la fecha de la sentencia en primera instancia y los gastos, más el 1% de su cifra de facturación, desde el 1 de enero de 2016 hasta el cese efectivo de la actividad infractora, lo que se determinará en ejecución de sentencia.
6. A abonar el pago de las costas de este procedimiento.
Se alegan los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
Previa subsanación de defectos procesales, por Decreto de fecha 19.4.2022 se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
Emplazados los demandados personalmente y en debida forma, por escrito de 2.6.2022 del Procurador Sr. Sorribes Calle se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando la documental unida.
Por Diligencia de 8.6.2022 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes con la indicada defensas y representaciones.
Por las partes se ratificaron sus escritos iniciales, se formuló oposición a los documentos acompañados de adverso en relación a su valoración probatoria, proponiendo los medios de prueba que estimaron oportunos, los cuales fueron admitidos parcialmente; señalándose día y hora para la práctica de la prueba.
Propuesta únicamente prueba documental, de conformidad con el apartado 8º del art. 429 L.E.Civil, quedaron los autos conclusos para resolver.
Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los arts. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
Posición de las partes.- Motivos de oposición.
1.- Ejercita el demandante, de modo acumulado, acción marcaria por infracción de los derechos de exclusiva de los registros nacionales nº 3.627.956(0), gráfico y denominativo 'ViajesAfrica.es -Smart Toruring-', y nº
4.045.936(5), mixto, denominativo y gráfico 'ViajesAfrica.es -Smart Toruring- NO VIAJES MAÑANA, LO PUEDES VIAJAR HOY'; acción de infracción marcaria a la que adiciona acción de competencia desleal con invocación de la cláusula general del art. 4 LCD.
2.- Viene a sostener el demandante -en esencia- que siendo titular de tales registros marcarios, mixtos, que incluyen la denominación 'ViajesAfrica.es', la agencia de viajes demandada VIAJES ETNIAS, S.L. viene haciendo uso del dominio de internet 'www.viajesaafrica', titularidad del codemandado y administrador social de la citada mercantil; de tal modo que siendo imperceptible la presencia de la preposición 'a' en el uso del dominio [-que redirige a VIAJES ETNIAS, S.L., se está generando un uso de signo ajeno registrado por su semejanza fonética, gráfica y conceptual con el invocado.
3.- Frente a ello vienen a sostener las demandadas que carece D. Gumersindo de legitimación pasiva por cuanto siendo titular del dominio 'www.viajesaafrica.es' no hace uso alguno del mismo en el mercado.
Añade la mercantil codemandada que la invocación por el demandante de los derechos de exclusiva sobre el signo 'ViajesAfrica.es' infringe los art. 5.1.c) L.Ma. y art. 37 L.Ma., negando perjuicio alguno y la presencia de confusión entre signos por cuanto el uso del mismo solo se produce como lugar de identificación y hospedaje de la página web, no de modo comercial e identificativo de la agencia demandada.
Registros marcarios por su carácter descriptivo [art. 5.1.c) L.Ma. en relación con el art. 51.1.a)
L.Ma.].
1.- No es hecho discutido que el demandante ostenta la titularidad de los registros nacionales nº 3.627.956(0) y nº 4.045.936(5), de la clase 39ª, que con la configuración de mixto, denominativo y gráfico, incluye los siguientes elementos, distribución y relevancia relativa dentro del signo:
2.- Tampoco es hecho discutido que la demandante aloja en su dominio web 'www.viajesafrica.es' el diseño publicitario, información, oferta comercial y promoción de sus servicios de agencia de transporte especializada en países del sur del continente africano, haciendo uso dentro de la misma de los signos mixtos indicados a título de marca distintiva de los mismos.
Y tampoco es discutido y es hecho pacífico que el demandado D. Gumersindo es titular del dominio 'www.viajesaafrica.es' (énfasis añadido para resaltar la diferencia entre dominios), que cede y usa comercialmente la mercantil codemandada VIAJES ETNIAS [-de la que es administrador social y socio el codemandado D. Gumersindo -], que gira bajo dicha denominación social y siendo titular de las marcas nacionales 'VIAJES ETNIAS VIAJES POR ASIA' (nº 4.045.983) y 'VIAJE ETNIAS VIAJES A AFRICA' (nº
4.045.979), también de la clase 39ª.
3.- Partiendo de dicho escenario fáctico, no discutido, afirman las demandadas como motivo de oposición a la demanda, que siendo los signos titularidad del demandante de composición completa y mixta, la incorporación del elemento denominativo 'VIAJESAFRICA.ES - SMART TOURING-', no le otorga la facultad de reivindicar la exclusiva sobre su utilización por terceros, por cuanto el elemento utilizado por la mercantil demandada 'www.viajesaafrica.es" lo es solo a título de nombre de dominio y no resulta protegible por incluir términos geográfico [África] y de actividad [Viajes] genéricos.
4.- Para un supuesto sustancialmente similar respecto a la marca mixta 'AGENCIA NEGOCIADORA', denegada por la OEPM como puro signo denominativo por razón de su carácter genérico [art. 5.1.c) L.Ma.], al que se adicionaron relevantes elementos gráficos para dotarle de distintividad propia [-consiguiendo así su registro, el cual invoca frente al signo controvertido 'AGENCIA NEGOCIADORA DEL ALQUILER'], afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 27.12.2021 [ROJ: SAP M 16465/2021]...
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