STS, 4 de Febrero de 2010
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2010:221 |
| Número de Recurso | 1498/2009 |
| Procedimiento | CASACION |
| Fecha de Resolución | 4 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
En la Villa de Madrid, a cuatro de Febrero de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1498/2009 interpuesto por "EUROMADI IBERICA, S.A.", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 27 de noviembre de 2008 en el recurso número 1567/2005, sobre denegación de la marca número 2.583.800, "Alteza"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Euromadi Ibérica, S.A.", interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1567/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de marzo de 2005, confirmado en alzada el 4 de octubre de 2005, que denegó la inscripción de la marca nacional mixta número 2.583.800, "Alteza", en la clase 30 del Nomenclátor Internacional.
En su escrito de demanda, de 10 de octubre de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de marzo de 2005, por la que se denegó la marca 2583800, Alteza con gráfico, clase 30, y la emitida el 4 de octubre de 2005, por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se conceda definitivamente la citada marca." Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba sobre el acuerdo de transferencia a favor de "Euromadi Ibérica, S.A." de la marca número 2.697.391, para vinagres en clase 30 y mostos en clase 32, divisional de la marca número 149.801, y con los datos que figuraban en los documentos aportados.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 31 de octubre de 2006 en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a los recurrentes, ex artículo 139 de la LJCA ."
No habiéndose recibido el proceso a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 27 de noviembre de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil Euromadi Ibérica, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Óscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de octubre de 2.005 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 7 de marzo de 2.005."
Con fecha 20 de abril de 2009 "Euromadi Ibérica, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1498/2009 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo único fundado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional : por quebrantamiento "de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición el 29 de julio de 2009. Solicitó que se tenga por "formulada oposición a la casación desestimando el recurso y con costas."
Por providencia de 2 de diciembre de 2009 se nombró Ponente y se señaló para su Votación y Fallo el día 27 de enero de 2010, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 27 de noviembre de 2008, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Euromadi Ibérica, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue denegada la inscripción de la marca número 2.583.800, "Alteza", con gráfico, para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, en concreto "helados comestibles."
A la inscripción de la marca número 2.583.800, solicitada por "Euromadi Ibérica, S.A.", se había opuesto "Hijos de Antonio Barceló, S.A." en cuanto titular de la marca número 149.801, "Alteza", que amparaba vinagres en la clase 30, cervezas y mostos en la clase 32 y vinos en la clase 33. La oposición se basó tan sólo en la incompatibilidad con los productos de la clase 30.
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro por considerar incompatible la marca solicitada con la oponente, dada su identidad denominativa y que ambas protegen productos comprendidos dentro del sector de la alimentación. Posteriormente, pese a haber sido alegado en el recurso de alzada la existencia de derechos registrales a favor de "Euromadi Ibérica, S.A." sobre otras denominaciones "Alteza" que habían coexistido con las marcas opuestas, desestimó con los mismos argumentos el citado recurso.
El tribunal de instancia, como ya ha quedado dicho, desestimó la pretensión de la recurrente y confirmó la denegación del registro de la nueva marca solicitada.
La Sala consideró, a estos efectos, que "[...] se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca tanto porque el ámbito de aplicación de los productos es el mismo como que, en cuanto a la distinguibilidad por el contenido gráfico de ambas marcas, [...] aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico. a ello debe añadirse que nos encontramos ante el mismo sector, el alimenticio, por lo que mayor será la posibilidad de error en el consumidor."
En su motivo de casación, deducido al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , la sociedad recurrente imputa al tribunal de instancia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.
A su entender, la Sala de instancia "no da ninguna respuesta a la única y esencial alegación en la que se basaba el escrito de demanda", alegación relativa a su adquisición del registro de la marca 2.697.391, "Alteza", procedente de la división de la marca 149.801 ("Alteza") obstaculizante, para vinagres.
La recurrente había puesto de relieve, en efecto, ante el tribunal de instancia esta circunstancia, sobrevenida con posterioridad a la denegación de la marca número 2.583.800, "Alteza". En su demanda alegó como único fundamento de derecho que la Oficina registral había accedido el 22 de febrero de 2006 a dividir la primitiva marca número 149.801 ("Alteza") en dos nuevas, la número 2.697.387 (para cervezas y vinos) y la número 2.697.391 (para vinagres y mostos) y que había asimismo aceptado la inscripción de los derechos registrales de esta última a favor de "Euromadi Ibérica, S.A.". Al reunirse bajo la misma titularidad las marcas enfrentadas en el presente litigio, no existían ya razones para aplicar la prohibición relativa de registro.
El motivo ha de ser estimado. La lectura de los fundamentos jurídicos de la sentencia que hemos transcrito pone de relieve cómo la Sala omite cualquier referencia a la alegaciones de la demanda y no da respuesta a los argumentos de "Euromadi Ibérica, S.A." sobre la circunstancia sobrevenida. Argumentos en los que, por lo demás, se citaban varias sentencias del Tribunal Supremo relativas a la desaparición del obstáculo registral cuando el solicitante de una marca adquiere la que impedía su registro.
La Sala de instancia, pues, incurre en la incongruencia procesal que se le imputa. El tribunal analiza los argumentos que "Euromadi Ibérica, S.A." había deducido en el expediente administrativo pero deja de dar respuesta a las alegaciones de la demanda sobre las nuevas circunstancias acaecidas. Si la parte actora se declaraba titular de los derechos registrales enfrentados, por haber adquirido los correspondientes a la división de la marca obstaculizante, el tribunal sentenciador debió, sin duda, tomar en cuenta estas alegaciones para compartirlas o rechazarlas, lo que no hizo. La alegación esencial, y prácticamente única, en que se fundaba la pretensión actora expuesta en la demanda debió merecer la atención de la Sala cuya falta de análisis y respuesta constituye el defecto de incongruencia que determinará la casación de la sentencia.
Casada la sentencia, esta Sala del Tribunal Supremo ha de resolver lo que corresponda dentro de los límites en que aparece planteado el debate, según lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional .
Nuestra respuesta será favorable a la estimación de la demanda. A tenor del artículo 24 de la Ley
17/2001 , el titular de una marca que comprenda varios productos o servicios podrá dividir ésta en dos o más registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en el inicial. Operación que puede llevarse a cabo, como aquí ocurrió, cuando se haya solicitado una transmisión parcial del registro.
En el caso de autos la transmisión parcial operada alteró significativamente los términos iniciales del expediente consecutivo a la solicitud de registro. A estos efectos son relevantes los siguientes hechos:
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Frente a la solicitud de inscripción de la marca aspirante número 2.583.800, solicitada por
"Euromadi Ibérica, S.A.", la entidad que se había opuesto ("Hijos de Antonio Barceló, S.A.") sólo planteó su rechazo con base en que era titular de la marca número 149.801 "Alteza" para productos de la clase 30. Esto es, no alegó que se opusiera por la incompatibilidad de la nueva marca con la suya, prioritaria, para otros productos de las clases 32 y 33.
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"Hijos de Antonio Barceló, S.A." transfirió ulteriormente a "Euromadi Ibérica, S.A." la titularidad de la marca número 149.801 en cuanto a los productos (vinagre) de la clase 30 y (mostos) de la clase 32, transmisión simultánea a la división de esta última marca número 149.801. La transmisión sería admitida por la Oficina registral en febrero de 2006, esto es, después de que hubiera sido denegada la inscripción de la nueva marca aspirante número 2.583.800.
Así pues, "Euromadi Ibérica, S.A." ha reunido bajo su titularidad la marca obstaculizante
(en cuanto derivada de la inicial número 149.801, en lo que se refiere a productos de clase 30) precisamente por haberla adquirido a la entidad oponente. La transmisión de los derechos registrales propios de la marca obstaculizante, hasta entonces pertenecientes a "Hijos de Antonio Barceló, S.A." y desde el año 2006 a "Euromadi Ibérica, S.A.", hace que deba entenderse desvirtuada la oposición formulada en su día por aquella sociedad, esto es, inexistente a posteriori su inicial rechazo al registro del signo aspirante. "Hijos de Antonio Barceló, S.A." había perdido, a favor de la recurrente, la protección de los derechos correspondientes a los signos en los que había basado su impugnación de la primitiva solicitud.
La aquiescencia del antiguo titular registral a la inscripción de las nuevas marcas es un factor clave en la aplicación de la Ley 17/2001, cuyos preceptos condicionan las prohibiciones relativas de registro a la efectiva oposición del titular de las marcas inscritas. Si la oposición que en su día formulara "Hijos de Antonio Barceló, S.A." fue la causa de la denegación del nuevo signo, la transmisión de los derechos correspondientes a la marca obstaculizante, en favor de la entidad "Euromadi Ibérica, S.A.", hacía ya inaplicable la prohibición relativa de registro. Circunstancia temporal que se había producido, además, antes de la presentación de la demanda.
Cuando se formuló la demanda en el proceso contencioso-administrativo, pues, ningún obstáculo había para que el tribunal de instancia, una vez comprobada la efectiva cesión de la marca obstaculizante a quien había solicitado el nuevo signo, declarara que no procedía aplicar la prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001 .
Las consideraciones hasta aquí expuestas bastan para estimar el recurso. A la misma solución se llega tras examinar la relevancia que en él pudiera tener otra de las alegaciones formuladas por "Euromadi Ibérica, S.A." en la vía administrativa, una vez puesta en relación con la circunstancia sobrevenida a la que se refirió en vía jurisdiccional.
"Euromadi Ibérica, S.A." había alegado que era titular de diversas marcas "Alteza", registradas pese a la preexistencia de la primitiva marca 149.801, "Alteza". Se trata de las marcas "Alteza", denominativa número 961.174, para la protección entre otros productos, de "leche y otros productos lácteos", en la clase 29, pero que también protege, aceites y encurtidos; la marca "Alteza", denominativa número 1.004.398, para diversos productos alimenticios de la clase 31; y la marca "Alteza", denominativa número 1.267.799, para servicios de distribución en la clase 39. Estas marcas, sostenía la recurrente, llevaban conviviendo pacíficamente con la oponente, número 149.801 y ponen de manifiesto que pretendía una continuidad registral con las ya registradas.
Todo ello revela cómo en el mismo ámbito de los productos alimenticios en general convivían diversas marcas "Alteza", tanto pertenecientes a "Hijos de Antonio Barceló, S.A." como a "Euromadi Ibérica, S.A.". Incorporada a la titularidad de ésta última, por voluntad de ambas partes, la marca "Alteza" número 2.697.391 (para vinagres en clase 30 y para mostos en clase 32), en cuanto desglosada de la inicial marca número 149.801, ningún obstáculo existía para que se accediera al registro de la nueva marca solicitada "Alteza", número 2.583.800, para helados comestibles.
La conclusión de todo lo anterior es que, tras la casación de la sentencia, procederá la estimación del recurso contencioso-administrativo y el reconocimiento del derecho a la inscripción de la nueva marca.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Ha lugar al recurso de casación número 1498/2009 interpuesto por "Euromadi Ibérica, S.A."
contra la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1567 de 2005, que casamos.
Estimar el recurso contencioso-administrativo número 1567/2005 interpuesto por
"Euromadi Ibérica, S.A." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de octubre de 2005 que confirmó la denegación de la inscripción de la marca nacional número 2.583.800, "Alteza" con gráfico, para productos de la clase 30, resolución que anulamos, debiéndose proceder al registro de dicha marca.
No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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STSJ Canarias 164/2023, 5 de Mayo de 2023
...de setenta y seis (76) locales, solo tres. Pese a ello se le imputa una infracción calificada como muy grave. La actora invoca la STS de 4 de febrero de 2010. La resolución sancionadora, en síntesis, señala que desde el año 1997 fecha en la que se presentó la primera declaración de lAE en l......