STS, 19 de Diciembre de 1978
| Ponente | FERNANDO ROLDAN MARTINEZ |
| ECLI | ES:TS:1978:1249 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Diciembre de 1978 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
EXCMOS. SRES.
D. FRANCISCO PERA VERDAGUER
D. ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO
D. FERNANDO ROLDAN MARTÍNEZ
D. JOSÉ LUIS RUIZ SÁNCHEZ
D. JAIME RODRÍGUEZ HERMIDA
En la Villa de Madrid a 19 de Diciembre de 1.978; en el recurso contencioso-administrativo que ante
esta Sala pende, en única instancia, entre partes, de una, como recurrente, la Sociedad Mercantil "AGUA DEL CARMEN, S.A.", representada por el Procurador D. Gregorio Puche Brun y defendida por la Letrado D ª María Luisa Hitos Natera, y de otra, como recurrida, la Administración General, representada y defendida por el ABOGADO DEL ESTADO, contra acuerdo del: Registro de la Propiedad Industrial aparecido en el Boletín Oficial de dicho órgano de 16 de junio de 1962, sobre concesión de la marca número 402.525, denominada BIOMELISSA.
RESULTANDO
RESULTANDO: Que la entidad actora interpuso el recurso anteriormente identificado, él cual fué seguido por sus trámites legales, formalizando las partes, en su día, sus respectivas demanda y contestación, en las que expusieron cuantos fundamentos estimaron pertinentes, y, suplicando la actora se dicte sentencia declarando nula y sin valor la marca impugnada; el Abogado del Estado, por su parte, pidió la desestimación del recurso.
RESULTANDO: Que Las partes evacuaron el trámite de conclusiones, y la Sala 4 de este Tribunal Supremo remitió las actuaciones a esta Tercera, conforme a la Orden del Ministerio de Justicia de 12 de enero de 1974 , señalándose para deliberación y fallió del recurso, el día 13 del presente mes en cuya fechatuvo lugar dicho acto.
Siendo Ponente el Magistrado Exorno. Sr. D. FERNANDO ROLDAN MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO: Que el actor "Agua del Carmen S.A." impugna los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 30 de Octubre de 1964 y 29 de Mayo de 1.965, por lasque respectivamente se acordó la inscripción de la Marca N3 402.525 consistente en la denominación "BIOMELISSA" para distinguir Agua de Melisa, para la cosmética-Clase 33, sin reivindicar a título primitivo la palabra Melisa, del distintivo; y la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el primero, basando su oposición y posterior recurso la recurrente en ser titular de las Marcas 17.956; 83.281, 83.283; 86.356; 86.357; 240.614; 387.790; 387.791 gráfico-denominativas, con la denominación "Agua del Carmen. Espíritu de Melisa, y, Espíritu de Melisa y la 387.792 Espíritu de Melisa (gráfica), todas las cuales distinguen productos idénticos a los que ampara la Marca registrada en virtud de las citados acuerdos impugnados, por cuya identidad de productos y la semejanza fonética y gráfica que existe entre la solicitada y las preexistentes de su propiedad estima que la concedida se encuentra incursa en la prohibición 13 del artículo 124 del Estatuto de Propiedad Industrial y el apartado 1º del artículo 6º del Convenio General de la Unión, por entender que entre las marcas enfrentadas el elemento más característico es "MELISA", porque no es un término genérico evocativo de "vida" del que ha de prescindirse a efectos de discriminación de semejanzas por lo que también es de aplicar la prohibición 11 del artículo 124, aportando en apoyo de su pretensión una sentencia de la Sala IV de 6 de febrero de 1.970 en recurso interpuesto por la propia recurrente contra la concesión de la marca MELISANA, que fué estimado anulando dicha marca con fundamento en ser similar a las precedentemente inscritas a favor de la recurrente conteniendo el vocablo MELISA, cuya inscripción registral anterior debe ser protegida, independientemente de que sea o no sea genérico el vocablo MELISA mientras no sea anulada y cancelada dicha inscripción registral por los Tribunales de la jurisdicción Civil, y considerar la Sala una evidente semejanza entre "Espíritu de Melisa" y "Melisana", además, la recurrente argumenta que si Bio es un término genérico y Melisa también lo es como lo reconoce la propia resolución que se impugna al conceder la inscripción de la Marca Biomelisa, sin incluir en la reivindicación la palabra Melisa a titulo privativo, entiende que dos vocablos genéricos, uniéndolos, no pierden el carácter genérico, por lo que si BIO y MELISA, son vocablos genéricos, BIOMELISA también lo es, por lo que aparte de ser aplicable la prohibición 1ª del art. 124 debe ser también aplicada la prohibición 5ª, y, consiguientemente anular esa marca, pero, sobre todo, porque los Carmelitas Descalzos, desde 1910 tiene registrada la marca
17.956 y con ella el derecho de protección del vocablo MELISA, creado e inventado por ellos como signo o distintivo especial de fabricación de los productos de su trabajo, y, BIOMELISA, en cambio no es ni especial ni, aborta, novedad por si misma, ni por los productos que pretende distinguir, y, como argumento final señala que si de BIOMELISA es suprimido MELISA, quedaría solo protegido BIO, que es un vocablo genérico, con lo que con la concesión impugnada, se infringe la prohibición 53 del artículo 124 porque BIO es un vocablo genérico que figura en multitud de marcas registradas.
CONSIDERANDO: Que es obvio que entre las marcas enfrentadas la 402.525 BIOMELISSA, para distinguir "Agua de melisa para a cosmética", clase 33 y las oponentes de la titularidad de la recurrente números 17.956; 83.281; 83.283 y otras con la denominación "Agua del Carmen, Espíritu de Melisa", y la 387.791 "Espíritu de Melisa", preexistentes en el Registro de la Propiedad Industrial (gráfico-denominativas) aunque concedidas para distinguir productos farmacéuticos, lo cierto es que el distintivo Espíritu de Melisa y el vocablo MELISA ha sido reivindicado y concedido 3 la Razón Social oponente, hoy recurrente, a titulo privativo desde 1910 para distinguir sus productos por lo que sea genérico o no el término MELISA la inscripción de estas marcas se mantiene vigente por lo que Administrativamente no pueden desconocerse los acuerdos de concesión de tales registros y consiguientemente el vocablo Melisa tiene derecho a ser protegido por ser una realidad registral como propiedad industrial adquirida por el inventor y reconocida a su favor por el Registro desde el año 1.910, siendo este primer hecho que debe destacarse ya que el propio acuerdo impugnado de 30 de Octubre de 1.964 de concesión de la marca 402.525 y el certificado del Titula vienen a reconocerlo en cierta frase al consignar que se otorga la marca BIOMELISSA, pero sin reivindicar a titulo privativo la palabra MELISA del dinstintivo.
CONSIDERANDO: Que según el apartado 12 del artículo 124 del Estatuto de Propiedad Industrial no podrán ser admitidos al Registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros anteriormente registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado de cuyo precepto legal resulta que para aplicar esta prohibición precisa que la semejanza ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los compradores, por lo que los factores que contribuyen a declarar la incompatibilidad registral son dos; la semejanza de lo vocablos y el riesgo de confundibilidad, debiendo tenerse en cuenta para este segundo factor los productos que respectivamente amparan, si entre los productos distinguidos por las marcas en pugna existe similitud y entre ellas concurre semejanza esindudable que ese segundo factor alcanza relevancia, siendo, por otra parte, doctrina jurisprudencial que aunque el examen comparativo debe efectuarse de ambos conjuntos sin descomponerlos en sus elementos, pero lo habitual y corriente es que lo esencial en cada marca está constituido por el signo más característico, siendo ineludible a tenerse a éste en la comparación que determinaría la posibilidad o no de la coexistencia, pues, la adición del nombre de la Razón Social o entidad preparatoria de los productos no constituye nunca elemento diferenciador, infiriéndose en consecuencia que en las marcas enfrentadas el signo más característico o destacado es el vocablo MELISA por lo que es evidente que existe coincidencia entre las marcas enfrentadas en este elemento denominativo, que es el más destacado, y el hecho de que el vocablo MELISA, sea calificado por el Registro de genérico como indicativo de la procedencia de los productos, de la planta MELISA OFICINALIS no es razón suficiente para considerar que carece de virtualidad incompatibilizadora porque al estar registrada ESPÍRITU DE MELISA tiene valor reivindicativo para su titular, la actora, y no cabe ya desconocer la coincidencia existente alegando que la semejanza se dá en un elemento genérico, que puede ser usado comúnmente por todos, pero lo cierto es que al estar registrado, su propietaria, Agua del Carmen S.A., puede reivindicarlo en exclusiva por tener su titulo de propiedad e impedir que pueda ser usada por nadie como marca registrada, y, si del examen de los elementos denominativos pasamos a la contemplación de los productos, no puede ponerse en duda la similitud de los que las respectivas marcas enfrentadas amparan, a pesar de pertenecer estas a clases diferentes del Nomenclátor la 33 y la 40 respectivamente por solicitarse BIOMELISSA para distinguir "Agua de Melisa para la cosmética" y estar concedidas las de la oponente con el nombre de Espíritu de Melisa para distinguir como producto farmacéutico, el elaborado según la fórmula de los Padres Carmelitas, fundadores de "Agua del Carmen S.A." y creadores de la denominación MELISA, desde hace mas de 50 años, pero, la identidad o gran similitud de los productos no se puede negar ya que su naturaleza deriva del agua de Melisa, por lo que cualquiera que sea la fórmula o substancia química que se incorpore para las aplicaciones, siempre existirá una gran semejanza o similitud en los productos, aunque unas se destinen a combatir desarreglos nerviosos y otros para la cosmética por lo que la alegación de pertenecer a distintas clases los productos amparados por una y otras marcas, no alcanza relevancia para la aplicación de la prohibición del nº 1 del artículo 124 al concurrir, la semejanza entre las marcas en pugna pues según ya se deja razonado, si bien las marcas oponentes no son MELISA pero si Espíritu de MELISA incompatibles con BIOMELISSA. las Clases por si mismas, no significan nada, porque puede haber y hay similitud en los productos aunque sean de clases distintas.
CONSIDERANDO: Que aparte de lo que ya se deja razonado exis te otra causa de prohibición para el acceso al Registro de la marca BIOMELISA, la del nº 5º del citado artículo 124, que no "admite las denominaciones genéricas, y BIOMELISSA está integrada por el vocablo BIO, que es genérico, y, como tal, no es susceptible de registro por si solo, ni en unión de otra voz integrante ya de una marca anteriormente registrada, MELISA, vocablo éste que aunque está reivindicado como marca "Espíritu de Melisa" por la recurrente, gramatical y aisladamente tiene una valoración genérica aplicable a un grupo de productos por lo que la citada denominación BIOMELISSA resulta estar integrada por dos vocablos genéricos y dos vocablos genéricos unidos constituyen una denominación genérica cosa distinta sería si BIO no fuera vocablo genérico, pero, al estar MELISA unida a BIO mantiene el carácter genérico, y, consiguientemente el total de la marca BIOMELISSA, es una denominación genérica, que no puede tener acceso al Registro, ni aun con la salvedad otorgada en el acuerdo recurrido, de "no quedar reivindicada a titulo privativo la palabra MELISA", porque esto, es decir, la no exclusividad de uso de una partícula genérica solo es procedente en los casos en que un vocablo genérico forma parte de la composición global de una denominación mas extensa, que no sea genérica, para que sea aplicable la prohibición 53 hay que estar al completo de la palabra que distingue el distintivo, cotejándolo en visión de conjunto, en su composición integra y unitaria, dando muy poca importancia a la partícula genérica y mucha al resto del elemento denominativo, sílabas o vocablos, en el momento de hacer la valoración de las semejanzas, según así tiene declarado la jurisprudencia de este Tribunal, pero no cuando todo el conjunto denominativo, como acontece en el presente caso, sea una expresión genérica, en que desaparece la posibilidad de apropiarse en exclusiva de una denominación genérica en su totalidad; finalmente, el hecho de que la marca impugnada sea simplemente denominativa y las marcas, oponentes estén integradas por un complejo gráfico denominativo no constituye regla general de interpretación del artículo 124 del Estatuto de Propiedad Industrial para que no pueda apreciarse semejanza entre aquélla y éstas, sino que, en definitiva, en cada caso procederá., apreciar el problema deshecho a resolver sobre las semejanzas de las marcas en pugna, si las diferencias son tan acentuadas o profundas que impidan toda posible confusión de la marca denominativa con las mixtas gráfico-denominativas o se distinguen sin peligro, de confusión, y del análisis de las marcas en litigio no puede estimarse como factor bien diferenciador los elementos gráficos (leyendas, indicaciones etc. no reivindicadas) que figuran en la etiqueta de algunas de las marcas oponentes por lo que procede la estimación del presente recurso.
CONSIDERANDO: Que no concurren circunstancias especiales del artículo 131 de la Ley Jurisdiccional a efectos de hacer una especial imposición de costas.FALLAMOS:
Que se estima el recurso interpuesto por la representación de "AGUA DEL CARMEN S.A." contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 30 de Octubre de 1.964 que concedió la inscripción de la marca nº 402.525 BIOMELISSA para distinguir Agua de Melisa para la cosmética, sin reivindicar a título privativo la palabra Melisa y contra la de 29 de Mayo de 1965 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la primera, cuyas resoluciones anulamos y dejamos sin efecto declarando nula y sin valor la citada marca; sin hacer especial condena de costas.
ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada fué la anterior sentencia, por el Magistrado Excmo. Sr. D. FERNANDO ROLDAN MARTÍNEZ, estando constituida la Sala y en audiencia publica de lo que como Secretario de la misma certifico.
Madrid a 19 de Diciembre de 1.978.
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