SAP Alicante 484/2005, 29 de Noviembre de 2005
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2005:3011 |
| Número de Recurso | 454/2005 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 484/2005 |
| Fecha de Resolución | 29 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
SENTENCIA Nº 484/05
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a veintinueve de noviembre del año dos mil cinco
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre violación de marca comunitaria, seguidos en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante con el número 34/04 , y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por la parte demandante, la mercantil domiciliada en suiza, Stoxx Limited, representada ante este Tribunal por el Procurador Dª. María del Mar López Fanega y dirigida por el Letrado D. Carlos Rueda Pascual; como por las partes codemandadas, las también mercantiles, de nacionalidad española, Kutxagest S.A. SGIIC y Kutxa Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, representadas por el Procurador Dª. Margarita Tornel Saura y dirigidas por el Letrado D. Fernando Spagnolo Azcarate. Ambas partes presentaron oportunamente escritos de oposición frente al recurso formulado de contrario.
Por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 34/04, se dictó sentencia con fecha 12 de mayo de 2005 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Stoxx Limited contra Kutxagest S.A. SGIIC y Kutza Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, absolviendo a las demandadas de las pretensiones contra ellas formuladas. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."
Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por ambas partes del proceso; y tras tenerlos por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes, presentando cada apelada el correspondiente escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 454/C-5/05, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 29 de noviembre de 2005, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado lasnormas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
La demanda que da lugar al proceso que nos ocupa se sustenta en los siguientes hechos:
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La mercantil actora, Stoxx Limited, domiciliada en Suiza, es titular, entre otras, de las siguientes marcas comunitarias: marca comunitaria nº 1.231.646, STOXX clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42; marca comunitaria nº 1.396.381 STOXX 50 clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42; ,marca comunitaria 1.231.539 STOXX, clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42; marca comunitaria 1.396.407 EURO STOXX, clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 y; marca comunitaria nº 1.396.415 EURO STOXX 50, clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42.
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Que las marcas indicadas aportan su distinción, principalmente, respecto de índices de cotización en Bolsa de valores de renta variable, especialmente acciones, marcas que se han constituido en el mercado financiero en signos distintivos de reputación y fiabilidad, y de amplio conocimiento.
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Que precisamente por estos atributos la codemandada, Kutxagest S.A., suscribió contrato de licencia para el uso de la marca STOXX con la actora en fecha 7 de julio de 2001, no obstante lo cual, la citada sociedad ha utilizado sin autorización estas marcas para promocionar productos no autorizados por la licenciataria, tales como KUTXAINDEX 5 FIM y KUTXAINDEX 8 FIM.
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Que simultáneamente la otra codemandada, Kutxa, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, está utilizando las marcas titularidad de STOXX Limited también sin permiso de su titular, para determinados productos, en concreto para los siguientes artículos: Depósito "a tu gusto"; Depósito "a tu gusto" 2ª edición; Depósito "a tu gusto" 3ª edición; Depósito combinado 1ª emisión; Depósito combinado 2ª emisión; Depósito combinado 3ª emisión; Depósito verano plus y ; Depósito combinado flexible.
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Por ello, y constatados estos hechos se han formulado por la actora los oportunos requerimientos para el cobro de la licencia definitiva -5.000 euros por producto- sin que se hayan contestado en momento alguno por las demandadas.
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Con posterioridad a tales requerimientos, la codemandada Kutxa ha ampliado el uso de las marcas STOXX a dos productos más, a saber, Depósito verano plus 2ª edición y Depósito bolsa, remitiéndose a continuación los correspondientes requerimientos, también con resultado negativo.
A partir de estos hechos, y para proteger el interés particular del titular de la marca al tiempo que los intereses legítimos del mercado y de los consumidores y usuarios, la mercantil actora formula los siguientes pedimentos en el suplico de su demanda:
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Que se declare que Stoxx Limited ostenta los derechos exclusivos para la utilización de las marcas STOXX y STOXX 50 en virtud de los registros de marca comunitaria nº 1.231.646 y nº 1.396.381
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Que se declare que Kutxagest S.A. SGIIC y Kutxa, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, han infringido los derechos de exclusiva sobre marcas STOXX y STOXX 50.
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Que se condene a los codemandados a
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estar y pasar por la anterior declaración
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a cesar en el uso de las marcas STOXX y STOXX 50 sin la previa autorización por escrito de Stoxx Limited.
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a indemnizar a Stoxx Limited por los daños y perjuicios ocasionados por el uso indebido de las marcas STOXX Y STOXX 50 de acuerdo con los criterios que señala.
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a retirar a su costa toda la publicidad, folletos y documentación del mercando de cualquier producto
en el que se haga referencia a las marcas STOXX Y STOXX 50, sin la previa autorizacióne) a la publicación de la sentencia en el modo que propone y
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al pago de las costas procesales.
La Sentencia de instancia sustenta su fallo sobre la base de los siguientes hechos: 1) la titularidad de la actora de las marcas por ella indicadas, 2) el servicio que identifican, relativo a la distinción de índices de cotización en bolsa de valores de renta variable, especialmente acciones, 3) que se trata de índices difundidos, notorios por su reputación y conocimiento, al punto que están utilizados por diversas entidades bancarias, además de por las codemandadas, 4) que la demandada Kutxagest S.A., en efecto suscribió un contrato de licencia para el uso de índices y marcas de la actora, pero que dejó de pagar tan pronto la CNMV dejó de exigir la acreditación del pago para el uso de los índices y, 5) que la referencia a productos de la actora en la información de los productos financieros comercializados por las demandadas se limita a la marca EURO STOXX 50, efectuándose en su información una expresa indicación de que dicho índice es calculado, publicado y difundido por Stoxx Limited. La Sentencia de instancia, a partir de estos hechos, efectúa primero una aproximación a la doctrina jurisprudencial interpretativa del artículo 5-1-a) y b) de la Primera Directiva 89/104/ CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 , reproducida en el artículo 9 del Reglamento CE 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria y, en nuestro ordenamiento, en el artículo 34 1-2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas , sobre derechos conferidos por la marca, se suma a la tesis jurisprudencial europea restrictiva que rechaza la protección de cualquier tipo de uso de la marca, es decir, los ajenos a la marca, asumiendo por tanto límites al derecho exclusivo del titular o su ius prohibendi en relación a las funciones propias de la marca, para terminar su argumentación en relación al caso que se le plantea afirmando que, en tanto no consta el uso por las demandadas de las marcas STOXX y STOXX 50 sino sólo la de EURO STOXX 50, marca respecto de la que no se ha efectuado pretensión alguna, resulta procedente la desestimación de la demanda, pronunciándose no obstante, en relación a las costas procesales, en el sentido de no imponerlas atendido el hecho del uso de marcas en la publicidad de los productos financieros de los demandados sin contraprestación alguna y por entender la cuestión litigiosa dudosa.
El fallo de la Sentencia ha determinado la interposición de dos recursos de apelación a cargo de cada una de las partes intervinientes en la relación jurídico-procesal, que analizaremos separadamente para una mejor exposición y atendido el distinto ámbito al que se extienden las impugnaciones de las partes.
Recurso de apelación formulado por la actora Stoxx Limited
El letrado de la actora formula recurso de apelación frente a la sentencia de instancia en el que plantea la decisión sobre dos cuestiones que entiende no han quedado resueltas en la resolución que critica, a saber, si la utilización sin permiso de la expresión EURO STOXX 50 por parte de las demandadas puede suponer o no una infracción de las marcas registradas STOXX Y STOXX 50 por ser similares o inducir a error y/o confusión sobre la procedencia empresarial y la legitimación de quien las usa sin licencia y, en segundo lugar, si dicha utilización puede...
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ATS, 20 de Mayo de 2008
...29 de noviembre de 2005, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª-Tribunal de Marca Comunitaria), en el rollo de apelación nº 454/2005, dimanante de los autos de juicio ordinario seguidos, bajo el nº 34/2004, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de - Recibidas las actuaciones en ......