SAP A Coruña 82/2013, 8 de Marzo de 2013
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 08 Marzo 2013 |
| Número de resolución | 82/2013 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00082/2013
MERCANTIL Nº 1
ROLLO 48/13
S E N T E N C I A
Nº 82/13
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION CUARTA
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
MANUEL CONDE NÚÑEZ
CARLOS FUENTES CANDELAS
ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ
En A Coruña, a ocho de marzo de dos mil trece.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000297 /2010, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000048 /2013, en los que aparece como parte demandante-apelante, DON Valentín, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. CARMEN BELO GONZALEZ, asistido por el Letrado D. ALBERTO ALVAREZ FLORES, y como parte demandada-apelante, CARBALLEIRA HOSTELERIA, S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA-JESUS GANDOY FERNÁNDEZ, asistido por el Letrado D. JESUS-MARÍA DIEZ ROIG, sobre MARCAS Y ACCIONES DERIVADAD DE COMPETENCIA DESLEAL.
Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha 21-6-12. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimando parcialmente, la demanda presentada por la SRA. BELO GONZÁLEZ en nombre y representación de DON Valentín asistida por el SR. ALVAREZ contra la mercantil CARBALLEIRA HOSTELERIA, S.L., representado por la SRA. GANDOY FERNÁNDEZ asistida por el SR. DIEZ debo:
a).- Ordenar a la sociedad CARBALLEIRA HOSTELERÍA S.L., a cesar en cualquier tipo de uso del distintivo "CASA GRANDE DE NADELA" o cualquier otro similar, para identificar servicios o restauración y alojamiento temporal y cualesquiera otros que puedan guardar relación con aquellos, excepción hecha del uso en internet, absteniéndose en lo sucesivo de usar dicha expresión u otra que se confunda con ella o que genere posibilidad de confusión o asociación entre ambas por el consumidor. b).- Ordenar que se proceda a costa de la demanda, a la destrucción de todos aquellos objetos que incluyan la denominación "CASA GRANDE NADELA" y, en particular, los rótulos, vajillas, cristalería, papelería y cualquier otro objeto sobre el que se haya estampado la marca del actor, salvo que pueda eliminarse el distintivo sin necesidad de destrucción del objeto.
c).- Acordar la oportuna indemnización coercitiva de 600 euros diarios desde el requerimiento de cesación, por continuación de la vulneración.
d).- Ordenar la publicación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, mediante anuncios que habrán de ser insertados en los diarios de mayor tirada de la provincial.
No se hace especial pronunciamiento en materia de costas procesales".
Contra la referida resolución por el demandante y demandada, se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.
Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. CARLOS FUENTES CANDELAS.
Se aceptan los Hechos probados de la sentencia apelada, así como los Fundamentos de Derecho que no contradigan los siguientes.
El demandante, al amparo de los artículos 34 y 40 ss de la Ley de Marcas, dirigió contra la Sociedad Limitada demandada una serie de acciones judiciales de protección de la marca registrada a nombre del primero, nº 2.609.503, denominativa con gráfico, "Casa Grande de Nadela", en clase 43 para servicios de restauración (alimentación), la cual estaría usando la demandada inconsentidamente para el mismo tipo de servicios en su restaurante. Asimismo se ejercitan acciones con base en los artículos 6, 11 y 12 en relación al 32 de la Ley de Competencia Desleal por actos desleales de imitación, explotación de la reputación ajena y de confusión prohibidos por tal normativa. La demandada haría hecho caso omiso a las advertencias y requerimientos previos del demandante.
La parte demandada basó su defensa fundamentalmente en que la marca iría incluida en la transmisión de todos los bienes muebles materiales e inmateriales del contrato de cesión del negocio de hostelería de 20/3/2007, al igual que el nombre de dominio en internet y la licencia, a cambio del precio pagado.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, aplicando exclusivamente la normativa marcaria, estimó las pretensiones de la demanda a excepción de lo referente al nombre de dominio y la indemnización pedida por daños y perjuicios, aunque sí la coercitiva.
Estableció que la marca registrada seguiría perteneciendo al demandante por cuanto no habría sido transmitida en el contrato de 20/3/2007, comprensivo solo de los bienes muebles de hostelería detallados en doce hojas entre los cuales no estaba la marca, pero sí se le habría cedido por la Comunidad de Bienes vendedora el nombre de dominio internet mediante documento anexo de la misma fecha.
Al no enajenarse más que tales activos no tendría la consideración de transmisión de empresa y por lo tanto tampoco podría presumirse legalmente que incluyese la marca litigiosa ( arts. 46 y 47 LM ).
Sin embargo, el actor habría consentido tácitamente el uso anterior, por lo que no sería apreciable vulneración de la marca, desestimando por ello la pretensión de indemnizatoria de daños y perjuicios, aunque ello no impediría al titular ejercitar la facultad legal para prohibir la utilización de la marca inherente a la misma con lo demás derivado pretendido en la demanda.
Recurren en apelación ambas partes.
a)- En el recurso de apelación del demandante se sostiene la existencia de actos de violación de la marca a partir del 23 de marzo de 2009, cuando la demandada fue requerida de cese y por tanto se habría revocado en esa fecha el consentimiento tácito a que se refiere la sentencia.
Existiendo desde esa fecha un uso no consentido, convenientemente advertido a la parte demandada, procedería entonces estimar la indemnización pedida del artículo 43 LM del 1 por ciento de la cifra de negocios del infractor, así como los gastos de investigación (527,84 euros).
b)- En el recurso de apelación de la sociedad demandada se sostiene haberse demostrado el uso legítimo de la marca litigiosa con origen en el contrato de 20/3/2007 de traspaso o cesión del negocio de restaurante y cafetería que comprendería la totalidad del patrimonio empresarial de la entidad vendedora y por tanto también de los derechos de propiedad industrial.
Al tratarse de una empresa en conjunto sí sería aplicable la presunción del artículo 47 LM de transmisión de la marca dado el principio de dependencia con la empresa.
No alteraría esta conclusión que la vendedora en dicho contrato fuese una Comunidad de Bienes dada su falta de personalidad jurídica.
Asimismo, se alega en el recurso los actos propios y mala fe del demandante al contradecirse y en particular al transmitir el dominio de internet, lo que implicaría la de la marca.
Además, la sentencia sería incoherente pecando de defecto de motivación, por su contradicción al considerar que no existiría violación de la marca por el consentimiento tácito pero estimar las pretensiones de cese y demás recogidas en su fallo, cuando tampoco sería apreciable conducta de competencia desleal. Y no se explicaría el pronunciamiento condenatorio a la indemnización coercitiva hasta el cese efectivo cuando se reconoce que no hubo violación.
La sentencia habría errado en la valoración de la prueba sobre los hechos relacionados con las cuestiones litigiosas.
En primer lugar debemos prescindir de la normativa sobre competencia desleal para la resolución del caso, por tenerse que hacer con base en la legislación marcaria, al ser reiterada la jurisprudencia en tal sentido cuando se ejercitan acciones acumuladas, en caso de marcas registradas, considerando así que las conductas infractoras de las marcas están reguladas en su ley específica y conforme a ella debe resolverse, con el fin de no duplicar las consecuencias o sanciones previstas en las respectivas legislaciones protectoras ( STS de 11/7 y 24/11/2006, 15/1/2009 ).
Es de preferente aplicación la normativa relativa al derecho exclusivo de marca que excluye la de competencia desleal, la cual solo opera al margen de aquélla o con carácter complementario ( STS de 7/10/2009 ).
La Ley de Competencia Desleal, pues, no sustituye ni desplaza a la Ley de Marcas. Pero tampoco duplica su protección jurídica.
Como razona, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 : "la Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006, y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menos sustituirla (S. 1 de abril de 2.004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2.008)".
Y por ello en nuestra sentencia de 30/12/2011 exponíamos que, en aras a la delimitación de la esfera de aplicación de la LCD, de existir algún derecho de exclusiva, es decir, protección específica en otra Ley, es a ella a la que hay que acudir ( art. 11.1, inciso segundo LCD ), y ello no obsta a que en otro caso (ausencia de derecho de exclusiva por no haberse obtenido la protección específica) se pueda acudir al amparo de la normativa de competencia desleal ex art. 11.2 y 3 LCD ( SSTS de 7 de junio de 2000, 13 de mayo de 2002, 1...
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