ATS, 28 de Septiembre de 2010
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2010:14315A |
| Número de Recurso | 577/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Septiembre de dos mil diez.
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- La representación procesal de "CARRERA & CARRERA, S.A.", presentó el día 19 de febrero de 2009, escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la Sentencia dictada con fecha 12 de diciembre de 2008, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), en el rollo de apelación nº 17/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 902/2004 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid.
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- Mediante Providencia de 17 de marzo de 2009 se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes.
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- La Procuradora Dª Mª Teresa de la Alas-Pumariño Larrañaga, en nombre y representación de "CARRERA & CARRERA, S.A.", presentó escrito ante esta Sala el día 27 de marzo de 2009, personándose en concepto de recurrente . La Procuradora Dª Rosa Mª Martínez Virgili, en nombre y representación de "J. E. & C. CARRERA, S.L." presentó escrito ante esta Sala con fecha 25 de marzo de 2009, personándose en calidad de parte recurrida .
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- Por providencia de fecha 27 de abril de 2010 se pusieron de manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión de los recursos.
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- Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2010 la parte recurrente se manifiesta disconforme con las causas de inadmisión puesta de manifiesto por entender que los recursos formalizados cumplen todos los requisitos exigidos por la LEC para su admisión, mientras que la parte recurrida, por escrito de fecha 12 de mayo de 2010, se muestra conforme con las mismas.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Francisco Marin Castan, a los solos efectos de este trámite.
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- Por la parte demandante en la instancia, hoy recurrente, se formalizaron recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, al amparo este último del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En la medida que la Sentencia que constituye objeto de los presentes recursos se dictó en un juicio ordinario en el que se ejercitan la acción de nulidad de denominación social, esto es, tramitado en atención a la materia, el cauce casacional utilizado es el adecuado, conforme doctrina reiterada de esta Sala, como se ha indicado, entre otros, en Autos de fechas 3-5-2007 (Recurso 2104/2003 ), 16-5-2007 (Recurso 441/2004 ) y 29-5-2007 (Recurso 1704/2003 ).
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- Más en concreto, la parte recurrente preparó e interpuso recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, articulándolo en dos motivos. En el primero, infracción del art. 52.2 de la Ley de la Marcas de 2001 y, en su caso del art. 48 de la Ley de Marcas 1988 se alega la vulneración de la doctrina jurisprudencial relativa la registro de marcas con mala fe, contenida en las Sentencias de esta Sala de 3 de marzo de 1978, 6 de marzo de 1995, 2 de diciembre de 1999, 7 de octubre de 200 y 25 de enero de 2007, que, según el recurrente, establece que para apreciar la existencia de una mala fe en el registro de una marca o nombre comercial basta que el solicitante conociese la existencia de otro signo similar o anterior en el mercado, jurisprudencia que considera vulnerada por la sentencia recurrida toda vez que, a pesar de admitir que el solicitante del nombre comercial "J. E. & C. CARRERA, S.L.", conocía, en el momento de la solicitud del registro, las marcas y nombres comerciales anteriores y notorios del ahora recurrente, no decretó su nulidad por mala fe, es más, el registro se efectuó en contra de los intereses de la recurrente, sigilosamente, sin conocimiento de la actora, por su propio Consejero y Vicepresidente, prevaliéndose de su cargo y engañando a esta última empresa, lo que constituye un caso clarísimo de mala fe y una conducta contraria a los estándares de comportamiento que deben observarse. Y en el motivo segundo, infracción por inaplicación de los arts. 87.3 y 88 c) de la Ley de Marcas, en relación con los arts. 6 b), 8.1 y 52 del mismo Texto legal, se alega la vulneración de la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de esta Sala de 10 de mayo de 2004 y 26 de junio de 2006, en relación con la confusión de signos distintivos; y de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de esta Sala de 19 de mayo de 1993 y 24 de octubre de 1994, en relación con la protección de la marca notoria. Señala el recurrente que se infringe la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de que dos signos confrontados conviviesen en el mercado ya que en el presente caso el nombre comercial de la demandada resulta incompatible con las marcas y nombres comerciales prioritarios "CARRERA Y CARRERA", pues existe semejanza gráfica y fonética, identidad entre los productos y actividades que distinguen ambos signos y surge riesgo de confusión o de asociación. También se infringiría la doctrina jurisprudencial que establece que las marcas y nombres comerciales notorios merecen una especial protección, de forma que la Sentencia recurrida al haber reconocido que los signos distintivos de la recurrente eras notorios, debió haber declarado la imposibilidad de la convivencia de los signos distintivos enfrentados.
Igualmente se preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal.
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- Pues bien, el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional (art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000 ) por las consideraciones que se van a exponer.
En el motivo primero se alega la oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a la mala fe en el registro de la marca. En este sentido la Sentencia de esta Sala, de 25 de enero de 2007 (Recurso nº 465/2000), establece que "La buena o mala fe que contempla el art. 48.2 LM corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento modalizado de una situación . La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza. En relación con el supuesto normativo del art. 48.2, en orden a determinar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de las prohibiciones relativas que, en caso de no concurrir mala fe prescribiría a los cinco años, la mala fe se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca, anteriormente solicitada o registrada, que designa productos idénticos o similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior". Considera la parte que dicha doctrina se vulnerada por la resolución impugnada toda vez que, a pesar de admitir que el solicitante del nombre comercial "J. E. & C. CARRERA, S.L.", conocía, en el momento de la solicitud del registro, las marcas y nombres comerciales anteriores y notorios del ahora recurrente, no decretó su nulidad por mala fe, es más, que el registro se efectuó en contra de los intereses de la recurrente y sin su conocimiento, con una conducta contraria a los estándares de comportamiento que deben ser observados; eludiendo que la Sentencia recurrida señala que dadas las particularidades concurrentes en el caso examinado no permiten excluir en el solicitante del registro el ingrediente subjetivo de la buena fe, ya que cuando la demandada obtiene en el año 1997 su derecho de exclusiva sobre el nombre comercial "J. E. & C. CARRERA, S.L.", que incluye las iniciales y el apellido de los miembros de la familia que integran su sustrato personal, hacía aproximadamente cuatro años que la demandante "CARRERA & CARRERA, S.A.", a la que los miembros de aquella se encontraban ligados por vínculos familiares y societarios, había venido consintiendo en la utilización de dicha denominación dentro de la funcionalidad característica de un nombre comercial, de hecho, contaba con el beneplácito de la actora hacia un estado de cosas que la inscripción del signo litigiosa no vino sino a legalizar, resultando anómalo suponer que, en tales circunstancias, la iniciativa registral de la demandada estuviera presidida por el propósito de privar a la actora de una prerrogativa ("ius prohibendi") a la que ésta había venido renunciando durante largo tiempo, pareciendo más bien que la finalidad perseguida por la demandante era la de conferir estabilidad a un nombre comercial, que de hecho utilizaba, preservando su exclusividad frente a iniciativas de competidores ajenos a su relación con la demandante, y que a todo ello se añade el hecho de que el signo litigioso sólo guarda con los de la actora una similitud relativa que, aunque eventualmente suficiente para justificar el éxito del pretensión anulatoria, no podría confundirse nunca con unas situación de desvergonzada identidad, por lo que concluye que no hay base para considerar destruida la presunción de buena fe de la que se debe partir en el examen de dicho elemento subjetivo.
Ello supone que deba apreciarse la causa de inadmisión de inexistencia de "interés casacional" por inexistencia de oposición a la doctrina jurisprudencial alegada, prevista en el inciso segundo del ordinal 3º del art. 483.2 de la LEC, ya que en el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida ( AATS, entre otros, 20 de marzo, 22 de mayo y 31 de julio de 2007, en recursos 1975/2003, 1553/2004 y 2038/2004 ).
Resta por analizar el motivo segundo, referido a la oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la confusión de signos distintivos y sobre la protección de la marca notoria, motivo que debe correr la misma suerte que el motivo primero, ya que no habiéndose combatido eficazmente la razón decisoria de la Audiencia, esto es, la apreciación de la excepción de prescripción por tolerancia, ninguna trascendencia tendría para el resultado del litigo que esta Sala acogiera -se dice a efectos puramente dialécticos- los argumentos de la recurrente esgrimidos en el motivo segundo del escrito de interposición, ya que van dirigidos a fundamentar la acción de nulidad relativa ejercitada en la demanda, por lo que, incólume el pronunciamiento sobre la apreciación de la prescripción de la acción ejercitada, carecerían de trascendencia en el fallo.
En relación con esta última cuestión conviene tener presente que la superior función atribuida por el legislador al recurso de casación en defensa del ius constitutionis -que se pone especialmente de manifiesto en el caso de la casación fundada en la existencia de "interés casacional no es por sí misma razón suficiente para la formulación de un recurso ya que la Ley conjuga la superior función del recurso de casación con el derecho de la parte, como lo pone de manifiesto el art. 448.1 de la LEC exigiendo el perjuicio de la parte como legitimador de la pretensión impugnatoria, lo que significa que el planteamiento del recurso debe ser trascendente para el resultado del pleito, conducente para producir una hipotética resolución favorable a quien recurre, excluyendo con ello del recurso aquellas cuestiones que -aún pudiendo encerrar un contenido jurídico sustantivo- tengan una trascendencia puramente teórica o doctrinal sin reflejo en el resultado final del litigio.
En cualquier caso, se trata de una cuestión que no ha sido examinada por la Sala de apelación, de manera que difícilmente puede atribuirse a la Sentencia impugnada una infracción relacionada con un tema que no ha analizado.
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- La irrecurribilidad en casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC 2000 . Por ello, el recurso extraordinario por infracción procesal también debe ser inadmitido al concurrir la causa de inadmisión contemplada en el art. 473.2.1º, en relación con la mencionada Disposición final decimosexta, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC 2000, tal y como se ha reiterado en Autos de esta Sala de fechas 27 de febrero de 2007 (Recurso 1692/2003 ), 17 de abril de 2007 (Recurso 2595/2003 ) y 19 de junio de 2007 (Recurso 2490/2004 ).
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- Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC 2000, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.
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- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y 473.2 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.
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) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN NI EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de "CARRERA & CARRERA, S.A.", contra la Sentencia dictada con fecha 12 de diciembre de 2008, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), en el rollo de apelación nº 17/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 902/2004 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid.
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) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.
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) IMPONER las costas a la parte recurrente.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas.
Contra este Auto no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
