STS, 14 de Marzo de 1988
| Ponente | RAFAEL DE MENDIZABAL ALLENDE |
| ECLI | ES:TS:1988:1788 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 1988 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 208.- Sentencia de 14 de marzo de 1988
PONENTE: Excmo. Sr. D. Rafael de Mendizábal Allende.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Propiedad Industrial. Marca.
NORMAS APLICADAS: Artículo 124.1 Estatuto de la Propiedad Industrial .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia T. S. 13 y 20 de marzo de 1964, 8 de abril; 16 de mayo, 24 de octubre, 5 y 13 de noviembre de 1964; 6 de febrero, 6, 21, 28 y 30 de mayo de 1965, etc.
DOCTRINA: Se accedió a la inscripción de la marca «Scholl» frente a la oponente «Skol»
En la villa de Madrid, a catorce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.
En el recurso Contencioso-Administrativo que en grado de apelación pende ante la Sala interpuesto por «Scholl Limited», representada por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, bajo la dirección de Letrado, contra la Sentencia dictada en 29 de septiembre de 1986 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso número 200/1984, sobre Denegación de la marca número 993.442; apareciendo como parte apelada «La Unión Cervecera, S.A.», representada por el Procurador don Juan Corujo López Villamil, bajo la dirección de Letrado.
«Scholl (Uk) Limited» solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca número 993.442, denominada «Sholl» para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor Oficial. A dicha solicitud se opusieron diversas marcas. El Registro dictó acuerdo en 20 de diciembre de 1982 denegando la marca solicitada y «Scholl» recurrió en reposición desestimándose expresamente el recurso en 14 de febrero de 1984.
Contra el referido acuerdo y la desestimación expresa del recurso de reposición interpuesto contra aquél, la representación procesal de «Scholl Limited», interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera de la Jurisdicción de la Audiencia Territorial de Madrid, la que previos los demás trámites procesales de rigor dictó sentencia en 29 de septiembre de 1986 desestimando el recurso sin costas.
Contra la anterior sentencia, la representación procesal de «Sholl Limited», interpuso recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos, y recibidos los autos y antecedentes en esta Sala se personaron para hacer uso de sus derechos el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de dicha Sociedad a título de apelante y el Procurador don Juan Corujo y López Villamil, en nombre y representación de «Unión Cervecera, S.A.», como apelada; y acordado por la Sala la sustanciación del recurso por el trámite de alegaciones escritas se formularon éstas por las partes en el sentido de pedir la apelante la revocación de la sentencia que impugna y la apelada su confirmación; después de todo lo cual se señaló para la deliberación y fallo del recurso el día 2 de marzo de 1988, a las 10,30 horas, fecha en que tuvo lugar el acto.
Siendo Magistrado-Ponente el excelentísimo señor don Rafael de Mendizábal Allende, Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Esta Sala dijo ya hace más de una década, en el año 1974, que la «semejanza» aludida en el número 1 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial constituye un concepto jurídico indeterminado, cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función de los datos fonológicos y de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, según las reglas de la «sana crítica» y el «buen sentido», sentido «común» y no técnico, con una indeterminación que no pone en manos de la Administración ninguna potestad discrecional. Así lo dijimos por primera vez en las sentencias de 13 y 20 de marzo de 1964, con ocasión de habernos hecho cargo, al comenzar ese año, de todos los asuntos cuyo objeto era esta modalidad dominical tan peculiar. A partir de entonces se inicia una larga serie de pronunciamientos coincidentes explícitamente (a título de ejemplo, sentencias de 8 de abril, 16 de mayo, 24 de octubre, 5 y 13 de noviembre del mismo año; 6 de febrero, 6, 21, 28 y 30 de mayo de 1975, etc.), confirmando en este aspecto una sólida doctrina legal. Para conseguir la máxime coherencia hermenéutica en el extenso casuismo inherente a la materia, utilizábamos ya entonces y hemos seguido utilizando después, una serie de criterios jurisprudenciales por su origen, directos unos y complementarios otros según su naturaleza e incidencia relativa, entre los cuales ocupa lugar preferente el que propugna una impresión o visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin desarticular su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, planteamiento que resulta especialmente idóneo para cuestiones cuya faceta más significativa es la lingüística.
En esa inmediata impresión de conjunto es evidente que existe un cierto paralelismo en las estructuras monosilábicas de «Skoll» y «Scholl», más acentuado quizá en su aspecto gráfico que en el fonético. Efectivamente, son iguales las consonantes capitulares y las finales, así como la única vocal, con una coincidencia de tres letras sobre cuatro en la primera y sobre seis en la otra. Ahora bien, la pronunciación de cada uno de estos fonemas en español tanto como en sus idiomas de origen ofrece rasgos diferenciales muy notables. Por una parte, un sonido, duro, explosivo, de la K, consonante velar y oclusiva, mientras que la Ch, palatal y africada (parcialmente fricativa), resulta no sólo distinta sino más suave. En nuestra opinión, tales características fónicas en oposición son suficientes para su mutua identificación, sin peligro de recíprocas interferencias que propicien la confusión de ambas, ya que -en definitiva- las coincidencias fragmentarias no han sido buscadas de propósito, para aprovecharse del crédito de. la marca preexistente como pone de relieve el factor semántico, que pasamos a examinar en seguida.
Este Tribunal Supremo ha configurado diversos factores complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirvan no obstante para perfilarla con mayor precisión. Entre tales criterios auxiliares figura, en primer lugar, el llamado elemento conceptual o semántico, que no constituye «motivo legal» determinante, según reconoce explícitamente la doctrina jurisprudencial, por acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el parecido inicial (sentencias de 5 y 14 de noviembre y 2 de diciembre de 1974; 3 y 13 de febrero de 1975). En el presente caso, la carencia de todo significado de ambos vocablos carecen en principio de sentido para el común de los ciudadanos españoles y han de ser calificados, por su origen extranjero, carácter artificioso y, en definitiva, caprichoso o de fantasía, según una vieja tendencia jurisprudencial (sentencias de 2, 20 y 30 de diciembre de 1974; 28 de abril de 1975). Ahora bien, esto no excluye la posibilidad de manejar el factor semántico cuando las palabras escogidas como signo distintivo resultan suficientemente conocidas no obstante su procedencia foránea.
En tal aspecto, ha ido divulgándose desde hace algún tiempo el significado de «Skol» como fórmula para los brindis en algunas lenguas de raíz germánica, sin que el conocimiento de ese sentido se haya generalizado lo suficientemente, a nuestro entender y por nuestra propia experiencia. En definitiva, la incidencia de este factor es débil, casi nula por su neutralidad.
Un segundo factor complementario consiste en la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor Oficial cuya misión es puramente ordenadora y orientadora. Tal factor, desprovisto de influencia decisiva para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de las denominaciones, puede y debe, sin embargo, ser utilizada de modo indirecto como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, más probable razonablemente si la concurrencia se produce, como en el caso actual, dentro de un sector comercial común. En definitiva, sirve para modular el resultado del análisis comparativo, graduando su alcance en más o menos, con carácter excepcional o accesorio, pero sin eficacia calificadora directa, desde el momento en que no figura recogido en el número 1 del artículo 124 del Estatuto como fundamento o motivo legal determinante de la semejanza proclive a la confusión y tan sólo aparece mencionado marginalmente en el artículo 116 con ocasión de perfilar la función distintiva de las marcas respecto de los productos «similares» (sentencias 3, 13, 20 y 26 de febrero; 7, 20 y 28 de marzo; 18 de abril; 21, 22, 28 y 30 de mayo; 2, 14, 17 y 28 de junio; 3 de julio y 9 de octubre de 1975). En definitiva, su incidencia es secundaria pero en este caso convergente con el resultado impresión de conjunto y de la disección analítica. Efectivamente ambas denominaciones amparan productos muy distintos «Scholl», preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos (clase 03); «Skol», productos químicos destinados a la agricultura y la industria, así como colorantes y barnices (clases 01 u 02) es incluso cerveza lager (clase 32). Tal disparidad pone de manifiesto que no cabe apreciar y ni siquiera sospechar, dentro de un cálculo probabilístico razonable, la menor interferencia mutua de unas denominaciones para productos de tan distinta utilidad y aplicación.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español nos confiere la Constitución,
Que en la apelación formulada por «Scholl Limited» contra la sentencia que el 29 de septiembre de 1986 dictó la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, debemos revocar y revocamos dicha sentencia y, en su lugar, declaramos la nulidad de las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que llevan fecha 20 de diciembre de 1982 y 5 de enero de 1983, así como las de 14 y 15 de febrero de 1984, denegatorias de las marcas 993.442 y 993.447, «Scholl», sin hacer pronunciamiento alguno respecto del pago de las costas procesales en ambas instancias.
ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Rafael de Mendizábal Allende.-José Luis Ruiz.-José Luis Martín.-José María Ruiz Jarabo Ferrán.-Emilio Pujalte.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Rafael de Mendizábal Allende, Magistrado del Tribunal Supremo, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera, de lo que como Secretario de la misma certifico. Madrid, a 14 de marzo de 1987.- Pedro Abizanda.-Rubricado.
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STSJ Comunidad de Madrid 55/2019, 16 de Enero de 2019
...alguna persona no demandada inicialmente, tal como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 15 de diciembre de 1987, 14 de marzo de 1988, 19 de septiembre de 1988, 22 de diciembre de 1988, 11 de diciembre de 1989 y 19 de mayo de 1992, entre otras, jurisprudencia corroborada por ......