STS, 26 de Mayo de 1994
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:1994:12078 |
| Fecha de Resolución | 26 de Mayo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.007.-Sentencia de 26 de mayo de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don Fernando Cid Fontán.
PROCEDIMIENTO: Casación.
MATERIA: Propiedad industrial. Patentes. Convenio.
NORMAS APLICADAS: Estatuto de la Propiedad Industrial. Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 .
DOCTRINA: Cualquier cuestión relativa a la validez o nulidad del acuerdo contractual firmado por
ambas partes deberá ser planteado y resuelto ante la jurisdicción civil competente y será en su
caso ante ella cuando puedan plantearse las cuestiones de infracción del art. 30 del tratado de las Comunidades Europeas o cualquier otra infracción legal en que hayan podido incurrir las partes al
celebrar el acuerdo contractual.
En la villa de Madrid, a veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 545/92, interpuesto por «Merck & Co. Inc.», representado por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián, con la asistencia del Letrado don Antonio Castán, contra la sentencia núm. 344 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núm. 467/90, con fecha 29 de mayo de 1992 , sobre licencia de explotación de patente industrial, habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado y como recurrido también «Inke, S. A.», representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, asistido del Letrado don Luis Torrets Fernández-Mayoralas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Fernando Cid Fontán.
Antecedentes de hecho
1. La representación procesal de «Merck & Co. Inc.» interpuso recurso contenciosoadministrativo contra resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 20 de junio de 1988 que declaró inadmisible el recurso de reposición interpuesto por «Merck & Co. Inc.», contra acuerdo del Registro de fecha 9 de abril de 1987 por la que se acuerda poner fin a las negociaciones de mediación por parte del Registro, y el reconocimiento de la concesión de una licencia contractual a «Inke, S. A.». 2. La Sección Segunda a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tramitó dicho recurso con el núm. 467/90 y en el mismo dictó Sentencia núm. 344 de fecha 29 de mayo de 1992, cuya parte dispositiva dice: «Fallamos: Que desestimamos el recurso 467/90 interpuesto por «Merck & Co. Inc.» contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de abril de 1987 y 20 de junio de 1988 (expediente de licencia de patente de invención núm. 494.300) y a que se contrae la presentelitis, por ser ajustada a Derecho.
1. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de casación por la representación procesal «Merck & Co. Inc.», y por provincia de 10 de julio de 1992 se tuvo por preparado dicho recurso. 2. Habiendo sido debidamente emplazadas las partes, estas comparecieron ante esta Sala y formalizó el recurso de casación la representación procesal de «Merck», personándose también en concepto de recurridos el Sr. Abogado del Estado en representación del Estado y la representación procesal de «Inke, S. A.». 3. Por providencia de la Sala de fecha 29 de octubre de 1992 se acordó admitir el recurso de casación interpuesto por «Merck & Co. Inc.» y se dispuso la entrega de copias a las partes recurridas para que en el plazo de 30 días formalizasen por escrito su oposición.
La providencia de 29 de octubre de 1992 fue notificada a las partes el 2 de noviembre de 1992, y las partes actuaron así: 1. El Sr. Abogado del Estado formalizó escrito en oposición al recurso de casación el 19 de noviembre de 1992. 2. La representación procesal de «Inke, S. A.» formuló escrito de oposición al recurso el 10 de diciembre de 1992.
Por providencia de fecha 20 de abril de 1994, se señaló para votación, deliberación y fallo el día 19 de mayo de 1994, en cuya fecha tuvieron lugar.
Fundamentos de Derecho
La Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 29 de mayo de 1992, hoy recurrida en casación, declara ajustadas a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de junio de 1988 que desestimó el recurso de reposición interpuesto frente a la de 9 de abril de 1987, en la que se reconoce que se ha remitido al Registro un contrato firmado por ambas partes que culmina la concesión de una licencia contractual del art. 93.2 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo , dando por terminada la función de mediación del Registro, reclamando el pago de los impuestos correspondientes y advirtiendo que cualquier discrepancia entre las partes como consecuencia de la firma del contrato, deberá ser sometida a la jurisdicción ordinaria.
Por la representación procesal de «Merck & Co. Inc.» se articula como motivos de casación: 1.°) Al amparo del art. 95.4.° de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por pretendida infracción del art. 30 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea en relación con la jurisprudencia comunitaria relativa a las licencias obligatorias de patentes y obligaciones de explotar.
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) Autorizado por el art. 95.4.° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por pretendida infracción del art. 84 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 . 3.°) Autorizado por el art. 95.4.° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por supuesta infracción de los artículos de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 relativos al régimen de licencias obligatorias.
El primer motivo de casación articulado por el recurrente, autorizado por el art. 95.4.° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por pretendida infracción del art. 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea en relación con la jurisprudencia comunitaria relativa a las licencias obligatorias de patentes y obligación de explotar, ha de ser rechazado por la Sala de plano en cuanto que la cuestión invocada es una cuestión nueva no planteada en vía administrativa ni en la jurisdiccional ante el Tribunal a quQ al haber sido planteada por primera vez al formular el recurso de casación y por tanto al no contener la sentencia recurrida ningún pronunciamiento sobre tal cuestión, de ninguna forma puede admitir se que en aquella se haya cometido la infracción que se denuncia.
Así las cosas, no le ofrece duda a la Sala que los motivos de casación segundo y tercero articulados por el recurrente al amparo del art. 95.4.° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por pretendida infracción de los arts. 87 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 de infracción de los artículos de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 , relativos al régimen de licencias obligatorias, deben ser rechazados por no guardar los artículos que se estiman impugnados relación alguna con lo resuelto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 1992 recurrida en casación, dado que la misma se limita a declarar conforme a derecho el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de abril de 1987, en el que el Registro, acusa recibo de un contrato firmado por ambas partes mediante el cual se ponen totalmente de acuerdo para la concesión de una licencia de explotación de una patente de la que es titular «Merck & Co. Inc.», y, sin dar ni quitar nada a ninguna de las partes, se limita a reconocer la concesión contractual de la licencia y el fin de su misión mediadora al haber alcanzado las partes el acuerdo con la firma del contrato y admitiendo que cualquier discrepancia que como consecuencia de la firma del contrato, pueda surgir entre las partes, deberá ser sometida a lajurisdicción ordinaria. No cabe, pues, la menor duda que la sentencia recurrida al confirmar dicha resolución no infringe ninguno de los artículos que se alegan como motivo de casación, puesto que ni en la sentencia recurrida ni en la resolución del Registro se habla para nada de la obligación de explotar las patentes, ni del régimen de licencias obligatorias, por lo cual resulta totalmente imposible que la sentencia recurrida infrinja los preceptos legales que se cita.
De lo expuesto se deduce, que cualquier cuestión relativa a la validez o nulidad del acuerdo contractual firmado por ambas partes deberá ser planteado y resuelto ante la jurisdicción civil competente y será en su caso ante ella, cuando puedan plantearse las cuestiones de infracción del art. 30 del tratado de las Comunidades Europeas o cualquier otra infracción legal en la que hayan podido incurrir las partes al celebrar su acuerdo contractual, no considerando esta Sala preciso plantear cuestión prejudicial comunitaria alguna ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para resolver el presente recurso.
Al haberlo estimado así la sentencia de instancia recurrida en casación, que declara conforme a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 9 de abril de 1987 y 20 de junio de 1988, procede rechazar todos los motivos de casación alegados por la parte recurrente y declarar no haber lugar al recurso de casación y conforme a lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley reguladora de esta jurisdicción procede hacer expresa condena en costas al recurrente de las ocasionadas por el presente recurso.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey,
Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de «Merck & Co. Inc.», contra la Sentencia núm. 344 de la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 29 de mayo de 1992, recaída en el recurso núm. 467/90, con expresa imposición en costas del presente recurso a «Merck & Co. Inc.»
ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Carmelo Madrigal García.- Pedro José Yagüe Gil.-Fernando Cid Fontán.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado-Ponente don Fernando Cid Fontán, en el mismo día de su fecha y hallándose celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo que, como Secretaria de la misma certifico.- Palencia Guerra.-Rubricado.
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