STS, 8 de Marzo de 2010

Alimentos Freisa SA., interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo número 1401/05, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de abril de 2005 que, al desestimar el recurso de alzada contra el de fecha 11 de febrero de 2005, concedieron el registro de la marca número 2.596.837, "Abuela Lupe" (mixta), en la clase 30.

En su escrito de demanda, de 23 de junio de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada. Solicitando el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 5 de septiembre de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes.

Hojaldre y Bollería Ruiz de la Peña SL, contestó a la demanda con fecha 13 de octubre de

2005 y terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 9 de octubre de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Estimamos el recurso contencioso-administrativa interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de julio de 2005, que concedió el registro de la marca nacional ABUELA LUPE nº 2.596.837-8 en la clase 30, declarando: 1º-Que no es conforme a derecho y en consecuencia, la anulamos . 2º-En consecuencia dejamos sin efecto la inscripción acordada de esta marca. Sin imposición de costas" .

Con fecha 27 de abril de 2009, Hojaldre y Bollería Ruiz de la Peña SL, interpuso ante esta

Sala el presente recurso de casación número 1635/09 , contra la citada sentencia, al amparo de los cinco motivos siguientes:

En el artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , "por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia y en concreto el deber de congruencia de la misma: habiéndose cometido una incongruencia citra (sic) petita por la Sala Sentenciadora y al haberse acabado fallando en atención a ciertos presupuestos fácticos y jurídicos que no se habrían hecho valer, ni probado, en el procedimiento; conforme a lo preceptuado en los artículos 67 LRJCA, 218.2 LEC y 120 CE, con resultado de indefensión y en detrimento del Decreto a la Tutela Judicial Efectiva, del artículo 24 CE , de mi mandante ".

En el artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , " por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia y en concreto el deber de motivación de la misma, al no razonarse por el Tribunal sentenciador, conforme a una argumentación lógica, minímamente desarrollada ¿cuál sería la carga conceptual de la denominación Lupe presente en todos los registros enfrentados? Y ¿por qué se ignora, totalmente, la carga conceptual de las denominaciones "Doña" frente a "Abuela"? Cuando además habría sido un argumento de las partes en el procedimiento, con especial mención a lo defendido por mi mandante en su Contestación a la Demanda en donde se objetaban las importantes diferencias semánticas de las marcas controvertidas ."

En el artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , " al entender que por la Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se habrían quebrantado las formas esenciales del juicio, con infracción de las normas reguladoras de la Sentencia así como valorativas de la prueba; realizándose una comparación de las marcas enfrentadas en el procedimiento manifiestamente irracional, ilógica y absurda así como insuficientemente motivada; conforme a lo preceptuado en los artículos 67 LRJCA, 217, 218 LEC con resultado de indefensión y en detrimento del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, del artículo 24 CE , de mi mandante. "

En el artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , " al entender que se habría producido una infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 89.2 en relación con el artículo 86.4 LJCA , se citaba, como norma estatal infringida, que resultaba determinante del fallo de la Sentencia recurrida el artículo 6.1, letras a) y b) de la Ley 17/2001 de Marcas , amen de la Jurisprudencia interpretativa del anterior precepto. "

En el apartado 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, " al entender que se habría producido una infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico y de la Jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate en conexión con las prohibiciones de registro contempladas en el apartado 1.b) del artículo 6 de la Ley de Marcas 17/2001 ".

Terminando por suplicar " dicte en su día sentencia por la que, con estimación de este Recurso,

1- se anule la sentencia impugnada, en los extremos que por este Recurso de Casación habrían sido expresamente impugnados, se declare no ser conforme a Derecho la revocación hecha por la Sala 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la resolución de la OEPM de concesión de la marca mixta nº 2.596.837 "Abuela Lupe y gráfico" para distinguir "pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas de cereales, y pan" debiéndose declarar, por el contrario, ajustada a Derecho así como mantenerse dicha decisión primigenia de otorgamiento del registro marcario referido, y;

2-se condene a las partes recurridas, si intervinieren, al pago de las costas de este Recurso. "

Freigel Foodsolutions SA (antes Alimentos Freisa SA), presentó escrito de 20 de noviembre de 2009, oponiéndose al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición al recurrente de las costa del recurso.

El Abogado del Estado manifestó que se abstenía de evacuar dicho trámite.

Por providencia de 14 de enero de 2010, se nombre Ponente a la Excma.Sra.Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para su votación y fallo el día 24 de febrero de 2010, suspendiéndose el mismo por providencia de 23 de febrero y señalándose nuevamente para el día 3 de marzo de 2010, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 9 de octubre de 2008 , estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Alimentos Freisa S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de febrero de 2005, confirmada en alzada por otra resolución de 19 de abril de 2005, en cuya virtud fue inscrita la marca nacional número 2.596.837.-8 "Abuela Lupe" (mixta), para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, en concreto "pastelería, confitería, harina y preparaciones hechas de cereales, y pan ".

A la inscripción de la marca denominativa número 2.596.837.-8 "Abuela Lupe"(mixta), solicitada por Postres y Dulces SL., se había opuesto Alimentos Freisa SA, en cuanto titular de la marca comunitaria número 3.533.007, en las clases 29, 30 y 31 y la marca nacional número 2.454.467-1 en la clase 30, denominadas "Doña Lupe" aduciendo la prioridad de tales marcas.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, rechaza el recurso de alzada de "Alimentos

Freisa SA.", al considerar que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el articulo 6.1 de la Ley de Marcas de 2001 , por existir entre los distintivos enfrentados, la solicitada, y la obstaculizante, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose el riesgo de error o confusión en el mercado. En concreto, la Oficina Española de Patentes y Marcas desestima el recurso de alzada en los siguientes términos:

" Que las exigencias de libre y leal competencia en el mercado así como de protección de los consumidores, buscadas por nuestro sistema legal de marcas, llevan al detenido estudio de la posibilidad de error o dubitación a la que se pueda llegar con la concesión de marcas incompatibles con otros signos anteriores, y a tal fin debe ir dirigido el examen, y se debe hacer desde el ángulo integrador y global, como afirma, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1999 ...El criterio general imperante en el examen de dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética y en su caso gráfica, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma componentes>>, y observando que entre los distintivos de los hoy enfrentados," ABUELA LUPE" con diseño característico, el solicitado, y "DOÑA LUPE", con diseño diferente al anterior, el signo prioritario, se dá una disimilitud, de conjunto suficiente para que, aún con relación aplicativa, no dé lugar al error que la ley pretende evitar; por lo que este caso no es incardinable en el supuesto legal prohibitorio antes citado."

La Sala de instancia revoca la anterior resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en sentido estimatorio fueron las siguientes:

"Entrando a conocer del fondo del asunto, en este caso debe acogerse favorablemente la pretensión del recurrente ya que la finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes.

La semejanza fonética entre esos distintivos: ABUELA LUPE y DOÑA LUPE, es excluyente de la inscripción solicitada se basa en estar contenida la denominación de la marca impugnada solicitada en otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Puede originar confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial. En este caso se entiende que el consumidor acostumbrado a comprar productos de Doña Lupe, pueda confundirse sobre el origen empresarial, dado que se trata de los mismos productos.

Tampoco el gráfico que acompaña a la denominación, puede evitar la confusión derivada de la coincidencia fonética y de la identidad de la clase de productos amparados, pues una jurisprudencia también reiterada viene exigiendo atender al conjunto de los elementos fonéticos y gráficos. En el presente caso la denominación "LUPE" ha de entenderse como predominante por la carga conceptual y, en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Las diferencias ponen de relieve que se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterara la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce.

De tal modo que lo relevante será la impresión de conjunto, y desde este punto de vista las desemejanzas son mínimas.

Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida no es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando concurren las circunstancias señaladas (sentencias de 25 de mayo de 2000, 13 de febrero y 13 de marzo de 1997, y 25 de septiembre de 1997 , entre otras), y procede en consecuencia la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida."

Analizaremos conjuntamente los tres primeros motivos de casación pues en todos ellos se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia que se recoge en el artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio , apartado c), por haber incurrido la sentencia de instancia en incongruencia omisiva, en falta de motivación y en irrazonabilidad en la comparación de las marcas enfrentadas, con vulneración de los artículos 67 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, 217 y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y 24 y 120 CE.

La tacha de incongruencia se concreta en que la Sala de instancia habría fallado sobre presupuestos fácticos y jurídicos que no se habían hecho valer ni probado en el procedimiento (motivo primero), la falta de motivación se sustenta en que la sentencia no ofrece una argumentación lógica e ignora la carga conceptual de "Doña" frente a "Abuela" (motivo segundo) y, finalmente, en cuanto la sala habría realizado una valoración de la prueba irracional e ilógica siendo de igual modo absurdo e irrazonable el juicio de comparación de ambas marcas que realiza la sala de instancia (motivo tercero).

Todos estos motivos deben ser rechazados. En el apartado de la sentencia que hemos trascrito la Sala de instancia se refiere, de modo expreso, a la coincidencia aplicativa de los productos amparados por las marcas en liza, subrayando las similitudes denominativas entre las marcas confrontadas, así como el riesgo de confusión derivada de la inclusión en ambos signos de la expresión "Lupe". La respuesta del tribunal de instancia podrá no ser conveniente para los intereses de la parte recurrente, que además de calificarla de incongruente y falta de motivación, la considera irrazonable y errónea, pero ello no significa que la Sala haya dejado de analizar las alegaciones correspondientes de la demanda o que no haya atendido a los presupuestos fácticos y jurídicos en los que se desarrolla el recurso o que no haya expresado de forma suficiente su juicio.

El Tribunal Constitucional ha indicado que para apreciar la incongruencia por exceso o extra petitum se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales (SSTC 264/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 , entre otras).

Sin embargo, en el presente caso no cabe apreciar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se apartara de las pretensiones formuladas por la actora, pues se pronunció sobre la pretensión deducida referida a la compatibilidad de las marcas, partiendo de los elementos obrantes en el expediente y las alegaciones suministradas por las partes. En consecuencia, resulta forzoso concluir que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció de modo congruente sobre las pretensiones interpuestas.

Tampoco se advierte el denunciado déficit de motivación en la sentencia impugnada. Conforme a la consolidada doctrina de este Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface, en esencia, con una respuesta jurídicamente fundada de los órganos jurisdiccionales a las pretensiones de quien acude ante ellos, ya sea favorable o adversa a sus intereses. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos o razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi ( SSTC 119/2003, de 16 de junio, FJ 3; 75/2005, de 4 de abril, FJ 5 ). En segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, deber que no queda cumplido con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería entonces una mera apariencia, lesionando, por ello, el derecho a la tutela judicial (SSTC 325/2005, de 12 de diciembre, FJ 2; y 59/2006, de 27 de febrero, FJ 3 ). El tribunal de instancia, realiza el correspondiente juicio comparativo entre los signos enfrentados y considera relevante la coincidencia en el termino "Lupe" en ambas marcas, que entiende predominante por su carga conceptual refiriéndose de modo sucinto, pero suficiente, a las demás diferencias existentes entre las marcas, que no considera con suficiente capacidad distintiva. En realidad, más que referirse a la falta de una adecuada motivación, la recurrente discrepa del fondo de la respuesta del Tribunal en este punto pues, a su juicio, la sala de instancia no toma en consideración la fuerza distintiva de los conceptos "Doña" frente a "Abuela", siendo este un planteamiento que pone de relieve la mera discrepancia sujetiva de la demandante frente al pronunciamiento razonado de la sala en el que se expone con suficiencia la ratio decidendi de su decisión desestimatoria, planteamiento que como decíamos, no guarda relación con la imputación de falta de motivación de la sentencia que constituye el objeto del segundo motivo casacional.

Finalmente, no cabe acoger la imputación de irrazonabilidad y arbitrariedad que la recurrente dirige frente a la valoración de la prueba obrante en autos. El Tribunal Constitucional ha declarado en reiteradas ocasiones que no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o sigue en un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (SSTC 109/2006, de 3 de abril, FJ 5; y 215/2006, de 3 de julio, FJ 3 , entre otras). No cabe apreciar la quiebra del proceso lógico deductivo en el razonamiento efectuado por la Sala que cabe descartar tras la mera lectura de la sentencia. De igual modo resulta infundada la tacha de arbitrariedad que responde a una mera afirmación carente de sustento realizada desde la subjetiva óptica de la recurrente.

En el cuarto y quinto motivos de casación, articulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , pueden ser examinados conjuntamente porque la actora se limite a imputar al tribunal de instancia la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y de la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo.

Ambos motivos deben ser desestimados. La Sala en el razonamiento antes trascrito ciertamente examina por separado los componentes fonéticos de la nueva marca "Abuela Lupe" y los compara con los de la marca prioritaria "Doña Lupe" para concluir de forma razonable y razonada sobre su parecido que hace incompatibles los signos enfrentados. El tribunal sentenciador ha realizado una razonada comparación de conjunto, pese a que el pronunciamiento judicial puede tildarse de escueto, es claro que el sentido del tercer fundamento jurídico de la sentencia es el de considerar que los distintivos opuestos presentan, en su globalidad, las características de semejanza o identidad que generan el riesgo confusión en el mercado.

En lo que se refiere al resultado del análisis comparativo, hemos de reiterar que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas , no es suficiente para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

La parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas pues entra dentro del margen de apreciación lógico y razonable considerar que entre los signos " Doña Lupe" y "Abuela Lupe", que, aplicados a productos de pastelería y confitería, que se refieren a un determinado segmento del mercado, no existen las suficientes diferencias por lo que se excluye el riesgo de confusión de los destinatarios de dichos productos.

En lo que respecta al último motivo, la actora se refiere a una serie de Sentencias de esta Sala y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en los que se resaltan ciertos criterios para realizar la comparación entre marcas. No obstante, la recurrente no toma en consideración nuestra jurisprudencia reiterada sobre el escaso valor de los precedentes en esta materia de marcas en cuanto a la valoración del parecido de las mismas, habida cuenta de que la comparación se efectúa siempre sobre marcas diferentes y en ámbitos aplicativos cambiantes. En este sentido, hemos indicado de manera reiterada que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a un examen de conjunto de las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que, en materia tan casuística como es la de marcas y con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga por sí propio escasa virtualidad (por todas, Sentencia de 31 de octubre de 2000 -RC 4-543/1993 ).

Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español, nos confiere la Constitución,