STS 74/2007, 8 de Febrero de 2007

El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 9 tramitó el juicio de menor cuantía nº 287/97

, en el que la entidad mercantil ANGULAS DE AGUINAGA, S.A. había demandado a ANGULAS, MARISCOS Y DERIVADOS, S.L., postulando sentencia en la que se declarase :

(a) Que cualquier acto de fabricación y/o comercialización por la demandada del producto sucedáneo de la angula natural, elaborado a base de surimi, con independencia de que se identifique bajo el nombre "Margulas" o cualquiera otra marca o denominación de venta, constituye una violación de la reivindicación 12ª de la patente de invención nº 88901508, por la que se confiere a ANGULAS DE AGUINAGA, S.A. el derecho exclusivo a la explotación de un producto sucedáneo de la angula natural y su composición.

(b) Que cualquier acto de fabricación y comercialización por la demandada (ANGULAS, MARISCOS Y DERIVADOS, S.L., ANDE) de cualquier producto de la pesca transformado que se distinga con el nombre "Margula" como marca y/o como denominación de venta del producto, constituye violación de las notorias marcas 1.670.915 "LA GULA DEL NORTE" y/o 1.686.484 "LA GULA" y/o 1.709.493 "GULAS" registradas por ANGULAS AGUINAGA, S.A. para distinguir productos alimenticios comprendidos en la clase 29 del Nomenclator.

(c) Que la marca nº 1.788.696 "Margula" es incompatible con las antedichas marcas de ANGULAS AGUINAGA, S.A. por ser idónea para inducir a confusión en el mercado y/o generar un riesgo de asociación con dichas marcas y/o suponer un aprovechamiento de la reputación de las mismas y/o significar una imitación desleal de las mismas; y por tanto se declare que dicha marca registrada por la demandada incurre en causa legal de nulidad.

(d) Que las referidas infracciones violatorias de patente y/o marcas han irrogado a su titular registral ANGULAS AGUINAGA,S.A. los consiguientes daños y perjuicios por los conceptos de lucro cesante y daño emergente, fruto de los actos de fabricación y comercialización del producto "Margulas" que realiza ANGULAS, MARISCOS Y DERIVADOS, S.L. (ANDE) sin contar con licencia ni autorización de la actora.

Por lo que se solicitaba que la demandada fuera condenada :

1. - A la inmediata cesación y abstención en cualquier acto de fabricación del producto sucedáneo de la angula natural objeto de la reivindicación 12ª de la patente de invención nº 8901508, con absoluta independencia de la marca o denominación de venta con que pudiera identificarse dicho producto. Subsidiariamente, y en la hipótesis de que no fuera judicialmente declarada la antedicha infracción de patente, se condene a la demandada a cesar y abstenerse de inmediato en cualquier acto de fabricación y comercialización de cualquier producto de la pesca transformado que se distinga con el nombre "Margulas" como marca y/o como denominación de venta de dicho producto.

2. - A la entrega a ANGULAS AGUINAGA, S.A., para su destrucción, de la maquinaria específicamente destinada a la fabricación y extrusión del producto y sucedáneo de la angula natural elaborado a base de surimi por ANGULAS, M ARISCOS Y DERIVADOS, S.L. (ANDE) y comercializado por la misma bajo la denominación "Margulas".

3. - A la destrucción de todas las existencias del producto "Margulas" que pueda conservar en sus almacenes frigoríficos de la materia destinada específicamente a la obtención del producto infractor "Margulas"

   Subsidiariamente, y en la hipótesis de que no se declarara judicialmente la antedicha infracción de patente, se condene a la demandada a retirar de inmediato del tráfico económico, para su posterior destrucción, cuantos embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos incorporen el vocablo "Margulas" como marca y/o denominación de venta de cualquier producto transformado de la pesca.

4. - Al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados a la actora por los conceptos de lucro cesante y daño emergente como consecuencia de la explotación comercial del producto "Margulas", cuya exacta cuantificación, bajo los parámetros que se marquen en la sentencia, se efectuará en período de ejecución de la misma.

5. - A la inserción de la sentencia condenatoria en dos periódicos de la máxima difusión nacional y también en la revista ALIMARKET, para la debida información tanto de los consumidores como de los profesionales del sector alimentario.

6. - Al pago preceptivo de costas procesales.

7. - Que se comunique de oficio la sentencia firme que declare la nulidad registral de la marca nº

   1.788.696 "Margula" a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la inmediata inscripción de su cancelación y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

8. - A estar y pasar por las precedentes declaraciones y condenas.

   Por medio de Otrosí, se interesaba medida cautelar de afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios, al amparo del artículo 134.3 de la Ley 11/1986, de Patentes, solicitando fianza bastante, cuyas cantidad y plazo de prestación fijaría prudencialmente el Juzgado.

Compareció la demandada. Se opuso a la demanda, deduciendo excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, y a título subsidiario, para el caso de que no fuera admitida o se subsanara en el trámite de comparecencia, postuló la desestimación en su integridad de las pretensiones formuladas, incluso de la medida cautelar solicitada, con imposición de costas, y al propio tiempo formuló reconvención, en solicitud de que se declare la nulidad de las marcas números 1.670.915 (LA GULA DEL NORTE), 1.686.484 (LA GULA) y 1.709.493 (GULAS) por resultar contrarias al artículo 11.1 de la Ley de 10 de noviembre de 1988 (Ley de Marcas), y en solicitud de nulidad de la patente nº 8901508, por resultar contraria a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 11/1986, todo ello con base en lo dispuesto en los artículos 47.1 de la Ley 32/1988 y 112.1 .a) de la Ley 11/1986, por lo que postulaba sentencia en la que se declare:

(a) La nulidad de las marcas registradas por ANGULAS AGUINAGA, S.A. y referidas en las actuaciones, por infringir todas ellas lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 32/1988, al ser el término "GULA" un término genérico que no puede constituir marca conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la propia Ley .

(b) La nulidad total de la Patente nº 8901508, con sus reivindicaciones nums. 1 a 12, ambos inclusive, por carecer el procedimiento patentado del requisito de novedad inventiva establecido en el artículo 4 de la Ley 11/1986 y, en su consecuencia, estar comprendido el procedimiento inherente a la citada patente en el estado de la técnica señalado en el artículo 6 de la citada Ley y en el artículo 54 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, estado que era de público conocimiento en la fecha de solicitud de la patente por la actora.

Todo ello con expresa imposición de costas.

Tuvo el trámite diversas incidencias, entre las cuales la suspensión del curso procesal para solicitar el Informe del Registro de la Propiedad Industrial, y para resolver la cuestión incidental de previo pronunciamiento como consecuencia del Conflicto de Competencia determinado entre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Juzgado que venía tramitando. Solicitó la parte demandada la declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución por la que se admitía la demanda, señalando que se había contravenido la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Patentes, lo que fue denegado por el Juzgado.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia en 30 de julio de 1999, estimando íntegramente la demanda, con imposición de costas, tras haber considerado, (según transcribe la sentencia de apelación):

(a) que no se daba la falta de litisconsorcio pasivo necesario alegada por la demandada (FJ 2º);

(b) que no procedía declarar la nulidad de la patente nº 8901508 puesto que cumple los requisitos de novedad, altura inventiva y suficiencia descriptiva, vinculando, en virtud del efecto positivo de la cosa juzgada, la decisión adopatada en el denominado precedente "Izaguirre" (Autos de juicio de menor cuantía nº 909/93 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 3 ;

(c) que el producto fabricado por la demandada vulneraba el derecho de exclusiva conferido a la demandante por su patente (FJ 4º);

(d) y que la marca "Margulas", registrada y utilizada por la parte demandada, incurría en causa de nulidad al suponer un aprovechamiento indebido de las marcas de la demandante y resultar susceptible de inducir a confusión en el mercado o generara riesgo de asociación con las mismas, que no podían ser catalogadas como genéricas o vulgares (FJ 6º) .

La sentencia fue apelada por la representación de la demandada-reconviniente, que interesó su revocación, conociendo de la alzada la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia provincial de Bizkaia, Rollo 757/99 . Se dictó Sentencia en 8 de mayo de 2001 . Estimó parcialmente el Recurso de Apelación y revocó parcialmente la sentencia dictada en primera instancia, con los siguientes pronunciamientos:

(1º) Estimar parcialmente la reconvención promovida por ANGULAS, MARISCOS Y DERIVADOS, S.L. frente ANGULAS AGUINAGA, S.A., declarando la nulidad total de la patente española nº 8901508 y condenando a la reconvenida a estar y pasar por esta declaración;

(2º) Estimar parcialmente la demanda interpuesta por ANGULAS AGUINAGA, S.A. contra ANGULAS, MARISCOS Y DERIVADOS, S.L. declarando la nulidad de la marca nacional nº 1.788.696 ("Margulas") y condenando a la demandada:

(a) A estar y pasar por la anterior declaración;

(b) A cesar y abstenerse de inmediato en el uso del vocablo "Margulas" como marca o denominación de venta de cualquier producto de la pesca transformado;

(c) A retirar de inmediato del tráfico económico, para su posterior destrucción, cuantos embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos incorporen el vocablo "Margulas" como marca o denominación de venta de cualquier producto transformado de la pesca;

(d) A indemnizar a la demandante los daños y perjuicios sufridos en el montante que se determinará en ejecución de sentencia, fijándose la cuantía de las ganancias dejadas de obtener, a elección de la demandante, con arreglo a uno de los criterios siguientes: (i) los beneficios que el titular hubiera obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación; (ii) los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, y (iii) el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho; y

(e) A publicar a su costa, en dos periódicos de máxima difusión nacional y también en la Revista "Alimarket", el punto segundo de la presente parte dispositiva.

Todo ello sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias.

Contra la expresada Sentencia de Apelación interpusieron Recurso de Casación ambas partes. El presentado por ANGULAS AGUINAGA, S.A. (actora y reconvenida) fue inadmitido por Auto de esta Sala de 22 de marzo de 2005 . El interpuesto por ANGULAS, MARISCOS Y DERIVADOS, S.L., admitido por el referido Auto, presenta dos motivos de casación, ambos formulados al amparo del ordinal 1 del artículo 477 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero ), tratando de justificar el interés casacional, en ambos casos, por oposición a doctrina de este Alto Tribunal (artículo 477.3 inciso primero ).

Oportunamente la representación de ANGULAS AGUIN AGA, S.A. ha presentado escrito de impugnación. Se señaló para Votación y Fallo la fecha del 18 de enero de 2007, día en que efectivamente tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS

1.- La Sentencia recurrida realiza un detenido análisis de la prueba practicada, especialmente de la pericial, y llega a la conclusión de que el procedimiento y producto reivindicados por la patente nº 8901508 carecen, por sí mismos, abstracción hecha de las adiciones nº 9201026 y nº 9201027, de los requisitos de novedad y actividad inventiva, y se plantea si cabe verificar el análisis de la validez de la patente sin tener en cuenta las adiciones, cuestión que resuelve en sentido positivo, en base a los artículos 112.1.a) y 115 de la Ley de Patentes, y no obstante el tenor de los artículos 108.1, 109.2 110.1 de la misma Ley . A lo que se añade que no comparte el criterio del Juzgado en punto a la vinculación de la decisión adoptada en el denominado "precedente Izaguirre", pues no concurre la triple identidad de sujetos, objeto y causa que exige el artículo 1252 CC para que surta efecto la presunción de cosa juzgada, no pudiendo hacer pasar a la parte ahora demandada por la resolución de un litigio en que no fue parte ni tuvo intervención.

2. - A continuación, examina la cuestión suscitada respecto de las marcas. Excluye que el término "Gulas" adolezca de genericidad, así como que haya perdido, por vulgarización, aptitud para distinguir los productos que con el mismo se pretenden diferenciar. Por ello, rechaza la pretensión de nulidad de las marcas de la actora realizada en la demanda reconvencional.

3. - Señala que la marca "Margulas" de la demandada no presenta diferencias suficientes con las marcas de la actora.

4. - En el Fundamento Jurídico Cuarto, examina las consecuencias de la violación de los derechos marcarios de la actora. Declara la nulidad de la marca "Margulas", condena a la demandada a cesar y abstenerse del uso del vocablo "Margulas", con lo que pasa a condenar a la demandada a retirar embalajes y envoltorios, etc, para su posterior destrucción, y a indemnizar daños y perjuicios por los conceptos de lucro cesante y daño emergente, en el montante que se determinará en ejecución de sentencia, fijándose la cuantía de las ganancias dejadas de obtener, a elección de la actora, por alguno de los criterios señalados en el artículo 38.2 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, a la sazón en vigor. Finalmente, condena a publicar la sentencia en los puntos que indica.

5. - El Recurso de casación ha sido interpuesto conforme a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, según lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera , por lo que ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 249.1.4º en relación con el artículo 477.2.3º y 3 LEC, siendo la vía de acceso procedente en los asuntos seguidos por razón de la materia la del ordinal 3º del apartado 2 del artículo 477 LEC, siempre que se acredite la existencia de "interés casacional" en alguno de los supuestos contemplados en el aparatado 3 del artículo 477 LEC, según la doctrina de esta Sala (Sentencia de 7 de enero de 2005, entre otras) cuya corrección desde el punto de vista constitucional ha sido admitida por los AATC 191/2004, de 26 de mayo ; 201/2004, de 27 de mayo; 208/2004, de 2 de junio, entre otros, y por las SSTC 150/2004, de 20 de septiembre; 164/2004 y 167/2004, de 4 de octubre, entre otras.

En el Primero de los Motivos, acogido al ordinal 1 del artículo 477 LEC, denuncia la recurrente infracción de los artículos 30 y 31 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas, que se habría cometido al declarar la sentencia que la utilización de la marca registrada 1.788.696 "MARGULAS" constituye violación de las marcas de la actora y que, como consecuencia de dicha violación, ha causado la recurrente daños y perjuicios en concepto de lucro cesante y daño emergente que se han de determinar en ejecución de sentencia conforme a lo establecido en los artículos 31, 35, 36 b) y 38 de la Ley de Marcas (de 1988, entonces vigente), con lo que se contravendría la doctrina establecida por las Sentencias de esta Sala de 23 de mayo de 1994 (FJ 2º), 6 de marzo de 1995 (FJ 6º) y 22 de septiembre de 1999 (FJ 3º ), en cuanto sostiene que "para la adopción de las medidas establecidas en el artículo 36 Ley 32/1988 es necesario que concurran los requisitos que se desprenden de la regulación legal de esta clase de acciones y que en cuanto no se declare la nulidad del registro de marca concedido a la sociedad demandada, ésta se halla facultada para usarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo con el artículo 30, inciso primero, Ley de Marcas, por lo que, habiéndose limitado el titular de la marca a usar la marca cuyo registro obtuvo no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al principio qui suo iure utitur, neminem laedit ".

El motivo ha de ser estimado. Como señala la recurrente, esta Sala (entre otras, en las sentencias que cita) ha venido perfilando la protección que al titular de la marca le confiere la Ley a través de las diversas acciones, que se recogían bajo las rúbricas de nulidad y caducidad en el Título V y bajo la de "acciones por violación del derecho de marca" en el Capítulo II del Título IV, todos ellos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable al caso que nos ocupa. El artículo 31 permite que el titular de una marca registrada ejercite las acciones que señala el artículo 35 frente a los terceros que utilicen en el tráfico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, y el artículo 36 contempla la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios sufridos frente a quienes realicen un acto de violación de la marca registrada y hayan sido advertidos fehacientemente, en los términos del artículo 37, o se hallen incursos en culpa o negligencia, siempre que se trate de actos de violación producidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción (artículo 38.4 ).

La cuestión se centra en la determinación de si es posible que la violación de la marca que de lugar a indemnización incluya la realizada por quienes son también titulares de marca inscrita, una vez que haya sido declarada la nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actúa. Y, por tanto, si entre los terceros a los que se refiere el artículo 35 se han de incluir quienes actúan a partir de una marca registrada que es finalmente anulada, y en relación con actos anteriores a la declaración de nulidad. La respuesta que se obtiene del artículo 50.1 Ley 32/1988 podría hacer pensar, dado su tenor literal, que ha sido calificado a veces por la doctrina y por la jurisprudencia como drástico, que la actuación de quien se presenta en el tráfico como titular de una marca registrada declarada nula no puede ser amparado por la justificación de hallarse ejercitando su derecho, según el antiguo aforismo qui suo iure utitur neminem laedit, pues - dice el precepto

- "la declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título IV, Capítulo Primero, de la presente Ley..."

Sin embargo, una interpretación sistemática, que ha de tener en cuenta los limitados efectos que a la retroacción se señalan en el mismo precepto, artículo 50.2, así como la referencia puntual del primer inciso a la "indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe ", ha llevado a la jurisprudencia de esta Sala a la conclusión de que, en los supuestos de nulidad del registro de la marca, los daños y perjuicios - dentro del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta - sólo son reclamables cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca después anulada. Y así, la Sentencia de 22 de septiembre de 1999 exigía en concreto la mala fe y señalaba que "no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre". Las Sentencias de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 habían señalado que cuando la empresa se había limitado a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio "qui suo iure utitur neminem laedit", ya que no cabe considerar como tercero en el artículo 31 a quien está protegido por el Registro. No se ha postulado ni, en consecuencia, obtenido, un pronunciamiento sobre la mala fe de la demandada, lo que hubiera abierto paso a la indemnización de daños y perjuicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.2, en los supuestos de actuaciones llevadas a cabo por titular registral de marca que finalmente es anulada, en este caso por hallarse incursa en el supuesto del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 .

La estimación del primero de los motivos de casación determina la irrelevancia del examen del segundo, en el que se combate la condena a indemnizar daños y perjuicios, que habría infringido los artículos 36 b) y 37 de la Ley 32/1988, vulnerando la doctrina establecida por esta Sala en las Sentencias de 20 de julio de 2000 (FJ 3º), 9 de diciembre de 1996 (FJ 4º) y 25 de noviembre de 1994 (FJ 2º ), en cuanto contienen la doctrina de que los daños y perjuicios han de quedar indefectiblemente probados en el proceso.

El Motivo ha de ser estimado, por cuanto, en efecto, aún cuando pueda señalarse que la jurisprudencia no es absolutamente unitaria en este punto, la línea dominante, de la que son buena muestra las Sentencias señaladas, señala la necesidad de que se hayan demostrado en su existencia, aunque cabe relegar a la ejecución la determinación de su cuantía. Cabe añadir las Sentencias de 21 de abril de 1992, 12 de noviembre y 11 de diciembre de 1993 a las indicadas por la recurrente, así como una copiosa jurisprudencia dictada bajo la vigencia del artículo 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial, antecedente del artículo 36 de la Ley 32/1988 .

Conforme a lo prevenido en el artículo 487.3 LEC, tratándose de un Recurso de casación de los previstos en el número 3º del apartado 2 del artículo 477, y considerando esta Sala fundado el recurso, ha de casarse la resolución impugnada y ha de resolver la Sala sobre el caso, declarando lo que corresponda según los términos en que se ha producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción o divergencia de la jurisprudencia. No procede la condena en costas a ninguno de los litigantes en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398.2 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español