Sobre la validez de la marca «Agua fresca de rosas»

AutorÁngel Martínez Gutiérrez
Páginas787-797

[Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª) de 27 de junio de 2007]

Ángel Martínez Gutiérrez. Dr. en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho, Universidad de Jaén, martinez@ujaén.es.

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I Antecedentes de hecho y cuestión controvertida

Los antecedentes de hecho que dieron lugar a la resolución judicial comentada en este trabajo quedan sintetizados a continuación.

Como consecuencia de su incursión en las prohibiciones legales contenidas en las letras b) y c) del párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Marcas, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó, con fecha de 17 de mayo de 2004, la inscripción de la marca «AGUA FRESCA DE ROSAS» que había sido solicitada por la mercantil ADOLFO DOMÍNGUEZ, S. A., para diferenciar productos pertenecientes a la clase núm. 3 del nomenclátor internacional (jabones, perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones capilares). Contra dicha decisión, se interpuso el correspondiente recurso administrativo que fue desestimado por la Oficina mediante la resolución de 20 de enero de 2005, lo que, a su vez, ha sido recurrido por la entidad mercantil ante la Jurisdicción Contenciosa-administrativa que lo ha resuelto a través de la Sentencia objeto de estudio en el presente trabajo.

Pues bien, el objeto de la litis gira en torno a dos complejas cuestiones marcarías que refieren, de un lado, la validez de una marca conformada por indicaciones genéricas y descriptivas y, de otro, la tenencia o no de capacidad distintiva por parte de una marca del género. Y es que, al estar conformada por una sucesión de palabras usuales en el ramo de actividad comercial al que se destina la marca solicitada, se suscita la duda —razonable— sobre su originaria capacidad distintiva así como sobre su eventual adquisición por efecto de su utilización en el mercado en la fase anterior a la solicitud de inscripción registral.

II Solución adoptada por el órgano judicial

La Sección 2.ª de la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ponente limo. Sr. D. Miguel Ángel García Alonso) vino a desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la solicitante de la marca, fundamentando su decisión en los argumentos que exponemos seguidamente.

«SEGUNDO.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, vigente dispone:

Artículo 5. Prohibiciones absolutas

No podrán registrarse como marcas lo signos siguientes:

Los que no puedan constituir marca por no ser conforme al art. 4.1 de la presente Ley.

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Los que carezcan de carácter distintivo.

Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad.

El destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

Los que se componga exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.

Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

La finalidad de la marca es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultado de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones.

Es de proceder de la Sala que "AGUA FRESCA DE ROSAS" de acuerdo con los productos que protege (esencialmente jabones, perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones capilares), incurre en la prohibición del art. 5 de la Ley de Marcas. Concretamente en los números B) Los que carezcan de carácter distintivo, y C) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad.

Que aunque esté formada la denominación por varios vocablos, éstos en su conjunto siguen confirmando una expresión genérica de los productos que pretende distinguir.

Que el recurrente no puede pretender que el consumidor a la larga termine identificando un término o expresión genérica empleando grandes inversiones publicitarias, en detrimento del resto de perfumistas que se verían excluidos de la fabricación de un producto genérico

Que evidentemente el adjetivo FRESCA no otorga eficacia individualizadora.

Por todo ello procede la desestimación del recurso».

III Comentario

Una lectura detenida de la Sentencia aquí comentada nos pone de manifiesto las grandes deficiencias presentadas por la argumentaciónPage 790 jurídica utilizada para fundamentar el fallo de la misma, lo que, a nuestro modo de ver, encuentra su causa explicativa no sólo en la tecnicidad presentada por el propio Derecho de marcas, sino también, y esto es mucho más grave, en el escaso conocimiento del mismo revelado por la instancia judicial, lo que se ha intentado solventar, de un tiempo a esta parte, mediante la creación de los Juzgados de lo Mercantil a través de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal.

Así pues, creemos que la fundamentación jurídica de este pronunciamiento adolece de graves defectos que, desde luego, sustentan un fallo totalmente desafortunado y erróneo, al negar la viabilidad de la marca controvertida. Para argumentar nuestra valoración, vamos a sistematizar el estudio de las lamentables carencias presentadas por la Sentencia en dos grandes grupos. Y es que, dejando el tratamiento de los defectos de fondo para un momento posterior, abordamos seguidamente nuestra crítica a los defectos formales que hemos podido constatar en la Sentencia.

En este sentido, debemos criticar, por una parte, la reproducción incompleta y deficiente del párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Marcas. Obsérvese que, además de haberse suprimido las letras que ordenan las distintas prohibiciones absolutas contenidas en el citado precepto, ha venido a fraccionar el tenor literal de una de ellas y, en concreto, de la prohibición absoluta que más interesa en este asunto.

Pero además, y por otra parte, creemos que la reproducción incompleta y deficiente del párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Marcas no sólo resulta innecesaria, al no aportar nada nuevo a la argumentación, sino también se manifiesta irrelevante a los efectos de la litis suscitada, toda vez que se aluden a motivos de denegación registral que nada tiene que ver con los antecedentes de hecho de este asunto. Éste es el caso, por ejemplo, de las prohibiciones relativas a los signos tridimensionales, a los signos contrarios a la Ley y a los signos engañosos.

Por último, la Sentencia manifiesta una parca técnica-jurídica en su redacción como lo revela que, tras haber omitido las letras que sistematizan el contenido del párrafo primero del artículo 5, se vuelva a remitir deficientemente a ellas del siguiente modo: «... (concretamente en los números B) ..., y C) ...».

Pues bien, seguidamente nos ocuparemos de los graves defectos de fondo existente en la Sentencia, lo que vamos a efectuar una vez realicemos una breve exposición teórica sobre las...

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