Uso por un tercero sin causa justa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada

AutorFrancisco Javier Pérez - Serrabona González
Páginas593-597

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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera ), de 6 de febrero de 2014, asunto c-65/12, Petición de decisión prejudicial por el Hoge Raad der Nederlanden (Paises Bajos ). Por un lado, Leidseplein Beheer Bv y Hendrikus De Vries, y otras partes en el procedimiento : Red Bull Gmbh Red y Bull Nederland Bv. FUENTE: http://curia.europa.eu

  1. El objeto de anotación de la presente Sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto C-65/12, de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se basa en que el hecho principal que acaece la misma plantea un problema dogmático especial y de muy singular relevancia; la interpretación de la expresión «justa causa» del artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, derogada posteriormente por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 299, de 8 de noviembre de 2008), aunque tenemos que señalar no obstante, que su artículo 5.2 coincide literalmente con el de la Directiva 89/104/CEE.

    El citado artículo 5.2 de la Directiva 89/104, posteriormente reproducido, en esencia en el artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo, dispone con la rúbrica «Derechos conferidos por la marca» los derechos adicionales del titular de una marca renombrada: «Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el trafico económico, de cualquier signo (...) similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

    La presente Sentencia plantea solventar si procede el empleo de la expresión «justa causa» una exégesis restrictiva que reduzca el concepto a la existencia de «razones objetivamente imperiosas», o una más amplia que valore los intereses en liza. En el presente caso que nos compete, el Tribunal se pronuncia a favor de la «interpretación amplia», que tiene en cuenta la implantación del signo parecido o idéntico a la marca renombrada y la intención de la persona que lo utiliza. El TJUE ordena a los órganos jurisdiccionales nacionales valorar dos elementos. En primer lugar, la implantación del signo similar o idéntico a la marca renombrada y la reputación de la que goza entre el público. Y en segundo término, la intención de la persona que lo utiliza. Así, para calificar de buena fe el uso del signo semejante a la marca renombrada, debe tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se ha utilizado y el producto para el cual se hubiera registrado dicha marca, así como la cronología del primer uso de ese signo

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    para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su renombre por la misma marca.

  2. Comenzaremos narrando muy brevemente los hechos incluyendo sus detalles más relevantes. El desenlace de los hechos se presenta en el marco de un litigio entre dos partes bien diferenciadas; por un lado los Sres. Leidseplein Beheer BV y De Vries, titulares en el Benelux (Convenio Benelux sobre Propiedad Intelectual -marcas y dibujos o modelos-, firmado en la Haya el 25 de febrero de 2005) de las marcas denominativas y gráfica «The Bulldog» y «The Bulldog Energy Drink», habiendo sido registradas las mismas el 14 de julio de 1983 y el 15 de junio de 2000 respectivamente, marcas que venían utilizándose en relación con servicios de hotel, restaurante y cafetería en los Países Bajos desde 1975, y además igualmente marcas que se utilizaban produciendo y comercializando bebidas energética en envases que llevaban el signo «Bull Dog», y he aquí el eje de la controversia con la otra parte actora del litigio, la compañía austriaca Red Bull Gmbh y Red Bull Nederland BV, quien instó al...

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