STS, 20 de Julio de 2001

PonenteALMAGRO NOSETE, JOSE
ECLIES:TS:2001:6442
Número de Recurso1807/1996
ProcedimientoCIVIL - 01
Fecha de Resolución20 de Julio de 2001
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

D. JOSE ALMAGRO NOSETED. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZD. FRANCISCO MARIN CASTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil uno.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número cincuenta de Madrid, sobre acción de nulidad, cuyo recurso fue interpuesto por Don Aurelio representado por la Procuradora de los tribunales Doña Pilar Huerta Camarero, en el que es recurrida la entidad Canal de Editoriales S.A. representada por la Procuradora de los tribunales Doña Berriatua Horta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia número cincuenta de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Don Aurelio contra la entidad Canal de Editoriales S.A., sobre acción de nulidad.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia declarando que Don Aurelio posee un derecho exclusivo y excluyente frente a terceros sobre lo reivindicado y protegido por sus títulos registrales; que la entidad demandada carece de derecho de proteger como marca o rótulo comercial la denominación Crisol al resultar dicha denominación idéntica a la del actor, debiendo declararse la nulidad de la marca nº NUM000 y de los rótulos números NUM001 , NUM002 y NUM002 y en consecuencia proceder a su cancelación ante la Oficina Española de Patentes y marcas; condenando a la demandada a las costas.

Admitida a trámite la demanda la demandada contestó y se opuso a la demanda alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos, formuló demanda reconvencional basándose en cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado se dictara sentencia declarando: la prioridad de la marca número NUM003 Crisol sobre el rótulo y marca del actor; que Don Aurelio carecía del derecho de utilizar su Marca para los artículos de esta parte comprendidos en la clase 16ª; que Don Aurelio carecía del derecho de utilizar su rótulo para todos los fines que no fueran los de óptica; y que se absolviera a la demandada de los pedimentos de la demanda, con imposición de costas al actor.

Conferido traslado de la demanda reconvencional formulada al actor, éste lo evacuó en tiempo y forma y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, terminó suplicando se dictara sentencia desestimando la demanda reconvencional y estimando la demanda principal.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 19 de diciembre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando la demanda principal formulada por el procurador Doña Pilar Huerta Camarero en nombre de Don Aurelio contra la mercantil Canal de Editoriales S.A., debo absolver y absuelvo a la demandada de todas las peticiones de la demanda, con imposición de costas a la parte actora por imperativo legal. Que estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por el procurador Doña Blanca Berriatua Horta en nombre de la mercantil Canal de Editoriales S.A. contra Don Aurelio , debo declarar y declaro que Don Aurelio carece de derecho de utilizar su Marca para los artículos de la mercantil Canal de Editoriales S.A. comprendidos en la Clase 16ª del Nomenclator, y sólo puede utilizarla para distinguir los artículos de óptica en general para los cuales tal marca se encuentra concedida y debo declarar y declaro que Don Aurelio carece de derecho de utilizar su rótulo para otros fines que no sean los de óptica; desestimando los demás apartados de la demanda reconvencional, con imposición de costas a cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, dictó sentencia con fecha 13 de marzo de 1996, cuyo fallo es como sigue: "Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Srª. Huerta Camarero en la representación acreditada de Don Aurelio contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Madrid, en fecha 19 de Diciembre de 1994, en el juicio de menor cuantía de referencia, debemos revocar y revocamos parcialmente referida resolución, en el único extremo de desestimar íntegramente la reconvención formulada por la demandada Canal de Editores S.A. (Canedisa) contra referido demandante, imponiendo a la demandada reconviniente las costas dimanantes de la reconvención; manteniendo, en todo lo demás la sentencia de instancia; todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas causadas en esta alzada".

TERCERO

La Procuradora Doña Pilar Huerta Camarero, en representación de Don Aurelio , formalizó recurso de casación que funda en un único motivo al amparo del artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 82-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 12 de la Ley de Marcas, apartado cuatro del artículo 4 en su relación con el artículo 12 y 48 de la Ley de Marcas y 86 de la Ley de Marcas.

CUARTO

Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, la Procuradora Srª Berriatua Horta en nombre de la entidad Canal de Editoriales S.A., presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 17 de julio de 2001, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El denominado "único motivo del recurso" (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua) se descompone, en realidad, en varios submotivos, según otras tantas infracciones que se dicen cometidas por la sentencia impugnada. Se aduce, en primer término la vulneración del artículo 82-1 de la vigente Ley de marcas, pues, se entiende que "los rótulos distinguen únicamente los nombres de los establecimientos abiertos al público y no distinguen ni los productos ni los servicios que se expenden o se sirven en el establecimiento", de suerte, -sostiene- que "el derecho de este titular es exclusivo para su establecimiento, con independencia de los productos que expenda o de los servicios que preste". En definitiva, mantiene la incompatibilidad jurídica entre rótulos idénticos o semejantes, aunque en el establecimiento de su razón, se comercialicen productos o servicios distintos, buscando, con ello una neta separación entre rótulo y productos que se expenden en aquel. No obstante una simple lectura del precepto destruye la radicalidad de la tesis propuesta, ya que la finalidad del rótulo, es doble y confluyente en sus dos aspectos, tanto como signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento como para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. La importancia e interdependencia de ambos aspectos se refleja en el artículo siguiente (artículo 83) al exigirse que al solicitarse el registro de un rótulo se exprese el municipio o municipios en que radique el establecimiento (y las sucursales para que se solicite) así como las actividades a que se destina. Por tanto, no es fundada la examinada alegación.

SEGUNDO

Tampoco la segunda violación que expone en su escrito (artículo 12 de la Ley de Marcas) resulta atendible, pues, a tenor de lo dicho, no es posible admitir, como quiere el recurrente, que exista una prohibición absoluta para que denominaciones idénticas convivan en un mismo término municipal en la modalidad de rótulo, pues la prohibición de registrar marcas a que el precepto invocado se refiere solo aparece limitada en la letra a) a los casos en que se intente la solicitud correspondiente junto a un rótulo de establecimiento anteriormente registrado o solicitado "para designar las mismas actividades o servicios para los que se solicita la marca". Son superfluos, en este sentido, las referencias a los artículos 1º y 82 de la Ley de Marcas y la invocación del derogado artículo 150 del Estatuto de Propiedad Industrial.

TERCERO

Insiste el recurrente, para sostener su tesis, en un supuesto "desconocimiento del Juzgador" sobre el sentido y alcance que el Legislador concede al apartado cuarto del artículo 4, con lo cual se subroga en la posición de juez unilateral y parcialmente en orden a la función de interpretación de las normas. El expresado apartado no guarda, en puridad, relación con el asunto debatido ya que afecta, en general, a la obligación de explotar (hacer uso efectivo y real para los productos o servicios registrados) la marca registrada, con extensiones que matizan el ámbito del uso, una de estas, la contemplada en el apartado, en cuestión, que exige para que se atribuya a la marca consideración de que se usa, que el empleo por un tercero, diese lugar al riesgo de asociación por los consumidores, respecto del origen de unos y otros. Como explica la sentencia recurrida, es claro que tanto los productos amparados por las marcas en conflicto, así como los que se venden en los establecimientos distinguidos con el mismo nombre comercial, son totalmente distintos y, por tanto, perfectamente distinguibles, no existiendo el más mínimo peligro de inducir a error a los potenciales clientes, pese a que marca y rótulo sean sustancialmente idénticos, y ello, porque tanto la marca como el rótulo comercial del accionante fueron concedidos para distinguir y comercializar en su establecimiento productos de "óptica en general", artículos que la demandada ni tiene amparados con la marca combatida, ni los comercializa ni los vende en sus establecimientos rotulados bajo el nombre Crisol, por lo que mal puede existir base para la estimación de la acción deducida por el recurrente y correctamente desestimada en la instancia, sin que tan clara situación se vea alterada por la invocación que la parte hace al artículo 4-4 dela Ley de Marcas, entendiendo que por aplicación del mismo, su cliente tiene derecho a la ampliación de la exclusividad que su marca y rótulo comercial ampara, a productos de la misma clase del nomenclator, conclusión que no puede admitirse, pues el precepto citado se refiere al uso parcial de los productos amparados por los signos distintivos en cuestión, en relación con la caducidad de la marca por falta de uso efectivo y real, estableciendo que usado uno de los productos amparados, se presume que son usados todos aquellos que de la misma clase del nomenclator internacional estén amparados por la marca, más nunca consagra la creación de derechos frente a terceros respecto a aquellos productos o servicios que no estén amparados por la marca o rótulo en cuestión, sin que tampoco, atendiendo a las concretas circunstancias del caso, pueda existir peligro alguno de que exista riesgo de asociación, concepto jurídico indeterminado cuya apreciación debe de llevarse a cabo en atención, en cada caso, al supuesto concreto. Tal supuesto fundamento fenece, en consecuencia.

CUARTO

Igualmente es insostenible la pretensión impugnatoria basado en una supuesta vulneración del artículo 86 de la Ley de Marcas pues otra vez se interpreta el concepto de rótulo del establecimiento, sin tener en cuenta las concordancias de este precepto con los que configuran la disciplina del mismo, conforme a una hermenéutica sistemática que obliga a tener presente las actividades o servicios que se desarrollan o prestan en el establecimiento en cuestión. Como razona la sentencia recurrida, es principio fundamental en el derecho de marcas, el de especialidad, recogido en la vigente Ley de forma expresa y reiterada, trasluciéndose una potenciación de dicho principio respecto al anterior Estatuto de la Propiedad Industrial, siendo buena muestra de lo expuesto los artículos 1 y 82 de la vigente Ley de Marcas -de indiscutible aplicación al caso de autos-, preceptos que al definir la marca y el rótulo comercial respectivamente, hacen especial hincapié en la distancia de productos idénticos o similares como fin primordial de una y otro, así como lo establecido en el artículo 31 de la misma Ley que establece como presupuestos necesarios para que el titular de la marca pueda accionar frente a terceros, que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores.

QUINTO

La desestimación, por tanto, del motivo examinado en sus diferentes aspectos, conduce a la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de las costas causadas en el mismo (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Aurelio contra la sentencia de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y seis dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, en autos, juicio de menor cuantía número 132/94 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número cincuenta de Madrid por el recurrente contra la entidad Canal de Editoriales S.A., con imposición a dicho recurrente de las costas causadas en el presente recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE ALMAGRO NOSETE.- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.- FRANCISCO MARIN CASTAN.- RUBRICADOS PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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