SAP Barcelona, 7 de Junio de 2005
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 07 Junio 2005 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
ROLLO Nº 277/2.004
JUICIO ORDINARIO Nº 75/2.003
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 21 DE BARCELONA
SENTENCIA Núm.
Ilmos. Sres.
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
D. JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH
En la ciudad de Barcelona, a siete de junio de dos mil cinco.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario número 75/03 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Barcelona, a instancia de BIOVET, S.A representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Nuria Tor Patino y asistida de su letrado D. José Enrique Astiz Suárez contra DIVASA FARMAVIC, S.A representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Pons de Gironella y asistida de su letrado D. Feliú Comellas Camps; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso apelación interpuesto por ambos litigantes contra la sentencia dictada en los mismos el día 26 de enero de 2.004, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de dicho Juzgado.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Desestimar la demanda interpuesta por BIOVET, S.A representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Nuria Tor Patino contra DIVASA FARMAVIC, S.A representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Pons de Gironella, desestimar la demanda reconvencional interpuesta por los referidos contra la actora, con imposición a la actora de las costas derivadas de la demanda y a la demandada las de la demanda reconvencional".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por las representaciones de BIOVET, S.A y de DIVASA FARMAVIC, S.A mediante escrito del que se dio traslado a la contraparte y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales y se señaló para la celebración de la vista el día 25 de mayo de 2.005, celebrándose con el resultado que obra en la diligencia que antecede.
En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ.
La actora, laboratorio de diagnóstico veterinario fundado hace más de veinte años y que despliega su actividad ofreciendo asesoramiento, información y servicios junto a productos de gran calidad (vacunas, antibióticos, antiinflamatorios o antiparasitarios), resulta ser titular de la marca nº 2.364.113 "SULVET", destinada a distinguir productos de la clase 5ª del Nomenclator internacional, marca que fue solicitada con fecha 12 de diciembre de 2.000 y concedida el día 21 de junio de 2.001.
La demandada, DIVASA FARMAVIC, S.A, cuya principal actividad es la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios, distribuye un fármaco animal (concretamente, un calmante del tipo bloqueante adrenérgico) denominado "SUIVET" marca que, a juicio de la actora, puede ocasionar confusión con la registrada por ella.
Con base en tal premisa y en el ius prohibendi derivado de sus derechos marcarios, interesó que fuese declarada la referida violación y que se condenase a la demandada a cesar en el uso del mencionado denominativo, a abstenerse de utilizar en el futuro cualquier signo que pueda originar confusión con sus signos distintivos, a la remoción de los productos o efectos a medio de los cuales se haya podido materializar la infracción, a resarcirle de los perjuicios irrogados con su conducta y a publicar la sentencia condenatoria en cuatro diarios de tirada nacional, así como al pago de las costas procesales.
DIVASA FARMAVIC, S.A, constituida en 1.970, sostiene que desde 1.989 ha venido utilizando de forma ininterrumpida el denominativo "SUIVET" para distinguir el referido producto, cuyo conocimiento entre los sectores interesados defiende, en el sentido de afirmar que su signo goza de la notoriedad a que se refiere el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de Paris .
Con fundamento en esa sola mención interesó el rechazo de las pretensiones ejercitadas en su contra, y al tiempo de contestar a la demanda en cuyo petitum se contenían aquéllas, amplió el objeto de la controversia mediante la oportuna reconvención, en la que, tras interesar que se hiciese declaración expresa de dicha notoriedad, acababa por solicitar: a) la nulidad de la marca de la actora conforme a lo que establece el artículo 52, en relación con el 6 de la Ley 17/2.001, de 17 de diciembre, de Marcas ; b) la declaración de que sus derechos marcarios habían sido violados por aquélla; c) la condena de la actora a cesar en su ilícito actuar, a retirar del tráfico los efectos a medio de los cuales hubiese verificado la denunciada infracción, a abstenerse en el futuro de utilizar cualquier signo que pudiese confundirse con la denominación "SUIVET", así como a indemnizarle los daños ocasionados y a publicar la sentencia condenatoria en dos diarios de tirada nacional; todo ello con fundamento normativo en el artículo 34.5º de la referida Ley de Marcas y en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, por estimar que su actuar resulta también susceptible de ser incardinado en la órbita de esta última normativa.
La sentencia impugnada entendió que los productos distinguidos con las dos marcas enfrentadas, resultaban diferentes en su composición y en sus aplicaciones veterinarias (y es cierto que el de la actora, el "SULVET" es un compuesto de sulfamida con propiedades antibacterianas apropiado para tratar enteritis bacteriana, neumonías, etc, mientras que el de la demandada, el "SUIVET" es, como queda dicho, un calmante contra el estrés) y que la profesionalidad y especialización del mercado al que iban dirigidos evitaban el más mínimo riesgo de confusión, y con base en ese único argumento rechazó, tanto la demanda inicial como la reconvención.
Los recursos de ambas partes contra la citada resolución han devuelto a esta Sala la cognición plena del litigio, toda vez que BIOVET, S.A reproduce la acción de violación ejercitada en su día, mientras que la demandada reitera la notoriedad de que disfruta su marca y, con fundamento en dicha circunstancia, las acciones de nulidad, de violación y ilicitud concurrencial que, en su día, vertiera en su demanda reconvencional.
Un adecuado planteamiento del recurso nos obliga a atender, en primer término, a la acción de nulidad del signo inscrito en favor de la actora con base en la afirmada notoriedad y, por ello, analizar si concurre esta concreta circunstancia en el signo de quien accionó por vía de reconvención.
Nuestro sistema de signos distintivos gira, como sabemos, alrededor de los principios de especialidad y registro y tiene como eje fundamental, a la hora de estudiar la violación de la marca, el llamado riesgo de confusión.
En virtud de aquéllos, podemos decir que sólo la inscripción en el Registro de Marcas confiere al titular de la marca una plena protección jurídica y que ésta, sea frente a la inscripción de otras marcas, sea frente a su utilización no autorizada, únicamente se extiende a los supuestos en los que el signo ajeno se registre o se use para designar productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los cuales esté solicitada o registrada la marca anterior y, sólo en la medida en que pueda generarse un riesgo de confusión entre ambos, atendido a que el fin primordial de la marca consiste en identificar el origen empresarial del producto o servicio que designa.
Ahora bien, la realidad nos muestra la existencia de unas marcas que son muy conocidas en el mercado o que han adquirido en el mismo notoriedad, renombre o reputación, ya sea por los esfuerzos publicitarios hechos por su titular, ya por el tiempo de implantación, ya por la calidad de los productos o servicios que identifican, que no puede decirse que resulten plenamente protegidas de llevar a sus últimas consecuencias los antedichos principios. De ahí que el Convenio de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1.883 (CUP ), tratase de otorgar un instrumento eficaz al titular marcario en alguno de los países de la Unión, cuya marca fuese muy conocida en otro, para que no se viese perjudicado por la aplicación a ultranza del principio de registro en los supuestos en los que un tercero se le hubiese adelantado en el registro del signo.
El reflejo del mecanismo representado por el artículo 6 bis del mencionado Convenio no fue otro en nuestra legislación (a la que aquél no fue incorporado hasta el 1 de febrero de 1.974) que el artículo 3.2 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, el cual, para quien no defendía la autoejecutividad del CUP, solamente posibilitaba el ejercicio de la acción de nulidad de la marca registrada, dentro del principio de especialidad, y bajo determinadas condiciones.
Más generosa que aquélla, la actual Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, consciente de la obligación de incorporar a nuestro régimen de los signos distintivos las disposiciones comunitarias e internacionales, ha reforzado el tratamiento de la marca notoria y de la renombrada, y posibilita al usuario extraregistral de una marca notoria el ejercicio de la acción de nulidad dentro del principio de especialidad en todo caso - art. 6, 1 a) y 6. 2 d )- y, fuera del mismo, cuando el signo que la lesione sea idéntico o semejante y designe un producto o servicio idéntico o semejante y "exista riesgo de confusión en...
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