STS 279/2002, 1 de Abril de 2002

Con fecha 17 de diciembre de 1993 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil SCHLEGEL S.A. contra la entidad TECSEAL S.A. (anteriormente SEALTEX S.A.), D. Narciso , D. Pedro Antonio , D. Daniel , D. Carlos María y D. Humberto solicitando se dictara sentencia en la que se acordase lo siguiente: "Primero.- Declarar que constituyen actos de competencia desleal frente a la actora:

1. la constitución de la sociedad SEALTEX S.A., posteriormente denominada TECSEAL S.A., por parte de los demandados D. Narciso , D. Pedro Antonio , D. Daniel , D. Humberto , y D. Carlos María , por cuanto se encontraban vinculados en ese momento, por relación laboral o mercantil según el caso, con otra Sociedad, SCHLEGEL S.A., con el mismo objeto y actividad comercial que la sociedad constituida.

2. la imitación por TECSEAL S.A., en la forma descrita en el Hecho Tercero apartado I de la demanda (actos de confusión), de las marcas, denominaciones comerciales, símbolos de identificación de los productos, envases y otros modos de presentación de los productos, embalajes, y demás distintivos utilizados por SCHLEGEL para identificar y diferenciar sus productos y actividades respecto de los de sus competidores.

3. las maquinaciones llevadas a cabo por TECSEAL S.A. en la forma descrita en el hecho Tercero apartado II de la demanda (actos de inducción a la ruptura contractual), para inducir a trabajadores, representantes y clientes de SCHLEGEL, S.A. a romper o provocar la ruptura unilateral de obligaciones contraídas con la actora, como medio de desorganización de la misma.

4. la violación por los demandados, en la forma descrita en el Hecho Tercero apartado III de la demanda (actos de disfrute abusivo de secretos industriales ajenos), de los secretos empresariales (comerciales e industriales) de SCHLEGEL, S.A., poniéndolos en conocimiento y a disposición de TECSEAL S.A. (anteriormente SEALTEX S.A.).

5. el aprovechamiento indebido, por parte de TECSEAL S.A., de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por SCHLEGEL S.A. en el mercado.

Condenar a los demandados como consecuencia de lo anterior:

1. - A la cesación de los precitados actos de competencia desleal, condenando en particular la compañía TECSEAL (antes SEALTEX) S.A.:

   1. a abstenerse de toda utilización actual o futura en relación con idénticos o similares productos, de todas y cada una de las marcas y denominaciones comerciales que se relacionan en el Hecho Tercero apartado I de la demanda (actos de confusión), o de otras que por su semejanza gráfica, fonética o conceptual con las marcas de SCHLEGEL que se relacionan en ese mismo lugar de la demanda, puedan inducir a confusión con las mismas.

   2. a abstenerse igualmente, de toda utilización actual o futura, de cualesquiera símbolos de identificación de los productos, envases y otros modos de presentación de productos, embalajes, y demás distintivos utilizados por SCHLEGEL para identificar y diferenciar sus productos y actividades respecto de los de sus competidores, a los que se hace referencia en el Hecho Tercero apartado I de la demandada (actos de confusión), que por su semejanza puedan inducir a confusión en relación con los productos y actividades de la actora.

   3. a cesar en toda actividad encaminada a la inducción a trabajadores, representantes, agentes o clientes de SCHLEGEL, S.A., a romper unilateralmente las obligaciones contraídas con la actora.

   4. a cesar en el uso de informaciones confidenciales de SCHLEGEL, S.A., de carácter técnico, industrial y comercial, para la fabricación a partir de las mismas, de los productos objeto de su actividad empresarial.

3. - A la remoción de los efectos de los actos de competencia desleal por ellos protagonizados, condenando en particular a la compañía TECSEAL (antes SEALTEX) S.A.:

   1. a la retirada del tráfico económico de todo producto, material o elemento al que se hayan aplicado los distintivos confundibles con los de la actora a que se hace referencia en el Hecho Tercero apartado I de la demanda (actos de confusión), procediendo a la eliminación o destrucción de los mismos.

   2. a la devolución a la actora, de cualquier documento obrante en su poder en el que se contengan informaciones confidenciales de SCHLEGEL, S.A., de carácter técnico, industrial o comercial.

4. - A indemnizar a la actora, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de sus comportamientos desleales, que se cifran inicialmente en la cantidad de ciento noventa y dos millones ciento ochenta y cuatro mil (192.184.000), sin perjuicio de la cuantía que resulte de las actuaciones que para su ulterior determinación se puedan a cabo en el curso del procedimiento, o en trámite de ejecución de sentencia.

5. - A la publicación a su costa de la sentencia en dos diarios de difusión nacional y a su notificación a todos los proveedores, agentes, clientes y demás personas interesadas.

6. - A abonar las costas de la presente instancia."

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Terrassa, dando lugar a los autos nº 454/93 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazados los demandados, éstos comparecieron y contestaron a la demanda proponiendo las excepciones de prescripción de la acción, defecto legal en el modo de proponer la demanda, falta de legitimación pasiva de cuatro de ellos, falta de aportación de documentos fundamentales y falta de petición de nulidad de las marcas registrales inscritas a favor de los demandados y, además, oponiéndose en el fondo para que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: "a.- Se desestime la demanda, sin entrar en el fondo, por vía de las excepciones planteadas, en lo que respecta a los Pedimentos Primero letra a) y letra c) por prescripción de la acción.

b.- Se desestime la demanda, sin entrar en el fondo, por vía de la excepción planteada al amparo del artículo 533 nº 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que respecta los Pedimentos Primero letras b), c), d) y e) y Pedimento Segundo apartados 1 y 2 letras a), b), c) y d).

c.- Se desestime la demanda, sin entrar en el fondo, por vía de la excepción planteada al amparo de los artículos 504 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que respecta a los Pedimentos Primero letra b) y Pedimento Segundo 2 a) y b) y 3 a).

d).- Se desestime la demanda, sin entrar en el fondo, por vía de la excepción planteada al amparo de los artículos 47 y 30 de la Ley de Marcas, invocados como circunstancia obstativa, por lo que respecta a los Pedimentos Primero b) y Segundo 2 a) y b).

e).- Se desestime la demanda, sin entrar en el fondo, por vía de la excepción planteada al amparo del artículo nº 4, por falta de legitimación pasiva de los demandados Sres. Narciso , Daniel , Humberto y Carlos María .

f).- Se desestime la demanda, sin entrar en el fondo, por vía de la excepción planteada al amparo del artículo 533 nº 6, por extra-petitum, por lo que respecta al Pedimento 3 b) de la demanda.

g).- O, alternativamente, y en cualquier caso, entrando en el fondo, desestimarla íntegramente en todas sus peticiones, con imposición de costas a la demandante."

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 5 de diciembre de 1994 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de la mercantil SCHLEGEL S.A. debo DECLARAR y DECLARO constitutiva de competencia desleal la forma de presentación en el mercado del producto que, bajo la denominación SEAL-PILE, se ofrece por la mercantil TECSEAL S.A., así como el aprovechamiento indebido, por esta, de las ventajas derivadas de la reputación de que goza la actora, CONDENANDO a TECSEAL S.A. a la cesación del acto descrito anteriormente y a que proceda a la inmediata presentación del producto bajo otra forma, debiendo proceder a la retirada de los presentados en la forma proscrita.

Del mismo modo debo CONDENAR, y así lo hago, a D. Daniel y a la mercantil TECSEAL S.A. al pago solidario a la actora de los intereses generados por la suma de un millón quinientas mil pesetas, desde el día 31 de julio de 1992 hasta el día 10 de marzo de 1.993, y al pago de los emolumentos que el condenado hubiere debido percibir durante los dos años de duración del pacto de no concurrencia violado, a determinar en ejecución de sentencia y tomando como base para el cálculo, los elementos contenidos en el fundamento jurídico noveno de esta resolución.

Procede, asimismo, CONDENAR, y así lo hago, a la mercantil TECSEAL S.A. y a D. Narciso , D. Pedro Antonio , D. Daniel , D. Carlos María y D. Humberto a que solidariamente paguen a la actora las siguientes cantidades; el total importe que, respecto al producto SEAL-PILE, fué facturado por la demandada desde el inicio de sus actividades hasta la fecha del efectivo cese en la actual presentación, más el disvalor obtenido en la venta, por la actora, del producto competido POLY-BOND en el mismo período de tiempo, tomando como base para el cálculo los elementos que se contienen en el fundamento citado anteriormente, con más la cantidad de DIEZ MILLONES de pesetas, en concepto de daños morales o de imagen exterior, debiendo proceder a la publicación de la parte dispositiva de esta resolución en un diario de los de ámbito nacional y CONDENANDO en costas a la demandada por apreciarse temeridad."

Interpuesto por los demandados contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 105/95 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, adherida a la impugnación la parte actora, recibido el pleito a prueba en segunda instancia a solicitud de la misma y practicadas las pruebas, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 1 de julio de 1996 con el siguiente fallo: "Que, con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de Tecseal S.A., Don Narciso , Don Pedro Antonio , Don Daniel , Don Carlos María y Don Humberto y desestimación del formulado por la de Schlegel, S.A., debemos revocar y revocamos la Sentencia dictada en los autos de que dimana el presente rollo por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Terrassa, cuya parte dispositiva se ha transcrito anteriormente, y, en su lugar, debemos declarar y declaramos constitutiva de competencia desleal la forma de presentación en el mercado del producto que, bajo la denominación Seal-pile, se ofrece en el mercado por Tecseal, S.A. y debemos condenar y condenamos a Tecseal S.A., Don Narciso , Don Pedro Antonio , Don Daniel , Don Carlos María y Don Humberto a cesar en la referida conducta desleal y a la presentación del producto bajo otra forma, a la retirada de los que hayan sido presentados en la forma prescrita, a abonar solidariamente a Schlegel, S.A. el importe a que asciende el perjuicio por disminución de ventas de su producto Poly-bond, como consecuencia de la antes descrita conducta desleal, desde el inicio de la actividad de Tecseal, S.A. hasta el efectivo cese en la práctica prescrita, a determinar en ejecución de Sentencia, y a la publicación de la parte dispositiva de esta resolución en un diario de ámbito nacional, sin expresa imposición de costas en primera instancia, ni de las causadas por el recurso de apelación de la demanda, y poniendo a cargo de Schlegel, S.A. las costas causadas por su recurso".

Anunciados sendos recursos de casación por ambas partes contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia los tuvo por preparados y dicha partes, representada la actora por el Procurador D. Antonio Andrés García Arribas y la demandada por el Procurador D. Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros, los interpusieron ante esta Sala articulándolos en los siguientes motivos: el de la actora, en seis motivos al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC, por infracción de la Ley de Competencia Desleal en sus artículos 5 (motivo primero), 6 y 11 (motivo segundo), 13 (motivo tercero), 14 (motivo cuarto) y 18 (motivo quinto) y del art. 710 LEC (motivo sexto); y el de la demandada, en tres motivos al amparo del mismo ordinal por infracción de los arts. 11, 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal y 1 y 11 g) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia sobre competencia desleal y marcas registradas (motivo primero), de la jurisprudencia sobre la necesidad de probar los daños y perjuicios y sobre la falta de valor de los dictámenes extrajudiciales (motivo segundo) y del art. 1214 CC (motivo tercero).

Evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC con la fórmula de "visto" y admitido el recurso por Auto de 17 de junio de 1997, ambas partes presentaron sus respectivos escritos de impugnación del recurso de la contraria interesando su desestimación con imposición de costas a la correspondiente parte recurrente.

Por providencia de 20 de diciembre de 1999 se tuvo a la Procuradora Dª Isabel García Campillo por personada en nombre y representación de la actora-recurrente, en sustitución del Procurador Sr. García Arribas por su fallecimiento, y a la compañía mercantil SCHLEGEL ITALIANA S.L. por subrogada en la posición de SCHLEGEL S.A.

Por Providencia de 16 de enero del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 12 de marzo siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

Los dos recursos de casación a examinar han sido interpuestos por las partes enfrentadas entre sí en un juicio de menor cuantía sobre competencia desleal.

La demanda fue interpuesta por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de elementos aislantes para los sectores de transporte, industria y construcción contra cinco antiguos empleados de aquélla y la sociedad anónima que éstos constituyeron para llevar a cabo las mismas actividades que la demandante. En dicha demanda se pedía que se declarasen actos constitutivos de competencia desleal la creación de la referida sociedad anónima por encontrarse todavía vinculados sus fundadores a la actora, la imitación de los modos de presentación de los productos de la actora, las maquinaciones para inducir a trabajadores, representantes y clientes de ésta a romper o provocar la ruptura de las obligaciones contraídas con la misma, la violación de los secretos empresariales de la demandante y el aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado, así como que se condenase a los demandados a cesar en dichos actos, remover sus efectos, indemnizar a la demandante en la suma de 192.184.000 ptas., sin perjuicio de que resultare otra cantidad de la prueba a practicar o en ejecución de sentencia, y publicar a su costa la sentencia.

La sentencia de primera instancia, estimando parcialmente la demanda, declaró constitutiva de competencia desleal la forma de presentación en el mercado de uno de los productos de la compañía demandada así como el aprovechamiento indebido de la reputación de que gozaba la actora, y condenó a la misma demandada a cesar en dicho acto, debiendo presentar tal producto bajo otra forma y retirar del mercado los indebidamente presentados, y a indemnizar a la actora por diversos conceptos.

Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada y adherida a la impugnación la demandante, la sentencia de segunda instancia, estimando parcialmente aquél y desestimando la adhesión, declaró como único acto constitutivo de competencia desleal la forma de presentación en el mercado del producto Seal-pile, eliminó algunos conceptos indemnizatorios, condenando a los demandados a indemnizar a la actora los perjuicios por disminución de ventas de su producto Poly-Bond, y dejó sin efecto la condena de la demandada a pagar las costas de primera instancia, imponiendo a la actora las causadas por su impugnación adhesiva y sin hacer especial pronunciamiento sobre las del recurso de la parte demandada.

Contra la sentencia de apelación han recurrido en casación ambas partes mediante los motivos que se examinarán a continuación.

Comenzando por el recurso de la parte demandante, cuyos seis motivos aparecen formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881, su motivo primero se funda en infracción del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Según esta recurrente, los cinco socios fundadores de la sociedad demandada, que venían trabajando para la demandante y en tal situación permanecieron unos cuantos meses después de fundar la nueva empresa, concibieron un plan para que esta última sucediera a la primera en sus relaciones contractuales y laborales, heredase su "know-how" y apareciese en el mercado como la sucesora de la empresa demandante.

El motivo así planteado, sin embargo, no puede ser estimado, porque omite o desconoce los datos de hecho que la sentencia recurrida tuvo en cuenta para no considerar la fundación de la nueva empresa como un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. En concreto, la sentencia impugnada, en el apartado II de su fundamento jurídico segundo, declara probado que aun cuando la sociedad demandada se constituyera en julio de 1992, su actuación en el mercado no se inició hasta diciembre del mismo año, tras haber causado baja en septiembre tres de los codemandados y en el propio diciembre los otros dos, y también declara probado que en ningún momento se ocultó el nuevo proyecto empresarial a la actora, hasta el punto de que su administrador visitó las instalaciones de la sociedad demandada en septiembre de 1992 y uno de los codemandados viajó en octubre a Estados Unidos para entrevistarse con altos directivos de la sociedad matriz de la demandante.

Ante datos de hecho tan contundentes, recogidos con toda claridad en la sentencia recurrida, la única conclusión posible no es otra que la del tribunal de instancia, cuyo razonamiento de que los demandados, al fundar su empresa, no incurrieron en la cláusula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal porque su comportamiento, así descrito, no resultaba objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, es irreprochable.

El motivo segundo de este mismo recurso de la actora se funda en infracción de los artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal porque, según dicha parte, la sentencia recurrida, además de apreciar actos de confusión, tendría que haber apreciado actos de imitación.

El desarrollo argumental del motivo es harto confuso, ya que no responde a una lectura completa ni correcta de la sentencia impugnada. Si ésta se lee con atención, se advertirá, de un lado, que rechaza la apelación de la parte demandada porque el envase de uno de sus productos generaba un riesgo de confusión incluso para el consumidor experto; y de otro, que rechaza también la impugnación adhesiva de la demandante asumiendo los fundamentos de la sentencia de primera instancia y añadiendo a los mismos que en las tarifas de precios no se apreciaban similitudes capaces de provocar confusión, que tampoco la forma de los productos de la mercantil demandada imitaba la de los fabricados por la actora y, finalmente, que la confundibilidad de las marcas usadas por la empresa demandada, todas ellas inscritas, con las marcas de la actora ya se había tomado en consideración para apreciar el riesgo de asociación como elemento de los actos de confusión, no permitiendo el principio de especialidad prohibir el uso de marcas inscritas en virtud de acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal.

Así las cosas, el motivo examinado viene a quedar vacío de contenido, porque si ya la propia sentencia impugnada encuadra los comportamientos denunciados por la actora en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, no se alcanza a comprender cómo la propia actora considera infringido este precepto; y si lo pretendido en el motivo es la declaración de que también hubo actos de imitación constitutivos de competencia desleal según el artículo 11 de la misma Ley, la actora- recurrente tendría que haber especificado con una mínima concreción cuáles serían tales actos o, cuando menos, rebatir los razonamientos del tribunal de segunda instancia acerca del principio de especialidad y del cómputo de la confundibilidad de las marcas a la hora de apreciar los actos de confusión. Dicho de otra forma, el motivo se desestima porque en el mismo nunca llega a determinarse qué comportamientos serían constitutivos de actos de confusión del artículo 6 y cuáles otros de actos de imitación del artículo 11, como tampoco se rebaten las declaraciones de la sentencia impugnada de no haber similitudes entre las tarifas de precios de ambas empresas ni imitación de la forma de los productos de la actora por la demandada.

Igual suerte desestimatoria ha de correr el motivo tercero, fundado en infracción del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, porque teniendo como base la utilización de secretos comerciales de la actora-recurrente por la empresa demandada, según considera probado por su cuenta la propia actora "por una fácil deducción", contradice frontalmente la valoración de la prueba muy cuidadosamente plasmada por el tribunal de apelación en el apartado IV del fundamentación jurídico segundo la sentencia recurrida, a cuyo tenor "no cabe presumir que los procedimientos utilizados por Tecseal S.A. en la fabricación de burletes para cerramientos -objeto de su actividad- hayan sido tomados de un específico know-how de Schlegel S.A., cuyas características no explica la demandante, diverso del que es común y conocido en el sector, más aún cuando de la documental practicada y, en especial, de la pericial..., resulta que la maquinaria adquirida por Tecseal, S.A. y existente en su fábrica es standard y producida en serie por los fabricantes" y "tampoco se ha probado la vulneración de secretos comerciales, ni la afirmada sustracción de listados de clientes por los demandados, por otra parte innecesaria, habida cuenta de que por razón de sus cargos y experiencia en el sector éstos tenían sin duda perfecto conocimiento del mercado".

Claro está, pues, que para la viabilidad de este motivo habría sido necesario articular previamente otro dirigido a combatir dicha valoración de la prueba por la única vía admisible en el régimen de la LEC de 1881 tras su reforma por la Ley 10/92, es decir, la del error de derecho en la apreciación de la prueba citando inexcusablemente como infringida alguna norma que contuviera regla legal de valoración de la prueba (SSTS 13-4-99, 17-5-99, 18-10-99 y 27-4-01 entre otras muchas).

El motivo cuarto del recurso que aquí se está examinando se funda en infracción del artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal porque, según la actora-recurrente, habría existido una flagrante inducción a la infracción contractual al captar los demandados a una buena parte de los clientes de la actora gracias a su acceso a las listas de clientes y al impulsar a trabajadores de la demandante a romper unilateralmente su relación contractual de trabajo con la actora, añadiéndose en el motivo que el citado artículo 14 no preceptúa como requisito ningún elemento subjetivo o intencional.

Sin embargo también este motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones: primera, desconoce las diferencias entre los dos apartados del citado artículo 14, ya que el primero se refiere a la inducción a infringir los deberes contractuales y el segundo, en cambio, a la inducción a la terminación regular de un contrato; segunda, la sentencia impugnada, por el contrario, sí se hace cargo de tales diferencias, dando por sentado que "en el caso presente no se ha dado, y ello no se discute, inducción a la infracción contractual de trabajadores, proveedores o clientes, por lo que habrá que examinar si concurre alguna de las circunstancias" previstas en el apartado 2; tercera, la imprecisión inicial de la actora-recurrente la lleva al error de eliminar del artículo 14 en cuestión cualquier requisito de naturaleza subjetiva o intencional, cuando muy claramente, como con acierto y con el mismo rigor técnico que preside toda su motivación destaca la sentencia recurrida, los comportamientos del apartado 2 de dicho artículo sólo se reputan desleales si tienen por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o van acompañados de "circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor u otras análogas", expresión que denota un indudable elemento subjetivo o intencional; cuarta, el motivo desconoce datos de hecho afirmados por la sentencia recurrida, tales como que tres de los trabajadores que pasaron de una a otra empresa habían sido antes a su vez empleados de otra empresa de la que era accionista uno de los codemandados hasta que transmitió sus acciones a la demandante; y quinta, según la sentencia de esta Sala de 11 de octubre de 1999 (recurso 531/95) "la sociedad demandante y recurrente en casación no puede impedir a un empleado suyo -codemandado- que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado: no había previsto en su contrato de trabajo una cláusula de no concurrencia y no es posible jurídicamente coartar la profesión ajena; tampoco puede impedir que se constituya una sociedad que tenga una actividad en parte coincidente con la suya; por último, no puede evitar que aquel empleado pase a desarrollar su actividad profesional en esta nueva empresa".

El motivo quinto de este mismo recurso, fundado en infracción del artículo 18.3 de la Ley de Competencia Desleal, carece por completo de viabilidad, porque, orientado a una "reconsideración" por esta Sala de la indemnización acordada por la sentencia recurrida, desconoce, de un lado, que el precepto citado se limita a contemplar como una de las acciones posibles contra el acto de competencia desleal la de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, siendo por tanto dicho artículo 18 notoriamente insuficiente para lo que aquí pretende la actora-recurrente; de otro, que la sentencia impugnada, lógicamente, ajusta su pronunciamiento indemnizatorio al acto de competencia desleal efectivamente apreciado, por lo que no puede pretenderse ahora una revisión o "reconsideración" total de las indemnizaciones desde unos presupuestos distintos que no serían ya los de la propia sentencia recurrida sino los de la demanda o los derivados de una estimación de los precedentes motivos de este mismo recurso; y finalmente, que en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia impugnada se excluye la indemnización por daño moral no sólo por no haberse demostrado su procedencia sino también por no haber sido objeto de pretensión de condena, y sin embargo el motivo parece impugnar tal exclusión pero sin justificar en lo más mínimo que el daños moral sí hubiera sido objeto de pretensión de condena.

En cuanto al motivo sexto y último de este recurso de casación de la demandante, fundado en infracción del art. 710 LEC de 1881 por la aplicación excesivamente rigurosa del mismo que habría hecho la sentencia recurrida, propugnando la recurrente que "excepcionalmente" se aprecien "motivos suficientes para no imponer a la parte apelada las costas en segunda instancia", no tiene base real alguna y en consecuencia ha de ser igualmente desestimado: en primer lugar, porque la sentencia recurrida no impone a la demandante-apelante la totalidad de las costas de la segunda instancia, sino solamente las causadas por su recurso, es decir, por su impugnación adhesiva; en segundo lugar, porque tal pronunciamiento, unido a la falta de imposición a ninguna de las partes de las costas causadas por el recurso de apelación de la demandada, se ajusta plenamente a lo que dispone el precepto que se cita como infringido, ya que la apelación de la demandada fue estimada en parte y, en cambio, la impugnación adhesiva de la actora se desestimó totalmente; y en tercer lugar, porque la jurisprudencia de esta Sala declara constantemente que la apreciación de circunstancias excepcionales para no aplicar con todo su rigor el principio del vencimiento es facultad de los órganos de instancia y por tanto su no ejercicio es irrevisable en casación (SSTS 24-11-98, 20-9-00, 16-2-01 y 8-10-01 entre otras).

Entrando a examinar ahora el recurso de casación de la parte demandada, su motivo primero, formulado como los demás del mismo recurso al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881, se funda en infracción de los artículos 11, 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal y 1 y 11 g) de la Ley de Marcas, así como de la doctrina jurisprudencial sobre la prevalencia y capacidad distintiva y diferenciadora del elemento denominativo, objeto de una marca registrada, cuya compatibilidad resulta de su sencilla visión o audición.

Según esta otra parte recurrente, la forma de presentación de los productos (burletes industriales) de ambas empresas ofrecía una semejanza inevitable, siendo por tanto legalmente imitable según el artículo 11.1 de la Ley de Competencia Desleal y evitándose el riesgo de confusión mediante la denominación "Seal-Pile" y la marca "Tecseal" en los productos de la empresa demandante mientras que en los de la actora figuraban las marcas "Schlegel" y "Poli-Bon". Sigue alegando el motivo que es incongruente apreciar competencia desleal, como hace la sentencia impugnada, y en cambio no acceder a los pedimentos de la demanda de prohibir el uso de las cuatro marcas registradas a favor de la sociedad demandada, y que el color rojo no es monopolizable por nadie, de suerte que, siendo imitable el color y la forma, las presentaciones de los productos respectivos eran inconfundibles y no había posibilidad de riesgo de asociación.

Sin embargo el motivo así planteado no puede ser estimado. Encuadrada desde un principio la cuestión litigiosa en el ámbito de la Ley de Competencia Desleal y no en el de la Ley de Marcas de 1988, cuyos artículos 87, 88 y 89 relativos a los actos de competencia desleal fueron derogados por aquella otra Ley que pasaba así a disciplinar específicamente la materia de que se trata, y delimitada todavía más la cuestión por la sentencia recurrida y la ya razonada desestimación del recurso de casación interpuesto contra la misma por la parte demandante, el problema a resolver no es el de la legitimidad del uso de las marcas registradas a favor de la demandada, como con acierto razona la sentencia impugnada, de suerte que carece de sentido el reproche de incongruencia deslizado en el curso de la exposición argumental de este motivo, ni tampoco el de la presentación de las bobinas de cintas para burletes en cartones de cerramiento cuadrados con cantos redondeados, pues la propia sentencia ya considera que tal forma de presentación es inevitablemente idéntica, en consonancia con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal. Muy claramente, pues, el problema queda reducido a si el envase de los productos de la demandada, dada la combinación de riesgos inevitables de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena con otros perfectamente evitables, como la simultánea utilización de un mismo color en el fondo y en las letras, unida a un parecido en las marcas, generaba un riesgo de asociación suficiente para fundamentar la deslealtad de dicha práctica con arreglo al párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal. Y en este punto la Sala no puede por menos que compartir el juicio del tribunal de apelación cuando aprecia el riesgo de asociación "incluso en un consumidor experto", juicio que debe sustentarse, de un lado, en una consideración global de la presentación del producto, sin fragmentación de sus distintos elementos como la que pretende el motivo, y, de otro, en una muy especial atención a los principios informadores de la Ley de Competencia Desleal que, como indica su preámbulo, contempla una vertiente hasta entonces desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal: la derivada del principio de protección del consumidor en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado, razón por la cual dicha Ley "se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo".

Finalmente, los motivos segundo y tercero de este mismo recurso de casación de la parte demandada pueden examinarse conjuntamente por plantear una misma cuestión: la improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios acordada en la sentencia recurrida por no haber probado la actora la efectiva existencia de los mismos, citándose como infringida la jurisprudencia de esta Sala al respecto, en el motivo segundo, y el art. 1214 CC en el motivo tercero.

Pues bien, ambos motivos han de ser desestimados porque, reducido el pronunciamiento indemnizatorio de la sentencia recurrida a las pérdidas por disminución de ventas de uno de los productos de la actora motivada por los actos de confusión, "cuya realidad resulta no solo de la propia naturaleza lógica de las cosas, sino, cuando menos indiciariamente, del informe de la auditora... aportado con la demanda, que refleja una disminución global de ventas de la actora en el año 1993", ningún reproche merece tal razonamiento cuando resulta, de un lado, que la determinación de la suma indemnizatoria se dejó para ejecución de sentencia, con plenas garantías de contradicción así para la demandada, y, de otro, que la causación de daños y perjuicios como algo inherente a determinados incumplimientos contractuales o comportamientos ilícitos es reconocida por la jurisprudencia de esta Sala, y aun cuando sea cierto que esto se hace sólo excepcionalmente, pues la regla general es exigir la prueba de la existencia de los daños y perjuicios, no lo es menos que el caso examinado es de los encuadrable en tales supuestos excepcionales, como entendió el tribunal de apelación al invocar "la naturaleza lógica de las cosas" y ha entendido también esta Sala en casos similares al aquí enjuiciado (SSTS 10-10-01 en recurso 1843/96 y 24-10-01 en recurso 1956/96).

No estimándose procedente ninguno de los motivos de los dos recursos examinados, debe declararse no haber lugar a los mismos e imponer las costas causadas por cada uno a la respectiva parte recurrente, conforme dispone el art. 1715.3 LEC de 1881.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español