STS, 4 de Febrero de 2006

D. Paulino interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 685/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de abril de 1999, confirmado por el de 31 de enero de 2000, mediante el que se concedió el rótulo de establecimiento número 259.937, "Mesón Cinco Jotas", para los términos municipales de Sevilla, Madrid, Barcelona y Jabugo.

En su escrito de demanda, de 2 de octubre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia que "declare haber lugar al presente recurso, lo estime y, tras la oportuna tramitación, anule los aludidos acuerdos de 20 de abril de 1999 y 31 de enero de 2000, por no ser conformes a derecho, decretando, en consecuencia, la denegación de la inscripción registral del rótulo de establecimiento 259.937 Mesón Cinco Jotas (diseño)".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 16 de noviembre de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

"Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A." contestó a la demanda con fecha 2 de enero de 2001 y suplicó sentencia "desestimatoria del recurso y confirmatoria, en todas sus partes, de las resoluciones de concesión del rótulo de establecimiento nº 259.937 'Mesón Cinco Jotas'." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 27 de febrero de 2001 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 14 de marzo de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso deducido por la representación procesal de D. Paulino contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 31 de enero de 2000, debemos declarar y declaramos conforme a Derecho dicha resolución. Sin imposición de las costas causadas por dicho recurso".

Con fecha 31 de mayo de 2003 D. Paulino interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4217/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , "denunciándose la incongruencia de la sentencia con vulneración de [...] el artículo 33.1 de la Ley de la Jurisdicción [...], el artículo 218, apartados 1 y 2, de la LEC 1/2000 [...]".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "denunciando la infracción por aplicación indebida del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, en conexión con los artículos 85 y 86 , así como infracción de la jurisprudencia interpretativa del citado precepto. También se denuncia la infracción del principio de especialidad y clasificación, contemplado entre otros en los artículos 18, 19, 25, 26, 30 y 85 de la Ley de Marcas 32/1988 aplicable al presente supuesto o actuales equivalentes de la Ley de Marcas 17/2001 , así como la Clasificación de Niza del Nomenclátor Internacional".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

"Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó sentencia confirmando la recurrida.

Por providencia de 7 de octubre de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de enero de 2006, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 14 de marzo de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Paulino contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrito el rótulo de establecimiento número 259.937, "Mesón Cinco Jotas", con un determinado grafismo, para diversos locales situados en los términos municipales de Sevilla, Madrid, Barcelona y Jabugo dedicados a las siguientes actividades: "mesón, cafetería y restaurante, así como a la venta de embutidos y productos cárnicos".

A la inscripción del rótulo de establecimiento número 259.937, "Mesón Cinco Jotas", solicitada por "Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.", se había opuesto D. Paulino en cuanto titular de las marcas números 704.400 y 704.401, "J5" (con gráfico), que amparan servicios de las clases 41 y 42, respectivamente.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 LM ya que considerando en su conjunto el rótulo de establecimiento impugnado 259.937 'Mesón Cinco Jotas' con gráfico, que distingue locales de negocio destinados a servir de mesón, bar, cafetería y restaurante, así como a la venta de embutidos y productos cerámicos, presenta suficientes diferencias globales, de naturaleza fonético-denominativa y conceptual, con las marcas oponentes y ahora recurrentes, 'J5 Jota Cinco' (704.400, cl. 41 y 704.401, cl. 42), de tal suerte que pueden ser distinguidos, sin riesgo de error o confusión por el público consumidor, ya habituado, de hecho, a la convivencia pacífica entre ambos distintivos, pues el titular recurrido tiene registradas a su favor diversas marcas que, con el distintivo Cinco Jotas, operan en sectores comerciales similares a los que constituyen el ámbito aplicativo del rótulo en estudio: marcas 'Cinco Jotas' (787.577 cl. 29. 787.578 cl. 30), 'Cinco Jotas' (M-1.610.220, cl. 42), 'Mesón Cinco Jotas' (M-2.043.523, cl. 42, y 2.043.525, cl. 42)".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] La entidad recurrente solicita en la demanda que se declare que las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas no son conformes a Derecho, las anule, disponiendo en su lugar la denegación de establecimiento número 259.937 'Mesón Cinco Jotas' (gráfico), alegando, en resumen, como fundamento de su pretensión en la incompatibilidad con las marcas prioritarias 704.400 y 704.401 'J5 Jota Cinco' clases 41 y 42, infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas , semejanza denominativa entre los distintivos enfrentados e identidad aplicativa. Por el Abogado del Estado se formula oposición a la demanda por entender que entre las marcas en cuestión existe suficiente diferencia tanto fonética como, sobre todo, de ámbitos de aplicación.

Por la codemandada se alega, en síntesis, coexistencia pacífica en el mercado de los registros opuestos con las marcas 'Cinco Jotas' y 'Mesón Cinco Jotas', estando registrada la primera de ellas con los números 787.577 y 787.578 desde 1974 para las clases 29 y 30, para lo mismo que se ofrece en los establecimientos impugnados, siendo compatibles, con inexistencia de riesgo de confusión y asociación.

Para un análisis de la cuestión controvertida en el presente litigio es preciso tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que en su art. 12.1 regula las prohibiciones relativas estableciendo que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Pretendiéndose por el recurrente la denegación del rótulo de establecimiento 259.937 'Mesón Cinco Jotas' (gráfico) para locales de negocio dedicados a mesón, cafetería y restaurante, así como a la venta de embutidos y productos cárnicos. Sosteniendo el recurrente su incompatibilidad con las marcas números 704.400 y 704.401 'J5 Jota Cinco' clases 41 y 42. Debiendo tener en cuenta en primer lugar si existen semejanzas desde el punto de vista denominativo, apreciándose que existe coincidencia en la palabra Cinco y una coincidencia parcial en el vocablo Jota, siendo preciso tener en cuenta como aparece ante el consumidor medio, como destinatario del producto, sin que se pueda presumir que el consumidor va a realizar un análisis exhaustivo de la expresión apareciendo tanto desde el punto de vista denominativo y gráfico como desde un plano fonético como no susceptibles de ser asociadas, pues han de ser valoradas aplicando una visión de conjunto, sin que puedan ser tenidos en cuenta exclusivamente elementos parciales de la misma, sino la totalidad del conjunto que compone la marca, y apreciando la marca concedida en su conjunto se observa que tanto fonética como gráficamente se muestran bien distintas, lo que lleva a la conclusión de que se trata de marcas entre las que no existe riesgo de confusión y asociación en el mercado, teniendo en cuenta que incluso las marcas opuestas se encuentran conviviendo con las marcas de la codemandada 'Cinco Jotas', teniendo éstas identidad aplicativa con el nombre de establecimiento concedido. Por todo lo cual se deduce que no estamos en presencia de las prohibiciones establecidas en el precepto citado y, en consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo debiendo declarar conforme a derecho las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas".

Mediante el primer motivo de casación se denuncia, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , la supuesta incongruencia omisiva en que habría incurrido la Sala de instancia. A juicio de la parte recurrente dicha Sala no dio respuesta a las alegaciones de la demanda sobre la semejanza conceptual entre los signos enfrentados, por un lado, y sobre "la identidad parcial de ámbitos aplicativos", por otro.

En cuanto al primer extremo, lo cierto es que la parte de la demanda dedicada a "analizar las semejanzas que concurren en el presente supuesto" (páginas 12 y siguientes del escrito) se refirió tan sólo a la "existencia de semejanza denominativa" (apartado a) y a la "existencia de identidad aplicativa entre los signos en conflicto" (apartado b), sin plantear como motivo de prohibición específico la semejanza conceptual. Mal, pues, puede la parte recurrente reprochar al tribunal de instancia que deje de dar respuesta a algo que ella misma no planteó.

Por lo que se refiere al silencio del tribunal de instancia sobre los problemas derivados de la mayor o menor "identidad aplicativa" entre los servicios amparados por las marcas prioritarias y las actividades de los locales a los que se concede el rótulo de establecimiento, la imputación de incongruencia debe asimismo ser rechazada. En primer lugar porque, una vez descartada de modo absoluto la identidad o semejanza denominativa entre los signos contrapuestos, era ya innecesario dilucidar si existía semejanza aplicativa, esto es, si aquellos signos se referían a servicios idénticos o similares: como quiera que resulta necesaria la doble concurrencia de uno y otro género de semejanzas para que se aplique la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas , la falta de cualquiera de ellas hace irrelevante la presencia o ausencia de la otra.

Por lo demás, no es cierto que el tribunal de instancia dejara de referirse al ámbito aplicativo de las marcas opuestas ("J5" o, en transcripción, "Jota Cinco"), respecto de las cuales destacó que se referían a servicios de las clases 41 y 42 para, ulteriormente, subrayar que venían conviviendo con otras marcas denominadas "Cinco Jotas" con las que presentaban coincidencias aplicativas.

El segundo motivo de casación se deduce al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y mediante él se consideran infringidos los artículos 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, en conexión con los artículos 85 y 86 , así como la jurisprudencia que los interpreta. Sostiene la recurrente que la Sala ha infringido asimismo el "principio de especialidad y clasificación, contemplado entre otros en los artículos 18, 19, 25, 26, 30 y 85 de la Ley de Marcas 32/1988 aplicable al presente supuesto o actuales equivalentes de la Ley de Marcas 17/2001 , así como la Clasificación de Niza del Nomenclátor Internacional".

Antes de analizar el motivo hemos de precisar que mediante nuestra sentencia de 11 de febrero 2005, al resolver el recurso de casación número 2617/2002 interpuesto también por Don Paulino contra la sentencia de fecha 11 de enero de 2002 dictada en el recurso contencioso-administrativo número 858/1998 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , casamos la de instancia (porque en ella sí se había incurrido en incongruencia omisiva) pero, al entrar en el fondo, rechazamos la pretensión del señor Paulino que impugnaba las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de marzo y 28 de mayo de 1998. Mediante la última de dichas resoluciones el organismo registral había concedido a "Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.", pese a la oposición del señor Paulino, el registro las marcas número 2.043.523 "Mesón Cinco Jotas", denominativa, clase 42, y número 2.043.525 "Mesón Cinco Jotas", gráfica, clase 42.

Los argumentos que expusimos en la referida sentencia para declarar conforme a derecho los actos impugnados, resoluciones análogas a las que son objeto del presente litigio, fueron los siguientes:

"[...] Empezando por el art. 12.1.a) de la L.M ., la jurisprudencia ha afirmado de modo constante que la aplicación de la prohibición relativa establecida en ese precepto requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada. Salvo supuestos que no son los de este caso (marca renombrada), no basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere.

[...] En el caso enjuiciado, concurre el segundo de los requisitos: las marcas solicitadas se proponen distinguir los mismos productos que la marca prioritaria nº 704.401. Sin embargo no concurre el primero, pues los signos no son idénticos ni presentan las semejanzas o similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación. Que los signos no son idénticos, resulta con evidencia de los hechos que ya han quedado expuestos. Procede en consecuencia pasar a enjuiciar si entre ellos existen aquellas semejanzas o similitudes, examen que, también de acuerdo con nuestra jurisprudencia, ha de realizarse ponderando los signos en su conjunto, sin prescindir de ninguno de los elementos que los integran. Lo cual quiere decir, en este caso, que no cabe prescindir del vocablo "mesón" utilizado por las marcas solicitadas, ausente en las prioritarias, ni tampoco del especial diseño de la marca solicitada nº 2.043.525, ni del peculiar gráfico de las dos marcas prioritarias. Hecha así la comparación, entiende la Sala que los signos enfrentados pueden convivir sin que los solicitados puedan confundirse con los prioritarios y sin que puedan ocasionar en el consumidor medio un riesgo de asociación con los anteriores. Considera el Tribunal que, por razón de sus diferencias gráficas, fonéticas y denominativas tales riesgos quedan excluidos. Cierto que en las marcas solicitadas se incluyen dos vocablos -JOTA CINCO- que también están en las prioritarias. Mas esa coincidencia no deshace las restantes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, siendo de resaltar que las marcas solicitadas se proponen trasladar el prestigio conseguido en el mercado por un determinado tipo de jamones a los establecimientos hosteleros -mesones- donde vayan a ser ofrecidos a los consumidores, cuyas eventuales decisiones no es razonable que puedan ser influidas ni entenderse asociadas a los servicios de la marca prioritaria 704.401. Consiguientemente, la O.E.P.M. resolvió conforme a Derecho al no aplicar la prohibición relativa del art. 12.1.a) de la L.M .

[...] Excluida la semejanza o similitud de los signos, vale decir, afirmada su diferenciabilidad por un consumidor medio, queda excluida la posibilidad del aprovechamiento indebido a que se refiere el art. 13.c) de la L.M ., que tampoco han vulnerado los actos administrativos enjuiciados."

Las anteriores consideraciones son igualmente útiles para rechazar el segundo motivo de casación del presente recurso. Pues, sea cual sea la mayor o menor coincidencia en el ámbito aplicativo de los signos enfrentados en este proceso (y al respecto hemos de decir que el propio recurrente admitía que no existe tal coincidencia en cuanto a la actividad complementaria de venta de productos cárnicos que los establecimientos de "Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A." también se proponían llevar a cabo bajo el rótulo "Mesón Cinco Jotas"), no concurría entre aquéllos el primer presupuesto de la prohibición de registro, esto es, la identidad o semejanza que la parte recurrente había aducido en la instancia.

El juicio del tribunal de instancia sobre los rótulos admitidos a registro bajo el nombre "Mesón Cinco Jotas" (juicio coincidente, insistimos, con el que esta misma Sala hizo en su día respecto de las marcas que bajo esta misma denominación fueron objeto del recurso antes citado) resulta conforme a Derecho pues la Sala de instancia aplica debidamente el artículo 12.1.a) en relación con los artículos 85 y 86, todos ellos de la Ley de Marcas , cuando no aprecia que entre aquella denominación y la amparada por las marcas opuestas exista identidad ni la semejanza o similitud susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. Sentada esta premisa, la mayor o menor coincidencia entre los servicios amparados por dichas marcas prioritarias y los establecimientos distinguidos por el nuevo rótulo ya hemos dicho que deviene irrelevante.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español