Rótulo de establecimiento

AutorAlberto de Elzaburu y Jesús Gómez Montero

RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

Alberto de Elzaburu y Jesús Gómez Montero

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 32/1998 de 10 de noviembre de Marcas (LM) mantiene, como modalidad específica de protección de los signos distintivos, a los rótulos de establecimiento los cuales ya se contemplaban en el Estatuto de la Propiedad Industrial EPI 26 de julio de 1929314. Precisamente, en el art. 214 (EPI) se establecían las diferencias entre el rótulo de establecimiento y las restantes modalidades de protección de los signos distintivos señalándose, a tal efecto, que «... la marca representa el distintivo de los objetos elaborados y ofrecidos al consumo, el nombre comercial es de aplicación a la transacciones mercantiles, y el rótulo sólo se aplica a las muestras, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento de otros similares».

Ciertamente, la importancia del rótulo ha venido decreciendo con el paso del tiempo. En efecto, en épocas pasadas -donde el contacto entre el comerciante y el cliente era más directo- el establecimiento constituía el lugar donde, principal- mente, se concluían los negocios y donde la clientela se relacionaba y vinculaba con el titular del establecimiento. En este sentido, RÍO BARRO llegó a manifestar315 que en determinadas actividades (hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas... y en general establecimientos donde se despachan mercancías o se prestan servicios) el uso de un rótulo se hacía prácticamente imprescindible. Siendo esto cierto, no es menos cierto que, precisamente, para proteger este tipo de actividades fue creada la marca de servicio, de tal manera que -aún cuando el rótulo de establecimiento y la marca de servicio son figuras de Propiedad Industrial diferentes316- no se puede desconocer que, en la actualidad, la marca de servicio ha desplazado y sustituido al rótulo317.

La regulación del rótulo en la Ley de Marcas se recoge en el título VIII, capítulo II, arts. 82 a 86318, donde según la Exposición de Motivos de la Ley, se sigue una línea continuista con el EPI. Siendo esto cierto, ya que la mayoría de los preceptos de la Ley son copia literal o están inspirados en los preceptos del EPI, no es menos cierto que hay algunas diferencias importantes entre estos dos textos legales. La primera -reconocida por la propia Exposición de Motivos de la Ley- se refiere al concepto más amplio del rótulo ya que, a diferencia del EPI que sólo reconoce la existencia de «rótulos nominativos», la Ley de Marcas admite (art. 82), como signos que pueden constituir rótulos, las denominaciones, los gráficos, los signos mixtos e, incluso, no debe haber inconveniente en admitir los «rótulos tridimensionales».

Una segunda diferencia importante entre la regulación del EPI y de la LM estribaría en el modo de adquirir el derecho sobre el rótulo de establecimiento. En este sentido -y en paralelismo con lo establecido para las marcas- el rótulo se adquiere por el registro no siendo apenas relevante el uso de un rótulo no registrado.

Y, finalmente, tampoco podemos desconocer que en materia de riesgo de confusión se ha producido una importante restricción a la protección del rótulo frente a la marca o nombre comercial posterior. En efecto, y de acuerdo con el art. 12.1.c) el titular de un rótulo sólo puede impedir el registro (así como el uso) de una marca o nombre comercial posterior si se da el presupuesto de la doble identidad; a saber: identidad entre los signos e identidad entre las actividades del rótulo con los productos, servicios o actividades distinguidos por la marca o nombre comercial posterior319.

Fuera de estas importantes diferencias, las características del rótulo establecidas por la LM son similares a las del EPI. En efecto, el ámbito de protección de los rótulos se limita al término o términos municipales donde se pida la protección (art. 83 LM); tampoco se podrá registrar más que un rótulo por establecimiento (art. 84 LM). Además, siguen siendo por regla general aplicables a los rótulos, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, los preceptos de la Ley relativos a las marcas (art. 85 LM). Y, finalmente, el art. 86 LM transcribe el art. 212 EPI al disponer que no podrá registrarse como rótulo aquél que no se distinga suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de otro establecimiento registrado para el mismo término municipal.

2. EL CONCEPTO DE RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO

Afirma RÍO BARRO320 que «la palabra rótulo tiene una doble acepción según se entienda como signo que individualiza un establecimiento o como objeto en el que se materializa el distintivo». De ahí se deriva -sigue RÍO BARRO- «la existencia de dos derechos diferenciados cuya titularidad suele ser la misma persona: un derecho sobre el bien inmaterial representado por el signo y un derecho sobre el objeto material en el que el signo está representado».

Pues bien, cuando la Ley de Marcas en su art. 82 define el rótulo de establecimiento lo hace como bien inmaterial al disponer que «se entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento o para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares».

2.1. Signos que pueden constituir rótulos de establecimiento

De la definición propuesta por el art. 82 -y como señalamos anteriormente- hay una diferencia sustancial respecto a la definición que del rótulo hacía el art. 209 EPI321. Siguiendo a BAYLOS322 se puede decir que el EPI no admitía el rótulo gráfico ni el consistente en formas tridimensionales; sin embargo, estas limitaciones de los signos que pueden constituir rótulos no operan bajo la Ley de Marcas. En efecto, el art. 82 LM señala que el rótulo puede estar constituido por un «signo o denominación» de tal forma que bajo el término signo caben una variedad de formas materiales en las que pueden consistir el rotulo de establecimiento.

En este sentido -y habida cuenta del paralelismo que existe entre la definición del rótulo y del nombre comercial dada por la Ley de Marcas- preconizamos una misma interpretación de ambas definiciones. De esta manera -y como señalamos con ocasión de analizar la composición del nombre comercial323- la expresión signo es sinónimo de medio material, de tal forma que un sonido o un olor que, teóricamente, pueden constituir una marca, por el contrario no tienen aptitud para ser rótulos de establecimiento.

Por estos motivos, y aunque la lista señalada en el art. 82.2 LM, se refiere, únicamente, a signos denominativos esto no implica que otros signos no puedan constituir rótulos. Antes al contrario, además de los rótulos nominativos, pueden existir rótulos gráficos, mixtos e, incluso, tridimensionales, siempre que no incurran en las prohibiciones que la Ley señala324.

2.2. La vinculación del rótulo con el establecimiento

La segunda característica importante que se puede desprender del concepto legal del rótulo pasaría por delimitar la noción de establecimiento así como por señalar la necesaria e imprescindible vinculación que debe existir entre el rótulo como bien in- material y el establecimiento que a través de él se identifica.

La palabra establecimiento tiene dos acepciones. En efecto, y siguiendo de nuevo a RÍO BARRO325 «en sentido amplio, establecimiento es el conjunto de bienes (materiales e inmateriales) y servicios coordinados por el empresario para desarrollar su actividad. En sentido estricto, establecimiento es la base inerte o soporte físico de una empresa; es decir, el local de negocio o centro de operaciones de un determinado empresario». Termina afirmando RÍO BARRO que, en principio, el rótulo individualiza el establecimiento entendido en esta segunda acepción.

Estamos de acuerdo con RÍO BARRO cuando se afirma que el rótulo individualiza el establecimiento entendido según la acepción señalada en segundo término. Esta vinculación ha sido manifestada por el Tribunal Supremo en diversas ocasiones, tales como la sentencia de 13 de diciembre de 1993 («caso Casa Chus») donde se manifestó que «existe una vinculación necesaria del rótulo con cada establecimiento abierto al público o lo que es lo mismo que el rótulo nace coetáneamente, y sin solución de continuidad, con el establecimiento que se abre con su mención»326. De la misma manera, la sentencia de 6 de noviembre de 1997 («caso Bigote») manifestó que «el rótulo identifica el local físico en el que se desarrolla la actividad comercial, produciéndose una vinculación necesaria entre el rótulo y establecimiento (art. 84 de la Ley), naciendo con éste cuando se abre al público (sentencia de 13 de diciembre de 1993) y si se transmite el negocio, sin reserva especial, también alcanza al rótulo...»327. No obstante, hay que matizar que si bien la transmisión del establecimiento implica -si no hay reserva especial- la transmisión del rótulo, esto no quiere decir que la transmisión del inmueble donde se asienta el establecimiento implique automáticamente la transmisión del rótulo328.

La vinculación entre el rótulo y el establecimiento también se recoge en el art. 84 LM donde se declara que sólo podrá registrarse en cada término municipal un sólo rótulo por cada establecimiento abierto al público teniendo la consideración de sucursales los establecimientos abiertos en el mismo término municipal y que se identifiquen a través del mismo. Ahora bien, a pesar de esta vinculación, también hay que manifestar que no se requiere que el establecimiento esté abierto al público cuando se solicita la protección del rótulo. En este punto, hay dos razones que llevan a esta opinión. Una primera razón es de índole práctica ya que en la solicitud de registro no se exige que se identifique el lugar donde radicará el establecimiento ya que sólo se precisa consignar el municipio o municipios en cuestión sin necesidad de señalar la dirección del establecimiento. La segunda razón es jurídica ya que entendemos que al rótulo le afectan las normas relativas al uso obligatorio...

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